Análisis de las Obligaciones
contenidas en el
ACUERDO SOBRE
LOS ADPIC
y el Capítulo XVII del
TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE NORTEAMÉRICA (NAFTA)
2.11. OBSERVANCIA
10. Obligaciones Generales
24. Procedimientos y Recursos Civiles y Administrativos 45. Medidas Provisionales 57. Prescripciones Especiales Relacionadas
con las Medidas en Frontera 72.
Procedimientos Penales
1. Al inicio de la Ronda Uruguay, algunos países establecían en sus
leyes para la protección de determinados tipos de propiedad intelectual, normas
que eran satisfactorias y compatibles con el Convenio de Berna, la Convención
de Roma y las disposiciones sobre marcas contenidas en el Convenio de
París. Así, pues, los autores y los
titulares de marcas tenían, en teoría, la posibilidad de obtener derechos y
protección efectiva en estos países. Sin
embargo, la realidad era bastante diferente de la teoría.
2. Cuando los titulares de derechos de autor y de marcas intentaban
hacer cumplir los derechos adquiridos de conformidad con las normas existentes,
encontraban con frecuencia que a los supuestos infractores se les permitía
continuar con sus actividades durante el litigio, sin importar si ello
perjudicaba o no, de manera irreparable, a los titulares. En otros casos, encontraban que los montos
adjudicados en concepto de daños no eran adecuados para indemnizar a los
titulares por las infracciones cometidas
y los montos de las multas no disuadían la comisión de nuevas infracciones. De hecho, las indemnizaciones en concepto de
daños y las multas eran tan bajas en algunos países, que se consideraban
simplemente como parte del costo de hacer negocios.
3. Algunos funcionarios de aduanas no tenían la autoridad ni los
medios necesarios para impedir que los “productos infractores” ingresaran a sus
jurisdicciones. Otros funcionarios
carecían de la autoridad o los medios para impedir la piratería y la
falsificación. Como resultado de ello,
prosperó el comercio de libros, revistas, cintas de audio y video y programas
de ordenador “pirateados” o “falsificados”, a pesar de existir normas
satisfactorias en muchas legislaciones nacionales.
4. En vista de que muchos países carecían de normas efectivas para la
protección de las invenciones y la información no divulgada, los titulares de
las patentes y de dicha información, ni siquiera tenían la oportunidad de hacer
valer sus derechos. Sin embargo, se
dieron cuenta de que al ponerse en práctica normas más estrictas, tendrían
mayores dificultades para lograr el cumplimiento de sus derechos, de
conformidad con las leyes nacionales existentes.
5. Con el fin de superar estas dificultades, varias delegaciones
sugirieron disposiciones para garantizar que los Miembros establecieran
sistemas efectivos para el cumplimiento de los derechos de propiedad
intelectual. A diferencia de las
negociaciones sobre las disposiciones sustantivas, la negociación de las
garantías para el cumplimiento de dichos derechos no implicó muchas ni largas
controversias, así como tampoco diferencias filosóficas, como fue el caso de
las patentes para productos farmacéuticos, la protección de las indicaciones
geográficas y la adopción de los principios de la Convención de Roma. Excepto que no había disposiciones
internacionales sobre observancia a partir de las cuales pudieran construirse
las nuevas disposiciones.
6. Además, como en el caso de las normas relativas a la concesión de
licencias, era muy difícil redactar disposiciones sobre el “cumplimiento” de
las normas, debido a la existencia de sistemas de observancia muy diferentes y
a la necesidad de dotar a los funcionarios responsables de suficiente
flexibilidad para evitar resultados graves o contraproducentes. Por ejemplo, en algunas circunstancias es
necesario contar con mandamientos u órdenes judiciales provisionales para
evitar la erosión de un derecho de propiedad intelectual. En otras circunstancias, otorgar un
mandamiento judicial provisional podría causar más daño que beneficio -por
ejemplo, una orden judicial que ocasione que un cargamento de fruta se pudra
mientras los derechos sobre la marca usada respecto a esa fruta son objeto de
litigio.
7. Como resultado de ello, las disposiciones relativas a los sistemas
de observancia contenidas en el Acuerdo sobre los ADPIC y en el NAFTA, son
menos específicas que las disposiciones sustantivas. En muchos casos, las disposiciones sobre
observancia simplemente exigen que un Miembro conceda a las autoridades
judiciales, la facultad de tomar ciertas acciones y la facultad discrecional de
adoptar las medidas que resulten más adecuadas según las circunstancias. Por ejemplo, las autoridades judiciales deben
tener la facultad de otorgar medidas provisionales cuando, a su juicio, ello
sea adecuado.
8. En otros casos, los Acuerdos aclaran que ciertas medidas son permitidas
pero no obligan a que las mismas sean adoptadas. Por ejemplo, el párrafo 2 del Artículo 43 del
Acuerdo sobre los ADPIC establece que los Miembros pueden facultar a las
autoridades judiciales para tomar decisiones adversas a una Parte que se niegue
a entregarles información, pero no exige que los Miembros lo hagan.
9. Las disposiciones sobre observancia del Acuerdo sobre los ADPIC y
el NAFTA son muy similares, excepto por variaciones de formato y cierta
reorganización de las disposiciones.
Ambos Acuerdos establecen principios generales que deben cumplirse en
todos los procedimientos de observancia e imponen requisitos específicos en los
procedimientos civiles o administrativos, los procedimientos penales y los
procedimientos que deban seguirse en las fronteras (generalmente procedimientos
aduaneros).
2.11.1. Obligaciones
Generales
10. El párrafo 1 del Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y su
equivalente en el NAFTA, el párrafo 1 del Artículo 1714, exigen que los
Miembros y las Partes se aseguren de que los procedimientos de observancia
establecidos en los Acuerdos se apliquen de manera que permitan tomar “medidas
eficaces” contra todo acto de infracción a la propiedad intelectual. El término “medidas eficaces” no se define de
manera concluyente pero se enumeran dos atributos de una medida eficaz.
En primer
lugar, una medida eficaz debe establecer
recursos ágiles. Nuevamente, no se
define el término “ágiles” pero se puede asumir que significa dentro de un
tiempo razonable en vista de la naturaleza de una medida y la complejidad de
los asuntos. Por ejemplo, una solicitud
de medidas provisionales en una acción relacionada con la falsificación de una
marca, debería resolverse muy rápidamente en comparación con una solicitud
similar dentro de una acción por daños relacionados con la infracción de una
patente donde hay asuntos técnicos complejos.
En segundo
lugar, una medida eficaz debe contemplar
recursos que sean disuasorios de la comisión de futuras infracciones. Concretamente, las indemnizaciones, las
sanciones o las multas, tomadas en su conjunto, deben ser suficientemente
elevadas para desalentar a los infractores de continuar infringiendo. Por ejemplo, las indemnizaciones por la
infracción de una marca empleada para playeras podrían ser bajas en vista del
bajo margen de utilidad de ese sector comercial. Sin embargo, aun si el nivel
de daños es demasiado bajo, un Miembro tiene la obligación de establecer multas
o sanciones disuasorias para evitar futuras infracciones. Así, pues, las sanciones disuasorias para la
venta de las playeras infractoras deberían ser lo suficientemente elevadas,
como para sacar a los infractores del “negocio” de la falsificación y la
piratería.
11. Hay otros atributos de un sistema de observancia que pueden
contribuir a poder tener acceso a una medida eficaz. Por ejemplo, no establecer un foro en el que
las autoridades judiciales o administrativas cuenten con la pericia jurídica o
técnica necesaria para decidir, de conformidad con la ley, las medidas a tomar
en el caso de infracciones, podría constituir una negativa a proveer medidas
eficaces contra las infracciones.
12.
La obligación de adoptar medidas eficaces aplica sólo a las infracciones
de los “derechos de propiedad intelectual”, tal como se definen éstos en el
párrafo 2 del Artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Artículo 1721 del
NAFTA, y como fueron interpretados por el Órgano de Apelación.[1] Véase la Sección 2.1.2. Más aún, la obligación sólo aplica a los
procedimientos de observancia especificados en el Acuerdo sobre los ADPIC o el
NAFTA.
13. El párrafo 2 del Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 2 del Artículo 1714 del NAFTA imponen requisitos adicionales que
aplican a todos los procedimientos de observancia relacionados con la propiedad
intelectual[2],
independientemente de si éstos son exigidos por el Acuerdo sobre los ADPIC o el
NAFTA. En primer lugar, todos los
procedimientos deben ser “justos y equitativos”. No hay ejemplos de qué constituyen
procedimientos justos y equitativos en este contexto y el significado de dichos
términos sólo se averiguará con exactitud después de que varios Grupos Especiales
los hayan interpretado.
14. Sin embargo, debe señalarse que el Artículo 42 del Acuerdo sobre
los ADPIC, titulado “Procedimientos justos y equitativos”, señala cinco
elementos procesales que son necesarios para establecer procedimientos justos y
equitativos en acciones civiles y administrativas. Estos incluyen requisitos de notificación
oportuna, representación por un abogado independiente, etc. (Véase la
Sección 2.11.2.). El Artículo
1715 del NAFTA exige estos mismos elementos, aunque no se refiere a ellos, de
forma expresa, como procedimientos justos y equitativos. Por consiguiente, no sería sorprendente que
los Grupos Especiales incorporaran estos aspectos, dentro de las exigencias
para facilitar medidas justas y equitativas en los procedimientos penales y en
los procedimientos en frontera, cuando ello resultare adecuado.
15. Aún así, el Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Artículo
1715 del NAFTA no establecen una lista completa de los elementos que determinan
si los procedimientos son justos y equitativos.
Por ejemplo, es dudoso que los Grupos Especiales toleraran una
discriminación entre las Partes con respecto a la disponibilidad de
procedimientos, tal como permitir a un demandante presentar el testimonio de un
perito pero no permitir al demandado que lo haga.
16. El párrafo 2 del Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 2 del Artículo 1714 del NAFTA exigen que los procedimientos no sean
“innecesariamente complicados o gravosos” ni que comporten “plazos
injustificables ni retrasos innecesarios.”
Nuevamente no se ofrecen ejemplos de qué procedimientos serían demasiado
gravosos, qué plazos serían demasiado cortos o qué procedimientos serían demasiado
largos en este contexto, y el significado de estos requisitos sólo se
averiguará con exactitud después de que varios Grupos Especiales los hayan
interpretado. Sin embargo, es probable
que los Grupos Especiales evaluaran los costos promedio y la duración del plazo
y del procedimiento, a la luz de actuaciones similares en otros países.
17. Sin embargo, las comparaciones con otros países podrían no ser el
único instrumento empleado por los Grupos Especiales para determinar si los
procedimientos son aceptables conforme estos Artículos. Con respecto a la duración del procedimiento,
los Grupos Especiales probablemente compararían la duración promedio de un
procedimiento con el plazo de la protección.
Si la duración de un procedimiento en particular representa una parte
significativa del plazo de la protección, es probable que un Grupo
Especial encontrara que es
innecesariamente largo. Este enfoque
sería similar al enfoque expuesto en el párrafo 2 del Artículo 62 del Acuerdo
sobre los ADPIC que se refiere al otorgamiento oportuno de los derechos.
18. Por ejemplo, si un juicio relacionado con la infracción de un
derecho sobre un diseño industrial o un esquema de trazado de un circuito
integrado, tomó cinco años en promedio para su resolución, esto representaría
la mitad del plazo de la protección y un Grupo Especial probablemente lo
consideraría innecesariamente largo. Sin
embargo, no queda claro si un juicio de cinco años en una acción relacionada
con la infracción de una patente se consideraría demasiado largo, en vista del
plazo de protección de 20 años de duración y las complejidades que entraña el
juicio.
19. El párrafo 3 del Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 3 del Artículo 1714 del NAFTA indican que es preferible que las
decisiones sobre el fondo de un caso sean por escrito y sean razonadas, lo que
el Artículo del NAFTA define como contener las razones en las que se funda la
decisión. No hay una definición del
término “decisión sobre el fondo”. Sin
embargo, sería lógico suponer que las decisiones sobre el fondo son todas las
decisiones referentes a la sustancia de la acción, a diferencia de las
decisiones relativas a cuestiones administrativas, tales como los plazos para
presentar documentos, mociones para demorar un juicio, etc.
20. No existe una exigencia categórica de facilitar decisiones escritas
y razonadas porque los negociadores se dieron cuenta de que, en ciertos juicios
que se deben concluir muy rápidamente, no siempre era posible presentar
decisiones escritas y razonadas. Por
ejemplo, los procedimientos para decomisar bienes infractores sin notificación
previa a la otra parte tendrían que iniciarse y concluirse en cuestión de días
o incluso horas. Por lo tanto, podría no
ser posible contar con decisiones completamente escritas. Sin embargo, es claro que el espíritu de la
disposición es que las decisiones escritas y razonadas deban ser facilitadas
siempre que ello sea posible. Es más,
cuando se toma una decisión, debe comunicársele a las partes en el
procedimiento “sin retrasos indebidos”.
21. Finalmente, las decisiones no se pueden tomar con base en pruebas
que tenga a su disposición quien toma la decisión, a menos que las partes en el
procedimiento hayan tenido la oportunidad de presentarle sus puntos de vista.
22. El párrafo 4 del Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 4 del Artículo 1714 del NAFTA exigen que los Miembros y las Partes
prevean la revisión judicial de las decisiones finales en todo procedimiento
administrativo. La revisión judicial
también debe preverse para los aspectos jurídicos de las decisiones tomadas por
las autoridades judiciales en primera instancia. A los Miembros no se les exige prever la
revisión judicial de las determinaciones de hecho realizadas por las
autoridades judiciales de primera instancia, la revisión judicial de cualquier
decisión de segunda instancia o la absolución en los casos penales.
23. Finalmente, los Miembros y las Partes no están obligados a
establecer un sistema de observancia de la propiedad intelectual separado, tal
como lo aclara el párrafo 5 del Artículo 41 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 5 del Artículo 1714 del NAFTA.
El Acuerdo sobre los ADPIC aclara, además, que el Acuerdo no afecta la
capacidad de un Miembro de hacer cumplir su legislación en general y tampoco
crea la obligación de distribuir recursos para la observancia, de ninguna
manera en particular.
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Acuerdo sobre
los ADPIC |
NAFTA |
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OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL SECCIÓN 1: OBLIGACIONES GENERALES Artículo 41. 1. Los Miembros se asegurarán de que en su
legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los
derechos de propiedad intelectual conforme a lo previsto en la presente Parte
que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción
infractora de los derechos de propiedad intelectual a que se refiere el
presente Acuerdo, con inclusión de recursos ágiles para prevenir las
infracciones y de recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de
nuevas infracciones. Estos
procedimientos se aplicarán de forma que se evite la creación de obstáculos
al comercio legítimo, y deberán prever salvaguardias contra su abuso. |
Artículo
1714. Defensa de los derechos de
propiedad intelectual. Disposiciones generales 1. Cada una de las Partes
garantizará, conforme a lo previsto en este artículo y en los Artículos 1715
a 1718, que su derecho interno contenga procedimientos de defensa de los
derechos de propiedad intelectual, que permitan la adopción de medidas
eficaces contra cualquier acto que infrinja los derechos de propiedad
intelectual comprendidos en este capítulo, incluyendo recursos expeditos para
prevenir las infracciones y recursos que desalienten futuras infracciones.
Estos procedimientos se aplicarán de tal manera que se evite la creación de
barreras al comercio legítimo y que se proporcione salvaguardas contra el
abuso de los procedimientos. |
|
2. Los procedimientos relativos a la
observancia de los derechos de propiedad intelectual serán justos y equitativos. No serán innecesariamente complicados o
gravosos, ni comportarán plazos injustificables o retrasos innecesarios. |
2. Cada una de las Partes garantizará que sus
procedimientos para la defensa de los derechos de propiedad intelectual sean
justos y equitativos, que no sean innecesariamente complicados o costosos y
que no impliquen plazos irrazonables o demoras injustificadas. |
|
3. Las decisiones sobre el fondo de un caso se
formularán, preferentemente, por escrito y serán razonadas. Se pondrán a disposición, al menos de las
partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos. Sólo se basarán en pruebas acerca de las
cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas. |
3. Cada una de las Partes
dispondrá que las resoluciones sobre el fondo de un asunto en procedimientos
administrativos y judiciales para la defensa de los derechos de propiedad
intelectual deban: (a)
preferentemente, formularse por escrito y contener las
razones en que se fundan; (b) ponerse a
disposición, cuando menos, de las partes en un procedimiento, sin
demoras indebidas; y (c) fundarse
únicamente en las pruebas respecto de las cuales se haya dado a tales partes
la oportunidad de ser oídas. |
|
4. Se dará a las partes en el procedimiento la
oportunidad de una revisión por una autoridad judicial de las decisiones
administrativas finales y, con sujeción a las disposiciones en materia de
competencia jurisdiccional previstas en la legislación de cada Miembro
relativa a la importancia de un caso, de al menos los aspectos jurídicos de
las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso. Sin embargo, no
será obligatorio darles la oportunidad de revisión de las sentencias
absolutorias dictadas en casos penales. |
4. Cada una de las Partes garantizará que las partes
en un procedimiento tengan la oportunidad de obtener la revisión, por una
autoridad judicial de esa Parte, de las resoluciones administrativas
definitivas y, conforme a lo que señalen las disposiciones de las leyes
internas en materia de competencia respecto a la importancia de un asunto, de
obtener por lo menos la revisión de los aspectos jurídicos de las
resoluciones judiciales de primera instancia sobre el fondo de un asunto. No
obstante lo anterior, ninguna Parte estará obligada a otorgar la oportunidad
de revisión judicial de las sentencias absolutorias en asuntos penales. |
|
5. Queda entendido que la presente Parte no
impone ninguna obligación de instaurar un sistema judicial para la
observancia de los derechos de propiedad intelectual distinto del ya existente
para la aplicación de la legislación en general, ni afecta a la capacidad de
los Miembros para hacer observar su legislación en general. Ninguna disposición de la presente Parte
crea obligación alguna con respecto a la distribución de los recursos entre
los medios destinados a lograr la observancia de los derechos de propiedad
intelectual y los destinados a la observancia de la legislación en general. |
5. Nada de lo dispuesto en este artículo o en los
Artículos 1715 a 1718 se interpretará en el sentido de obligar a cualquiera
de las Partes a establecer un sistema judicial específico para la defensa de
los derechos de propiedad intelectual distinto del sistema de esa Parte para
la aplicación de las leyes en general. |
|
Nota
del Acuerdo sobre los ADPIC No. 11. A los
efectos de la presente Parte, la expresión "titular de los
derechos" incluye las federaciones y asociaciones que tengan capacidad
legal para ejercer tales derechos. |
6. Para efectos de lo previsto en los
Artículos 1715 a 1718, el término "titular del derecho" incluirá a
las federaciones y asociaciones que estén facultadas legalmente para ejercer
tales derechos. |
2.11.2. Procedimientos
y Recursos Civiles y Administrativos
24. El Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y el Artículo 1715
del NAFTA exigen que los Miembros y las Partes faciliten a los titulares
procedimientos judiciales civiles para lograr el cumplimiento de todos los
derechos a que se refieren los Acuerdos.
Los titulares de los derechos pueden ser personas naturales y jurídicas
así como “federaciones y asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer
tales derechos” (generalmente sociedades de gestión colectiva como la American Society of Composers, Authors and
Publishers –ASCAP– Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores),
tal como lo dispone la nota 10 al pie del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo
6 del Artículo 1714 del NAFTA. Además,
el Órgano de Apelación señaló:
Continuando con la
primera frase del artículo 42, los procedimientos judiciales civiles se deberán
poner al alcance de los “titulares de derechos” de propiedad intelectual a que
se refiere el Acuerdo para que puedan proteger esos derechos contra toda
violación. Los Estados Unidos parecen
sugerir que el acceso a esos derechos se limita al titular de la marca de
fábrica o de comercio según la legislación de los Estados Unidos. [Se omitió la
nota al pie] El Grupo Especial
interpretó que la expresión “titulares de derechos” se refería a las personas
que tienen capacidad legal para reivindicar (alegar) tales derechos. [Se omite
la nota al pie]. Convenimos con el Grupo
Especial en que la expresión “titulares de derechos”, tal como se usa en el
artículo 42, no se limita a las personas que sean titulares de marcas de
fábrica o de comercio. Cuando el Acuerdo
sobre los ADPIC confiere derechos exclusivamente a los “titulares” de un
derecho, lo hace en términos explícitos, como en el párrafo 1 del artículo 16,
que se refiere al “titular de una marca de fábrica o de comercio registrada”. Por el contrario, la expresión “titulares de
derechos” en el sentido del artículo 42 incluye también a las personas que
reivindican la capacidad legal de hacer valer sus derechos. Esta interpretación se confirma también por
la cuarta frase del artículo 42, que se refiere a las “partes”. Los procedimientos judiciales civiles no
serían justos y equitativos si no se concediera acceso a los tribunales tanto a
los demandantes como a los demandados que afirman ser titulares de un derecho
de propiedad intelectual.[3]
25. Además de los procedimientos judiciales, los Miembros y las
Partes pueden optar por establecer procedimientos administrativos para la
observancia de estos derechos. Sin
embargo, si lo hacen, el Artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 8
del Artículo 1715 del NAFTA exigen que en estos procedimientos se observen los
requisitos de los Artículos 42 a 48 del Acuerdo sobre los ADPIC y los del
Artículo 1715 del NAFTA, respectivamente.
26. El Artículo 42 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 1 del
Artículo 1715 del NAFTA identifican cinco elementos que deben observar los
procedimientos civiles para que sean considerados justos y equitativos,
incluido el derecho a recibir una notificación adecuada; el derecho a estar
representado por un abogado; la prohibición de imponer exigencias excesivamente
gravosas en cuanto a las comparecencias personales; el derecho a sustanciar
alegaciones; y el derecho a proteger la información confidencial proporcionada. De éstos, solo el derecho a sustanciar
alegaciones ha sido aclarado por el Órgano de Apelación.
27. El artículo 211 de la Ley
Omnibus de Asignaciones de 1998 de los Estados Unidos estipuló, entre otros,
que los tribunales de los Estados Unidos no podían hacer cumplir los derechos
que surgieran de una marca que hubiera sido confiscada por el gobierno cubano a
menos que el titular original de la marca lo autorizara. Al examinar este artículo, el Órgano de
Apelación estableció que:
Los Miembros de la OMC deben también garantizar a todas las
“partes” el derecho a “sustanciar sus alegaciones”, como requiere la cuarta
frase del artículo 42. El empleo de los
términos “sus alegaciones” sugiere que según el artículo 42 la elección de las
alegaciones o el número de cuestiones que se pueden plantear en los
procedimientos judiciales civiles queda a discreción de cada parte. El empleo de la palabra “sustanciar”
significa que los litigantes tienen el derecho a hacer algo más que limitarse
simplemente a iniciar una alegación; los Miembros deben facultar debidamente a
todos los litigantes a “give substance to”, o a “give good grounds for”
(fundamentar o motivar adecuadamente) sus alegaciones a fin de “prove the truth
of a charge, and to demonstrate or verify it by evidence” (probar la veracidad
de una acusación y demostrarla o comprobarla aportando las pruebas
pertinentes). [Se omitió la nota al
pie].
La cuarta frase del artículo 42 permite a los litigantes
“presentar todas las pruebas pertinentes” en tales procedimientos. Estas palabras indican que las partes tienen
derecho a aportar “todas las pruebas pertinentes” en apoyo de sus alegaciones
ante los tribunales.
De todo lo expuesto inferimos que los derechos que el
artículo 42 obliga a los Miembros a poner al alcance de los titulares de
derechos son de carácter procesal. Estos
derechos procesales garantizan una norma mínima internacional a los nacionales
de otros Miembros en el sentido del párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo sobre
los ADPIC.[4]
28. Tanto el Artículo del Acuerdo sobre los ADPIC como el del NAFTA
exigen que los Miembros y las Partes establezcan procedimientos para
identificar y proteger la información confidencial. Sin embargo, la disposición pertinente del
Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros lo hagan sólo en la medida en
que su Constitución lo permita. Esta
excepción no aparece en el Artículo del NAFTA.
29. El párrafo 1 del Artículo 43 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 2(a) del Artículo 1715 del NAFTA estipulan que las autoridades
judiciales deben estar facultadas para exigir, en determinadas circunstancias,
la presentación en el procedimiento de información que esté en poder de una
parte, a solicitud de la parte contraria.
El propósito de este requisito es asegurar que no se les niegue a las
autoridades judiciales la información que sea más pertinente para la resolución
de una reclamación, por el hecho de que la parte contraria la tiene en su
poder.
30. De conformidad con el párrafo 2 del Artículo 43 del Acuerdo sobre
los ADPIC, los Miembros pueden permitir que las autoridades judiciales
lleguen a conclusiones contra una parte en un procedimiento, si ésta no
facilita información que tiene en su poder.
Por ejemplo, un dramaturgo alega que un autor infringió su derecho sobre
una obra, al basar un cuento corto sobre aquélla, sin su autorización. El dramaturgo debe demostrar que el autor
tuvo “acceso” a su obra para poder demostrar la infracción a su derecho de
autor. Supongamos que el dramaturgo
opinaba, con buena razón, que un revisor que buscaba comentarios envió al autor
un ejemplar de la obra y que el juez solicitó copia de la correspondencia del
revisor, pero el autor se negó a facilitársela o a certificar que la
correspondencia no existía. El juez
podría presumir entonces que el revisor había enviado al autor una copia de la
obra del dramaturgo y de esa forma, se establecería el “acceso” a la obra. En el NAFTA, por el contrario, las Partes
están obligadas de conformidad con el párrafo 2(b) del Artículo 1715, a otorgar
esta facultad a las autoridades judiciales.
31.
De conformidad con el párrafo 1 del Artículo 44 del Acuerdo sobre los
ADPIC y el párrafo 2(c) del Artículo 1715 del NAFTA, las autoridades judiciales
deben estar facultadas para impedir que las partes en un procedimiento
infrinjan un derecho. Esto incluiría ordenar al presunto infractor cesar en la
infracción como parte de los recursos establecidos en un procedimiento civil
(por ejemplo, un mandamiento judicial).
Es más, estos Artículos aclaran que los Miembros y las Partes deben
otorgar a las autoridades judiciales la facultad de impedir que los bienes
“infractores” ingresen al comercio inmediatamente después del despacho de
aduana de los mismos”. Sin embargo, a
los Miembros y a las Partes no se les exige otorgar la facultad para emitir
mandamientos judiciales, con respecto a bienes adquiridos u ordenados por una
persona que no sabía que los bienes infringían un derecho de propiedad
intelectual.
32. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo
44 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 7 del Artículo 1715 del NAFTA,
cuando el demandado sea el Miembro o la Parte, ese Miembro o Parte pueden
limitar los recursos de que dispone el titular del derecho al pago de una
remuneración adecuada, tomando en cuenta las circunstancias del caso. El efecto más importante de esta disposición
es que los Miembros y las Partes, a través de su legislación, pueden negar a
los titulares de derechos la facultad de obtener otras medidas que no sean una
compensación económica, tales como el embargo o la destrucción o comiso de los
bienes infractores.
33. Cuando el gobierno no es parte en el procedimiento, el párrafo 2
del Artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC especifica que se deben aplicar
todos los demás recursos exigidos en los procedimientos civiles y
administrativos, a menos que sean incompatibles con la legislación de un
Miembro. Si son incompatibles, el
Miembro debe otorgar sentencias declarativas y una compensación adecuada. El NAFTA no tiene una disposición equivalente
a ésta.
34. Estos Artículos no se limitan de manera expresa a los mandamientos
judiciales “definitivos”. Sin embargo, los Artículos 50 del Acuerdo sobre los
ADPIC y 1716 del NAFTA establecen reglas para la adopción de medidas
“provisionales” que incluirían los mandamientos “preliminares” o
“temporales”. Estos Artículos se abordan
más adelante en esta Sección.
35. El párrafo 1 del Artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 2(d) del Artículo 1715 del NAFTA exigen otorgar a las autoridades
judiciales la facultad de ordenar que el infractor pague al titular del derecho
un resarcimiento “adecuado para compensar el daño que éste haya sufrido debido
a una infracción de su derecho”. A los
Miembros y a las Partes sólo se les exige establecer esta indemnización cuando
los infractores sabían o deberían haber sabido que infringían el derecho. En otras palabras, los Miembros y las Partes
no tienen que imponer indemnizaciones a los infractores inocentes.
36. El párrafo 4 del Artículo 1715 del NAFTA aclara que por lo menos,
con respecto a las obras protegidas por derechos de autor y los fonogramas, las
autoridades judiciales pueden ordenar al infractor que devuelva las
utilidades al titular del derecho e imponer indemnizaciones predeterminadas
(supuestamente establecidas por la ley).
Es más, las autoridades judiciales pueden ordenar la devolución de las
utilidades y el pago de las indemnizaciones preestablecidas, incluso si el
infractor no sabía que sus acciones constituían infracción a un derecho, ni
tenía razón para saber que sus acciones constituían infracción a un derecho.
37. Además de establecer los montos de indemnización por los daños
causados por la infracción, las autoridades judiciales deben estar facultadas
para ordenar al infractor que pague los gastos relacionados con el litigio.[5] Estos gastos pueden incluir los honorarios de
los abogados.
38. Con el fin de disuadir las infracciones, el Artículo 46 del Acuerdo
sobre los ADPIC y el párrafo 5 del Artículo 1715 del NAFTA especifican que en
los procedimientos civiles y administrativos, las autoridades judiciales deben
estar facultadas para autorizar dos recursos adicionales a los mandamientos
judiciales y las indemnizaciones.
En primer
lugar, las autoridades judiciales deben estar
facultadas para ordenar que las “mercancías infractoras” sean apartadas de los
circuitos comerciales, de forma que no perjudiquen al titular del derecho. Esta facultad debe incluir la de negar una
compensación al infractor. Los
negociadores no explicaron en mayor detalle la naturaleza de esta facultad. Pero sí dieron un ejemplo de una medida que
perjudicaría al titular del derecho, es decir, los casos de “mercancías de
marca de fábrica o de comercio falsificadas”[6],
en el que simplemente se quitara la marca y se liberaran los bienes para su
venta.
En segundo
lugar, las autoridades judiciales deben tener
la facultad de disponer de materiales o herramientas que se hayan utilizado
predominantemente para la producción de los bienes infractores, de forma que se
minimice el riesgo de que estos materiales o herramientas se utilicen
nuevamente para infringir la propiedad intelectual. Esta facultad debe incluir la autorización de
negar una compensación al infractor. De
nuevo, los negociadores no abundaron en detalles sobre estos conceptos.
39. Los Miembros y las Partes pueden facilitar lineamientos a las
autoridades judiciales sobre qué mecanismos constituyen formas aceptables para
disponer de los materiales o herramientas que se hayan utilizado para cometer
la infracción, o pueden permitir que las autoridades judiciales lo decidan en
cada caso. Un ejemplo de una forma de
disposición aceptable sería donar las mercancías infractoras, los materiales o
herramientas a una organización de caridad para que los usen quienes
normalmente no tendrían acceso a estos productos. Es de suponer, que si no hubiera forma de
disponer de los bienes sin perjudicar al titular del derecho o sin que se
utilizaren para otras infracciones, los bienes serían destruidos.
40. En todo caso, ambos Convenios especifican que los recursos
relacionados con la disposición de las mercancías infractoras y los materiales
y herramientas utilizados para cometer la infracción, deberían ser
proporcionales a la gravedad de la infracción.
Además, los intereses de terceros también deberían tomarse en
cuenta. Así, pues, los terceros podrían
evitar que los materiales y herramientas que poseen fueran destruidos, en los
casos en los que hayan sido utilizados para una actividad infractora sin su
conocimiento.
41. Los Convenios también establecen otras medidas que rigen el proceso
civil establecido para hacer respetar los derechos de propiedad
intelectual. El Artículo 47 del Acuerdo
sobre los ADPIC estipula de manera expresa, que los Miembros pueden conferir a
las autoridades judiciales la facultad de ordenar a los infractores que revelen
la identidad de terceros que hayan producido o distribuido los bienes
infractores. Sin embargo, no existe en
el NAFTA una disposición similar que concuerde con la del Acuerdo sobre los
ADPIC.
42. Para prevenir abusos por parte de los titulares de derechos, el
párrafo 1 del Artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 2(f) del
Artículo 1715 del NAFTA exigen que los Miembros y las Partes otorguen a las
autoridades judiciales, la facultad de ordenar a los titulares de derechos que
compensen a los demandados a los que “se haya impuesto indebidamente una
obligación o una restricción, por el daño sufrido a causa de tal abuso.” La compensación puede incluir los gastos
efectuados por el demandado, incluidos los honorarios del abogado contratado
por el demandado. Debe señalarse que la
facultad de compensar a los demandados en un asunto civil sólo se exige
en casos de abuso del derecho.[7] No se exige en acciones en las que se tuvo
motivos razonables para pensar que el demandado infringió un derecho.
43. Con el fin de implementar la obligación de cumplir los derechos
establecidos de conformidad con estos Convenios, los Miembros y las Partes
pueden promulgar leyes nacionales que den a las autoridades y funcionarios
públicos, la facultad de determinar si los derechos son válidos y se
infringieron, y si conceden ciertos recursos.
Por supuesto, estas autoridades pueden cometer errores que perjudiquen
al titular del derecho o al supuesto infractor.
En algunas jurisdicciones existe legislación nacional de carácter
general que establece “medidas de reparación” para los titulares de los
derechos que se vieron perjudicados por los errores cometidos por personas que
actuaban en su carácter oficial. Estas
medidas de reparación podrían incluir órdenes del Gobierno de pagar una
indemnización por el daño causado, órdenes de suspender los actos perjudiciales
y órdenes de adoptar medidas que impidan que se causen daños al titular del
derecho. La misma legislación nacional
establece con frecuencia que ciertos actos realizados por las autoridades o
funcionarios públicos no da lugar a medidas de reparación. En otras palabras, ciertos actos están
“exentos” de la responsabilidad de otorgar medidas de reparación.
44. Si un Miembro o una Parte establece las mencionadas medidas de
reparación, el párrafo 2 del Artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 6 del Artículo 1715 del NAFTA estipulan que sólo los actos realizados
por las autoridades y funcionarios públicos, de buena fe y en aplicación de una
ley para el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual, pueden ser
eximidos de las medidas de reparación.
Por ejemplo, supongamos que un Miembro o una Parte autorizan a un grupo
de funcionarios públicos a inspeccionar mercancías de consumo que tienen marcas
(no productos industriales) para confirmar si el importador es el titular del
signo. Si el importador no es el titular
de la marca, el funcionario tiene autorización de detener los bienes, en espera
de una investigación para determinar si hay infracción. Si el funcionario detiene los bienes de
consumo sabiendo que el importador y el titular de la marca son una misma
entidad (que podría ser el caso si al funcionario se le sobornó para que
detuviera los bienes) el funcionario y el gobierno no podrían estar exentos de
responsabilidad. Si el funcionario
detiene productos industriales importados por alguien que no es el titular de
la marca, dicho funcionario y el gobierno podrían seguir siendo responsables
porque la legislación nacional no se aplicaba a los productos industriales y el
funcionario estaba actuando al margen de su mandato.
|
Acuerdo sobre
los ADPIC |
NAFTA |
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Artículo 42. Procedimientos justos y equitativos. Los Miembros pondrán al
alcance de los titulares de derechos11 procedimientos judiciales
civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad
intelectual a que se refiere el presente Acuerdo. Los demandados tendrán derecho a recibir
aviso por escrito en tiempo oportuno y con detalles suficientes, con
inclusión del fundamento de la reclamación.
Se autorizará a las partes a estar representadas por un abogado
independiente y los procedimientos no impondrán exigencias excesivamente
gravosas en cuanto a las comparecencias personales obligatorias. Todas las partes en estos procedimientos
estarán debidamente facultadas para sustanciar sus alegaciones y presentar
todas las pruebas pertinentes. El
procedimiento deberá prever medios para identificar y proteger la información
confidencial, salvo que ello sea contrario a prescripciones constitucionales
existentes. 11 {Nota del Acuerdo sobre los
ADPIC} A los efectos de la presente
Parte, la expresión “titular de los derechos” incluye las federaciones y
asociaciones que tengan capacidad legal para ejercer tales derechos |
Artículo 1715. Aspectos procesales específicos y recursos
en los procedimientos civiles y administrativos 1. Cada una de las
Partes pondrá al alcance de los titulares de derechos, los procedimientos
judiciales civiles para la defensa de cualquier derecho de propiedad intelectual
comprendido en este capítulo. Cada una de las Partes preverá que: (a)
los demandados tengan derecho a recibir una notificación oportuna
por escrito en la que conste con suficiente detalle el fundamento de la
reclamación; (b) se autorice a
las partes en un procedimiento a estar representadas por un abogado
independiente; (c) los |