Análisis de las Obligaciones
contenidas en el
ACUERDO SOBRE
LOS ADPIC
y el Capítulo XVII del
TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE NORTEAMÉRICA (NAFTA)
2.16. PROTECCIÓN DE LA
MATERIA EXISTENTE
3. Actos Previos 10.
Materia Existente en la Fecha de Aplicación
1. Cuando se llega a un nuevo acuerdo sobre propiedad
intelectual surgen varios asuntos relativos al tratamiento de los actos que
ocurrieron o se iniciaron antes de la fecha de entrada en vigor o de aplicación
del convenio. De manera similar, existen
asuntos pendientes relacionados con el tratamiento de la materia existente en
la fecha de entrada en vigor o de aplicación del acuerdo. El Artículo 70, párrafo 2, del Acuerdo sobre
los ADPIC y el Artículo 1720 del NAFTA resuelven muchos de estos asuntos. Desafortunadamente, la diferencia entre lo
que constituye un acto previo y el trato de la materia existente no siempre
queda clara.
2. También existen dudas sobre cómo brindar protección, por medio de
patentes, a ciertos productos farmacéuticos y químicos agrícolas cuando se dan
períodos de transición largos. Estas
dudas fueron respondidas en los párrafos 8 y 9 del Artículo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC y los párrafos 5 a 7 del Artículo 1709 del NAFTA. El contenido de estas disposiciones se aborda
en la Sección
2.6.8.
2.16.1. Actos Previos
3. El párrafo 1 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 1 del Artículo 1720 del NAFTA establecen que el Acuerdo y el Tratado,
respectivamente, no imponen obligaciones para los Miembros y las Partes, en
relación con los actos que tuvieron lugar antes de la fecha de
aplicación del acuerdo respectivo.
4. En el caso Canadá:
Período de protección mediante patente[1], el
Órgano de Apelación definió el término “actos” e interpretó el significado del
párrafo 1 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC de la siguiente manera:
Nuestra principal tarea consiste en determinar el significado
de las palabras "actos realizados antes de la fecha de aplicación" e
interpretar el párrafo 1 del artículo 70 en consonancia con el resto de las
disposiciones de dicho artículo.
Consideramos que en el párrafo 1 de dicho artículo la palabra
"actos" se utiliza en su sentido normal o corriente de "cosas
hechas", "hechos", "acciones" u
"operaciones". En el contexto
de los "actos" correspondientes a la esfera de los derechos de
propiedad intelectual, la palabra "actos" que figura en el párrafo 1
del artículo 70 puede abarcar, por consiguiente, los "actos" de las autoridades
públicas (es decir, tanto de los gobiernos como de sus autoridades de
reglamentación y administrativas) así como los "actos" de
particulares o de terceros. Como
ejemplos de "actos" de autoridades públicas cabe mencionar, en la
esfera de las patentes, el examen de las solicitudes de patentes, la concesión
o denegación de una patente, la revocación de la declaración de caducidad de
una patente, la concesión de una licencia obligatoria, la incautación de bienes
por las autoridades aduaneras aduciendo la supuesta infracción de los derechos
de propiedad intelectual del titular de una patente, y acciones similares. [Se omitió la nota al pie]. Los actos de
presentación de una solicitud de patente, de infracción u otro uso no
autorizado de una patente, de la competencia desleal, o del abuso de los
derechos de patente son ejemplos de "actos" realizados por
particulares o terceros. [Se omitió la nota al pie].
En el párrafo 1 del artículo 70
se establece que cuando esos "actos" sean "actos
realizados" antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los
ADPIC para un Miembro, es decir, cuando se trata de "actos" hechos,
realizados o completados antes de esa fecha, ningún Miembro estará sujeto a
obligaciones dimanantes del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a
ellos. Esos "actos" de por sí
no se pueden poner en tela de juicio después de la fecha de aplicación del
Acuerdo para un Miembro...
Sin embargo, en materia de
derechos de propiedad intelectual es fundamental distinguir entre los
"actos" y los "derechos" creados por esos
"actos". Por ejemplo, en la
esfera de las patentes la concesión de una patente (que constituye claramente
un "acto") confiere al adjudicatario, con arreglo a las disposiciones
del Acuerdo sobre los ADPIC, al menos los siguientes derechos
sustantivos: trato nacional (artículo
3); trato de la nación más favorecida
(artículo 4); patentes de productos y de
procedimientos en todos los campos de la tecnología; no discriminación entre productos importados
o producidos en el país (párrafo 1 del artículo 27); duración de la protección (artículo 33); e "inversión de la carga de la
prueba" en el caso de patentes de procedimientos (artículo 34).
... Un "acto" es algo
"hecho" y el uso de las palabras "actos realizados" sugiere
que lo que ha sido hecho está actualmente completo o acabado. Esto excluye los casos, con inclusión de los
derechos y las obligaciones existentes, que no están acabados. De hecho, el título del artículo 70,
"Protección de la materia existente", confirma contextualmente que la
finalidad del artículo 70 consiste en incluir en el ámbito de aplicación del
Acuerdo sobre los ADPIC "materias" que, en la fecha de
aplicación del Acuerdo para un Miembro, existan y satisfagan los criterios
pertinentes para su protección en el marco del Acuerdo.
Una interpretación en contrario
reduciría en gran medida el ámbito de aplicación de las otras disposiciones del
artículo 70, en particular las disposiciones establecidas en el párrafo 2 de
dicho artículo. Puede afirmarse que
prácticamente toda situación existente ha surgido de uno o más
"actos" realizados en el pasado.
Por ejemplo, cabría afirmar que prácticamente todos los derechos
contractuales y de propiedad han surgido de "actos realizados" en el
pasado. Si las palabras "actos realizados"
se interpretaran de manera que abarcasen todas las situaciones que siguiesen
existiendo en relación con las patentes concedidas antes de la fecha de
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro, incluidos
derechos como los correspondientes a patentes concedidas con arreglo a la
antigua Ley, entonces el párrafo 1 del artículo 70 impediría la aplicación de
prácticamente la totalidad del Acuerdo sobre los ADPIC a derechos
conferidos por patentes creadas por esos "actos", lo cual no estaría
en conformidad con el objeto y el fin del Acuerdo sobre los ADPIC, que se
enuncian en el preámbulo de dicho Acuerdo.
Por
consiguiente, llegamos a la conclusión de que el párrafo 1 del artículo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC no puede interpretarse de manera que se excluyan
los derechos existentes, como los derechos de patentes, incluso si esos
derechos han surgido de actos realizados antes de la fecha de aplicación de
dicho Acuerdo para un Miembro...[2]
5. En vista de la similitud en la intención y en el texto entre
las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y las del NAFTA, es probable que
un Grupo Especial para la solución de diferencias en el NAFTA interpretaría la
disposición de dicho Tratado en el sentido sugerido por el Órgano de Apelación
de la OMC.
6. Aunque queda claro que los Miembros y las Partes no están
obligados a aplicar los Acuerdos a actos realizados antes de la fecha de
aplicación, los Miembros y las Partes están obligados a observar los Acuerdos
en el caso de actos que no han concluido en la fecha de aplicación. Sin embargo, el párrafo 4 del Artículo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC atenúa el efecto de la aplicación del Acuerdo para
aquellos actos que se iniciaron o en los que se haya hecho una inversión
significativa en la preparación del acto, antes de la fecha de aceptación del
Acuerdo sobre los ADPIC[3],
si el acto resulta ser una infracción debido a la legislación promulgada para
cumplir con el Acuerdo sobre los ADPIC.
De manera similar, el párrafo 4 del Artículo 1720 del NAFTA atenúa el
efecto de la obligación de observar las disposiciones del Tratado, para
aquellos actos que se habían iniciado o en los que se hubiera hecho una
inversión significativa antes de la fecha de entrada en vigor del Tratado (1 de
enero de 1995).
7. Por ejemplo, algunos Miembros no especificaban que los
derechos de patente incluían el derecho de impedir que otros ofrecieran para la
venta una invención patentada, pero el párrafo 1 del Artículo 28 del Acuerdo
sobre los ADPIC exige a los Miembros hacerlo.
En el territorio de dichos Miembros, es posible que durante el plazo de
la patente los competidores pudieran ofrecer para la venta las invenciones
patentadas sin tener responsabilidad de haber cometido una infracción, pero las
ventas no podrían realizarse sino hasta después del vencimiento del plazo de la
patente. Por ejemplo, un competidor
había anunciado el ofrecimiento para la venta de un producto patentado en los
Estados Unidos el 1 de enero de 1994, pero no podía vender el producto sino
hasta el vencimiento de la patente a mediados de 1996. Sin embargo, ofrecer un producto patentado
para su venta el 1 de enero de 1996, se convertía en infracción de una patente
como resultado de la legislación promulgada para dar cumplimiento al párrafo 1
del Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC.
En vista de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 70 del Acuerdo
sobre los ADPIC, los Estados Unidos se vio obligado a conferir los derechos
enumerados en el párrafo 1 del Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC a todas
las patentes que se encontraban vigentes al 1 de enero de 1996, que es la fecha
de aplicación general del Acuerdo sobre los ADPIC para los Estados Unidos.
8. En vista de lo dispuesto en el párrafo 4 del Artículo 70 del
Acuerdo sobre los ADPIC, los Estados Unidos podría limitar los recursos de los
que el titular del derecho se puede valer en caso de infracciones. Por ejemplo, los Estados Unidos podría haber
negado una medida judicial en dicha situación.
Sin embargo, el Artículo del Acuerdo sobre los ADPIC exige que en tales
casos se pague una indemnización equitativa al titular del derecho.
9. El Artículo del NAFTA es similar, excepto que éste sólo se
aplica a actos iniciados o para los que se haya hecho una inversión
significativa antes del 1 de enero de 1994.
|
Acuerdo sobre los ADPIC |
NAFTA |
|
Artículo
70. Protección de la materia
existente. 1. El presente Acuerdo no genera obligaciones
relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Acuerdo para
el Miembro de que se trate. |
Artículo
1720. Protección de la materia
existente. 1. Salvo lo requerido
conforme al Artículo 1705 párrafo 7, este Tratado no genera obligaciones
relativas a actos realizados antes de la fecha de aplicación del Tratado para
la Parte de que se trate. |
|
4. En cuanto a cualesquiera actos relativos a
objetos concretos que incorporen materia protegida y que resulten infractores
con arreglo a lo estipulado en la legislación conforme al presente Acuerdo, y
que se hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión
significativa, antes de la fecha de aceptación del Acuerdo sobre la OMC por
ese Miembro, cualquier Miembro podrá establecer una limitación de los
recursos disponibles al titular del derecho en relación con la continuación
de tales actos después de la fecha de aplicación del presente Acuerdo para
este Miembro. Sin embargo, en tales
casos, el Miembro establecerá como mínimo el pago de una remuneración
equitativa. |
4. En lo concerniente a cualesquiera actos
relativos a objetos concretos que incorporen materia protegida, que resulten
infractores con arreglo a las leyes acordes con el presente Tratado, y que se
hayan iniciado, o para los que se haya hecho una inversión significativa,
antes de la fecha de entrada en vigor del presente Tratado para esa Parte,
cualquier Parte podrá limitar los recursos al alcance del titular del derecho
en relación con la continuación de tales actos después de la fecha de
aplicación de este Tratado para esa Parte.
Sin embargo, en tales casos, la Parte por lo menos preverá el pago de
una remuneración equitativa. |
2.16.2. Materia
Existente en la Fecha de Aplicación
10. El Artículo 70, párrafo 2, del Acuerdo sobre los ADPIC y el
Artículo 1720, párrafo 2, del NAFTA fueron los artículos menos entendidos en los
Acuerdos. Esencialmente, los
negociadores querían contar con reglas uniformes que regularan todo lo
relacionado con las patentes, los derechos de autor, los registros de marcas,
etc. una vez que los Acuerdos se aplicaran en un Miembro o una Parte. En otras palabras, tenían la intención de
exigir que los Miembros aplicaran las reglas recién adoptadas, por ejemplo, a
todas las solicitudes de patente que se encontraran pendientes de resolver o a
las patentes que se encontraran vigentes en la fecha de aplicación de los
Acuerdos. Después de esa fecha, no
deseaban tener algunas categorías de propiedad intelectual reguladas por las
disposiciones antiguas y otras por las reglas recién adoptadas. Esto haría que los sistemas de propiedad
intelectual fueran mucho más complicados para los usuarios y posiblemente
distorsionarían el comercio. Como
consecuencia de ello, el párrafo 2 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC
y el párrafo 2 del Artículo 1720 del NAFTA exigen que los Miembros y las Partes
apliquen las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC y del NAFTA,
respectivamente, a toda la “materia” existente en la fecha de aplicación de los
Acuerdos.
11. Esta interpretación fue confirmada por el Órgano de Apelación
de la OMC en el caso Canadá: Período de protección
mediante patente. Véase la
Sección 3.2.5. En esta
controversia, el Órgano de Apelación examinó la ley canadiense de patentes que
establecía un plazo de protección más corto que el exigido por el Artículo 33
del Acuerdo sobre los ADPIC para ciertas solicitudes de patentes (presentadas
conforme la antigua Ley de Patentes) existentes en la fecha de aplicación del
Acuerdo sobre los ADPIC. El Órgano de
Apelación declaró:
Al examinar el texto de esta
disposición del Acuerdo, el primer problema de interpretación que se plantea es
el de determinar si las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley son
"materia existente […] que esté protegida" en la fecha de aplicación
del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá. El segundo problema consiste en determinar si
la cláusula "[s]alvo disposición en contrario", que limita el alcance
del párrafo 2 del artículo 70, se aplica a la cuestión planteada en la presente
apelación. Abordaremos estos problemas
por separado.
En primer lugar examinaremos el
significado del término "materia".
A este respecto, el Grupo Especial señaló lo siguiente:
[…] el término
"materia" se refiere a un "material" particular, que
incluye las obras literarias y artísticas, los signos, las indicaciones
geográficas, los dibujos y modelos industriales, las invenciones, los esquemas
de trazado de circuitos integrados y la información no divulgada que, si reúne
los requisitos pertinentes establecidos en la Parte II del Acuerdo, recibirán
protección bajo la forma de los derechos de propiedad intelectual
correspondientes establecidos en las secciones 1 a 7 de la Parte II del Acuerdo
sobre los ADPIC.
El Grupo Especial llegó a la siguiente conclusión:
Por
consiguiente, constatamos que la referencia a la "materia […] que esté
protegida" en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC,
que figura en el párrafo 2 del artículo 70, incluye las "invenciones"
que gozaban de protección mediante patentes en el Canadá al 1º de enero de
1996. [Se omitió la nota al pie].
Estamos de acuerdo con el
razonamiento del Grupo Especial en el sentido de que el término
"materia" mencionado en el párrafo 2 del artículo 70 se refiere, en
el caso de las patentes, a las invenciones.
El sentido corriente del término "materia" es "asunto
abordado en un debate o en una exposición, o tema representado [en] una obra de
arte". [Se omitió la nota al
pie]. Un contexto útil para la
interpretación es la calificación del término "materia", en la misma
oración del párrafo 2 del artículo 70, mediante la palabra
"protegida", así como mediante las palabras "que cumpla […] los
criterios de protección establecidos en el presente Acuerdo", que figuran
más adelante también en dicha oración.
Como ya se ha señalado, en el título del artículo 70 también se utilizan
las palabras "protección de la materia existente". Por consiguiente, podemos deducir que, a los
efectos del párrafo 2 del artículo 70, "materia" es lo que está
"protegido", o lo "que cumple […] los criterios de
protección" establecidos en el Acuerdo sobre los ADPIC. Puesto que en el presente caso las patentes
son los medios de protección, todo lo protegido mediante patentes debe ser la
"materia" a la que se hace referencia en el párrafo 2 del artículo
70.
En los artículos 27, 28, 31 y 34
del Acuerdo sobre los ADPIC también se emplea la palabra
"materia" en relación con las patentes; estas disposiciones proporcionan asimismo un
contexto útil para la interpretación.
... Estos artículos confirman la conclusión de que las invenciones son
la "materia" pertinente en el caso de las patentes y de que la
"materia" que se menciona en el párrafo 2 del artículo 70 se refiere,
en el caso de las patentes a las invenciones patentables o patentadas. En consecuencia, el párrafo 2 del artículo 70
genera obligaciones con respecto a todas esas invenciones existentes en la
fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC para un Miembro. ... Por consiguiente, confirmamos la conclusión
del Grupo Especial a este respecto.
A continuación examinaremos si la
cláusula limitativa que figura al principio del párrafo 2 del artículo 70 se
aplica en el presente caso. Dicho
párrafo 2 comienza por las palabras "Salvo disposición en contrario, el
presente Acuerdo". El Canadá
sostiene que el párrafo 1 del mismo artículo constituye una excepción para la
"materia existente […] que esté protegida" en la fecha de aplicación
del Acuerdo sobre los ADPIC para el Canadá; que el párrafo 1 del artículo 70 es, por
consiguiente, una "disposición en contrario", en el sentido de dicha
cláusula limitativa; y que, en
consecuencia, el párrafo 1 del artículo 70 prevalece sobre el párrafo 2 de
dicho artículo. En consecuencia, el
Canadá llega a la conclusión de que la obligación enunciada en el artículo 33
no se aplica a las patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley.
Al abordar esta cuestión el Grupo
Especial sostuvo lo siguiente:
Como
consideramos que las palabras "actos" y "materia"
representan conceptos diferentes que tiene significados distintos, y que el
término "actos" empleado en el párrafo 1 del artículo 70 se refiere
sólo a actos determinados, anteriores a la fecha de aplicación del Acuerdo
sobre los ADPIC, y no a los actos posteriores destinados a aplicar el Acuerdo,
con inclusión de las situaciones que no han dejado de existir en esa fecha, no
hay incompatibilidad entre los párrafos 1 y 2 del artículo 70. Por consiguiente, el párrafo 1 del artículo
70 no queda incluido en la excepción y no prevalece sobre el párrafo 2 del
mismo artículo. [Se omitió la nota al
pie].
Coincidimos con el Grupo
Especial, en que los párrafos 1 y 2 del artículo 70 se refieren a asuntos
diferentes. El primero se refiere a
"actos" realizados en el pasado, mientras que el segundo se refiere a
la "materia" existente en la fecha de aplicación del Acuerdo
sobre los ADPIC. El párrafo 1 sólo tiene
por efecto excluir las obligaciones con respecto a los "actos
realizados" antes de la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC,
pero no excluye los derechos y las obligaciones correspondientes a situaciones
que no han dejado de existir. Por el
contrario, las palabras "materia […] que esté protegida" se
refieren claramente a una situación que no ha dejado de existir, ya se trate de
invenciones protegidas o de los correspondientes derechos de patente. La "materia […] que esté protegida"
no está incluida en el ámbito de aplicación del párrafo 1 del artículo 70 y,
por consiguiente, no puede aplicarse a ella la cláusula "[s]alvo
disposición en contrario" que figura en el párrafo 2 de dicho
artículo. En consecuencia, incluso si se
considerase, a los fines de la argumentación, que existe una relación entre el
párrafo 1 del artículo 70 y la cláusula limitativa que figura al comienzo del
párrafo 2 de dicho artículo, el argumento del Canadá con respecto a las
patentes concedidas con arreglo a la antigua Ley tampoco es válido, ya que
hemos concluido que los derechos que siguen existiendo en relación con patentes
concedidas con arreglo a la antigua Ley no están comprendidos en el ámbito de
aplicación del párrafo 1 del artículo 70.
Deseamos señalar que nuestra
interpretación del artículo 70 no implica una aplicación
"retroactiva" del Acuerdo sobre los ADPIC. El párrafo 1 del artículo 70 se refiere
únicamente a circunstancias "retroactivas" y las excluye en general
del ámbito de aplicación del Acuerdo. La
aplicación del artículo 33 a invenciones protegidas mediante patentes
concedidas con arreglo a la antigua Ley se justifica de conformidad con el
párrafo 2 del artículo 70 y no en virtud del párrafo 1 de dicho artículo. Los tratados se aplican a derechos
existentes, aun cuando éstos sean resultado de "actos realizados"
antes de la entrada en vigor del tratado de que se trate.[4]
12. El razonamiento del Órgano de Apelación se puede aplicar mutatis mutandis a la protección de las
obras literarias por medio del derecho de autor, a la protección de las marcas,
a la protección de las indicaciones geográficas, etc., con una excepción. El Artículo 18 del Convenio de Berna, no el
párrafo 2 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC o el párrafo 2 del
Artículo 1720 del NAFTA, regula la protección de las obras literarias y ciertos
fonogramas existentes al momento de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y
del NAFTA.[5] Es probable que, de conformidad con el NAFTA,
un Grupo Especial encargado de la solución de diferencias siguiera ese
razonamiento al interpretar la disposición similar que se encuentra en el
NAFTA.
13. La fecha de aplicación “general” del Acuerdo sobre los ADPIC
depende del grado de “desarrollo” del país Miembro (país desarrollado, país en
desarrollo, país menos adelantado o país en proceso de transformación a una
economía de mercado) y ello se expone en el Artículo 65 del Acuerdo sobre los
ADPIC. Véanse mayores detalles en la Sección 2.14. La fecha de aplicación general del NAFTA es
el 1 de enero de 1994, salvo para México que recibió períodos de transición
para tres disposiciones, como se especifica en los Anexos de las mismas. Dichas disposiciones no dan lugar a
obligaciones para México con respecto a actos realizados antes del final del
período de transición especificado en los Anexos. Véase también la Sección 2.14.
14. A los Miembros del Acuerdo sobre los ADPIC se les permite
aplicar todas o algunas de las disposiciones del Acuerdo, antes de la fecha de
aplicación general de dicho instrumento. Los Miembros pueden aplicar una
disposición sustantiva y, simultáneamente, aplicar el párrafo 2 del Artículo 70
del Acuerdo sobre los ADPIC, pero no están obligados a hacerlo.[6] Esto significa que los Miembros están
facultados para establecer dos conjuntos de normas para el período entre la
fecha de aplicación y la fecha de aplicación general, a pesar de la preferencia
general por tener sólo un conjunto de normas.
Por ejemplo, supongamos que el 1 de enero de 1998 un país en desarrollo
Miembro del Acuerdo sobre los ADPIC cambia el plazo de protección de las
patentes de 15 a 20 años (lo cual es compatible con el Acuerdo sobre los
ADPIC). Dicho Miembro podría otorgar el
plazo más largo a las patentes que se emitan en respuesta a las solicitudes
presentadas a partir del 1 de enero de 1998, y mantener el plazo más corto para
las patentes conferidas en todas las solicitudes presentadas antes de la fecha
señalada. De esta manera, habría reglas
diferentes para el cómputo del plazo de las patentes dependiendo de la fecha de
presentación de la solicitud. Sin
embargo, el 1 de enero de 2000, se le requeriría a dicho Miembro aumentar el
plazo de protección de todas las patentes vigentes a esa fecha y de las que se
emitieran después, sin importar la fecha de la solicitud —una sola regla para
el plazo de protección de la patente.
Por supuesto, dicho Miembro estaba autorizado para establecer el plazo
de protección más largo para todas las patentes que se encontraran vigentes al
1 de enero de 1998 y para las que se emitieran a partir de esa fecha, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 1 del Acuerdo sobre
los ADPIC. Por el contrario, a las
Partes en el NAFTA se les requirió aplicar las disposiciones del párrafo 2 del
Artículo 1720 del Tratado de forma simultánea con la aplicación de las disposiciones
sustantivas del NAFTA y sólo podían tener un conjunto de normas después de la
fecha de aplicación.
15. Aunque el Artículo 70, párrafo 2, del Acuerdo sobre los ADPIC
y el Artículo 1720, párrafo 2, del NAFTA exigen que los Miembros y las Partes
apliquen las disposiciones de los Acuerdos a la “materia” existente en la fecha
de aplicación de los mismos, los Miembros y las Partes sólo tienen que
aplicarlos a la materia que se encuentre protegida en esa fecha o que resulte
protegible después de esa fecha. Los
Miembros y las Partes no tienen que restablecer la protección a la materia que
haya caído en el dominio público, como se aclara en el párrafo 3 del Artículo
70 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 3 del Artículo 1720 del NAFTA.[7] Debe señalarse, además, que dichos Artículos
no aplican a la materia existente que nunca estuvo protegida, por ejemplo, la
excepción no se aplica a las invenciones que no se encontraban patentadas. Los Miembros pueden ser obligados a proteger
dichas invenciones.
16. El término “dominio público” no se define en ninguno de los
Artículos pero se supone que se refiere, en este contexto, al caso en que al
público en general se le permite usar la materia existente sin autorización de
la persona que tenía derechos sobre la misma.
Por ejemplo, una invención pasaría al dominio público al vencer la
patente o al caducar como consecuencia de no haberse pagado las tasas de
mantenimiento. De manera similar, una
obra literaria pasaría al dominio público al vencimiento del plazo de protección. También es posible que la materia existente
entre al dominio público por renuncia de los titulares.
17. El efecto práctico de estos Artículos es que los Miembros y
las Partes no tienen que restaurar los derechos a las patentes, las obras, los
diseños industriales, etc., que hayan caducado o vencido antes de la fecha de
aplicación de los Acuerdos, debido a un plazo más corto que el previsto en los
Acuerdos. Por ejemplo, supongamos que un
país en desarrollo Miembro concedió una patente en 1982 por un plazo de 15
años. Dicha patente venció en 1997 y la
invención pasó al dominio público. Si se
aplicara el Artículo 33 del Acuerdo sobre los ADPIC, la patente no vencería
sino hasta el año 2002. El párrafo 3 del
Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC aclara que los Miembros no están
obligados a dar a la patente el nuevo plazo exigido por el Artículo 33 del
Acuerdo sobre los ADPIC y restaurar los derechos de la patente.
18. Sin embargo, si la patente fue emitida en 1990 por un plazo
de 15 años, la invención no estaría en el dominio público en la fecha de
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 3 del Artículo 70 de dicho
Acuerdo no se aplicaría. De conformidad
con los términos del párrafo 2 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC, el
Miembro estaría obligado a ampliar el plazo de la patente para asegurarse de
que la invención contaría con el plazo de protección exigido por el Artículo 33
del Acuerdo sobre los ADPIC.
19. Hay varias excepciones a la regla general que establece que
los Miembros deben aplicar las obligaciones contenidas en los Acuerdos a la
materia existente que se encuentre protegida o que podría optar a protección en
la fecha de aplicación de los Acuerdos:
En
primer lugar,
como ya se mencionó, el 18 del Convenio de Berna y no los Artículos 70, párrafo
2 del Acuerdo sobre los ADPIC y 1720, párrafo 2 del NAFTA, regula la protección
de las obras literarias y ciertos fonogramas existentes al momento de la
aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y el NAFTA.
En
segundo lugar,
de conformidad con los Artículos 70, párrafo 5 del Acuerdo sobre los ADPIC y
1720, párrafo 5 del NAFTA, a los Miembros y a las Partes no se les exige que
observen la obligación de establecer derechos de arrendamiento para los
programas de ordenador y fonogramas adquiridos antes de las fechas de
aplicación de los Acuerdos.
En
tercer lugar, de
conformidad con los Artículos 70, párrafo 6 del Acuerdo sobre los ADPIC y 1720,
párrafo 6 del NAFTA, a los Miembros y a las Partes no se les exige que apliquen
las salvaguardias enumeradas en el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC y el
párrafo 10 del Artículo 1709 del NAFTA, respectivamente, a las licencias
obligatorias otorgadas por el Miembro o la Parte antes de la fecha en que se
dio a conocer el Acuerdo sobre los ADPIC.
Es más, los Miembros y las Partes no están obligados a aplicar la
prohibición sobre discriminación basada en el sector de la tecnología, a las
licencias obligatorias otorgadas antes de la fecha en que fue “dado a conocer”
el Acuerdo sobre los ADPIC.
Desafortunadamente,
la fecha en que el Acuerdo sobre los ADPIC se “dio a conocer” no se especifica
en el texto de los Acuerdos. Sin
embargo, el Acuerdo sobre los ADPIC se dio a conocer verdaderamente cuando el
Director General del GATT, Arthur Dunkel, publicó una versión del mismo en
diciembre de 1992. Es posible que ésta
sea la fecha que los negociadores consideraron que es cuando el texto ”se dio a
conocer”.
Finalmente, queda claro a partir del
párrafo 2 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 2 del
Artículo 1720 del NAFTA que los titulares de la materia existente que podía
optar a protección en la fecha de aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y de
entrada en vigor de las disposiciones del NAFTA, respectivamente, deben tener
la oportunidad de obtener la protección.
Sin embargo, en algunos casos, la obtención de la protección se
condiciona a un procedimiento de registro.
Por ejemplo, a los inventores debe dárseles la posibilidad de presentar
solicitudes para patentar sus invenciones protegibles. Los propietarios de marcas deben poder
solicitar la inscripción de sus signos.
20. A menudo, sin embargo, sería más efectivo y eficiente para el
titular de un derecho enmendar las solicitudes existentes para incluir en ellas
las invenciones o marcas que pueden optar a protección, en lugar de llenar
solicitudes nuevas y separadas. Por
ejemplo, antes de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC, muchos Miembros
conferían protección a los procesos pero no a los productos farmacéuticos. Como consecuencia de ello, los inventores
presentaban solicitudes en las que se divulgaba un nuevo producto farmacéutico
y el procedimiento para hacerlo, pero se les impedía reivindicar la protección
para el producto. Al aplicarse el
Artículo 28 del Acuerdo sobre los ADPIC, dichos Miembros deben proteger los
productos farmacéuticos. Es más fácil y
más eficiente enmendar las solicitudes existentes que presentar nuevas
solicitudes. El párrafo 7 del Artículo
70 del Acuerdo sobre los ADPIC y el párrafo 7 del Artículo 1720 del NAFTA
exigen que los Miembros permitan a los titulares de la materia existente,
enmendar las solicitudes pendientes de resolver para reivindicar los beneficios
de los Acuerdos.
21. Una vez más, el párrafo 7 del Artículo 70 del Acuerdo sobre
los ADPIC únicamente aplica a las solicitudes que se encuentren pendientes de
resolver en la fecha de aplicación del Acuerdo.
En este contexto, la fecha de aplicación se ha interpretado que es la
fecha de aplicación general del Acuerdo.
Esto podría disminuir la importancia de este artículo en algunas
circunstancias.
22. Por ejemplo, supongamos que un país en desarrollo Miembro
otorgó protección a los procedimientos farmacéuticos por muchos años, pero
implementó la protección de los productos farmacéuticos por medio de patentes, el
1 de enero de 1997. Muchas solicitudes
en las que se reivindicaban procedimientos farmacéuticos que se encontraban
pendientes de resolver en esa fecha, podrían haber divulgado productos
farmacéuticos que el solicitante consideraba que eran nuevos y que entrañaban
nivel inventivo. Para obtener la
protección de estos productos divulgados, el país Miembro podría requerir que
se reivindicara el producto en una solicitud separada. Alternativamente, el 1 de enero de 1997, el
Miembro simplemente podría permitir al solicitante añadir las reivindicaciones
sobre el producto a una solicitud en la que se reivindicara un procedimiento;
sin embargo, el Miembro no estaría obligado a hacerlo sino hasta el 1 de enero
de 2000, que es la fecha de aplicación general.
Si ese Miembro retrasa la implementación del párrafo 7 del Artículo 70
del Acuerdo sobre los ADPIC hasta el año 2000 y concede los derechos de forma
oportuna, casi todas las solicitudes que reivindiquen procedimientos que se
encontraran pendientes de resolver el 1 de enero de 1997, así como las
solicitudes que reivindiquen los productos divulgados en esas solicitudes
podrían haber sido examinadas al 1 de enero de 2000. Por lo tanto, ninguna solicitud se
encontraría pendiente de resolver en la fecha de aplicación general del año
2000, que pudiera ser enmendada como lo establece el párrafo 7 del Artículo 70
del Acuerdo sobre los ADPIC.
23. Es más, bajo esta interpretación, parecería que el párrafo 7
del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC debe ser implementado el 1 de enero
de 2000 por la mayoría de los países en desarrollo (excepto los países menos
adelantados), sin embargo, la obligación de proteger los productos
farmacéuticos no tiene que ser implementada sino hasta el 1 de enero de 2005. Para aquellos Miembros que no otorguen
protección a los productos sino hasta el año 2005, las disposiciones del
párrafo 7 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC podrían ser interpretadas
de forma literal para permitir a los solicitantes agregar a las solicitudes las
reivindicaciones de productos a partir del 1 de enero de 2000. Debido a que las reivindicaciones de
productos no podrían ser otorgadas en esas solicitudes, no tendría objeto
modificarlas tal como lo establece el párrafo 7 del Artículo 70 del Acuerdo sobre
los ADPIC sino hasta el año 2005.
|
Acuerdo
sobre los ADPIC |
NAFTA |
|
Artículo 70. Protección de la
materia existente. 2. Salvo disposición en contrario, el presente
Acuerdo genera obligaciones relativas a toda la materia existente en la fecha
de aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate y que esté
protegida en ese Miembro en dicha fecha, o que cumpla entonces o
posteriormente los criterios de protección establecidos en el presente
Acuerdo. En lo concerniente al
presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de protección
mediante el derecho de autor relacionadas con las obras existentes se
determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio de Berna
(1971), y las obligaciones relacionadas con los derechos de los productores
de fonogramas y artistas intérpretes o ejecutantes de los fonogramas
existentes se determinarán únicamente con arreglo al artículo 18 del Convenio
de Berna (1971) aplicable conforme a lo dispuesto en el párrafo 6 del
artículo 14 del presente Acuerdo. |
Artículo
1720. Protección de la materia
existente. 2. Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa,
cada una de las Partes lo aplicará a toda la materia objeto de protección
existente en la fecha de aplicación de sus disposiciones pertinentes para la
Parte de que se trate, y que goce de protección en una Parte en la misma
fecha, o que cumpla en ese momento o subsecuentemente con los requisitos
establecidos en este capítulo para obtener protección. En lo concerniente al
presente párrafo y a los párrafos 3 y 4, las obligaciones de una Parte
relacionadas con las obras existentes se determinarán únicamente con arreglo
al Artículo 18 del Convenio de Berna y las relacionadas con los derechos de
los productores de fonogramas en fonogramas existentes se determinarán
únicamente con arreglo al Artículo 18 de ese Convenio, aplicable conforme a
lo dispuesto en este Tratado. |
|
3. No habrá obligación de restablecer la
protección a la materia que, en la fecha de aplicación del presente Acuerdo
para el Miembro de que se trate, haya pasado al dominio público. |
3. Salvo lo dispuesto en el Artículo 1705 párrafo 7, y
no obstante el primer enunciado del párrafo 2, a ninguna Parte se le podrá
obligar a restablecer la protección a la materia protegible que, a la fecha
de aplicación de las disposiciones pertinentes del presente Tratado para la
Parte en cuestión, haya caído en el dominio público en su territorio. |
|
5. Ningún Miembro está obligado a aplicar las
disposiciones del artículo 11 ni del párrafo 4 del artículo 14 respecto de
originales o copias comprados antes de la fecha de aplicación del presente
Acuerdo para ese Miembro. |
5. Ninguna de las Partes estará obligada a aplicar los
Artículos 1705 inciso 2 (d) o 1706 inciso 1 (d) respecto de los originales o
copias adquiridos antes de la fecha de aplicación de las disposiciones
pertinentes de este Tratado para esa Parte. |
|
6. No se exigirá a los Miembros que apliquen
el artículo 31 -ni el requisito establecido en el párrafo 1 del artículo
27 de que los derechos de patente deberán poder ejercerse sin discriminación
por el campo de la tecnología- al uso sin la autorización del titular del
derecho, cuando la autorización de tal uso haya sido concedida por los
poderes públicos antes de la fecha en que se conociera el presente Acuerdo. |
6. No
se exigirá a ninguna Parte aplicar el Artículo 1709 párrafo 10, ni el
requisito establecido en el Artículo 1709 párrafo 7, en el sentido de que no
habrá discriminación en el goce de los derechos de patente en cuanto al campo
de la tecnología, al uso sin autorización del titular del derecho, cuando la
autorización de tal uso haya sido concedida por el gobierno antes de que se
diera a conocer el texto del proyecto del Acta Final que Incorpora los
Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. |
|
7. En el caso de los derechos de propiedad
intelectual cuya protección esté condicionada al registro, se permitirá que
se modifiquen solicitudes de protección que estén pendientes en la fecha de
aplicación del presente Acuerdo para el Miembro de que se trate para
reivindicar la protección mayor que se prevea en las disposiciones del
presente Acuerdo. Tales modificaciones
no incluirán materia nueva. |
7. En el caso de los
derechos de propiedad intelectual cuya protección esté condicionada al
registro, se permitirá la modificación de las solicitudes de protección
pendientes de resolución a la fecha de aplicación de las disposiciones
pertinentes del presente Tratado para la Parte de que se trate, con el fin de
reivindicar la protección ampliada que se otorgue conforme al presente
Tratado. Tales modificaciones no incluirán materia nueva. |
[1]
Informe del Órgano de Apelación en el caso Canadá: Período de protección mediante patente, WT/DS170/AB/R.
[2]
Ibíd., párrafos 54 a 60.
[3]
El Acuerdo sobre los ADPIC no define el término “fecha de aceptación” pero se
cree que es la fecha de firma de los Acuerdos de la Ronda Uruguay que, para la
mayoría de los Miembros, fue el 15 de abril de 1994 en Marrakech.
[4]
Informe del Órgano de Apelación en el caso Canadá:
Período de protección mediante patente, WT/DS170/AB/R, párrafos 63 a 70.
[5]
El artículo 18 del Convenio de Berna es aplicable a los fonogramas existentes
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 6 del Artículo 14 del Acuerdo
sobre los ADPIC.
[6]
No obstante, la fecha de aplicación general del Acuerdo sobre los ADPIC ha
transcurrido ya para todos los Miembros, excepto para los países menos
adelantados Miembros.
[7]
Hay casos en los que los Miembros y las Partes deben proteger la materia que se
encuentra en el dominio público. La
segunda oración del párrafo 2 del Artículo 70 del Acuerdo sobre los ADPIC y la
segunda oración del párrafo 2 del Artículo 1720 del NAFTA disponen que el
Artículo 18 del Convenio de Berna regula la protección para las obras
literarias y ciertos fonogramas que podrían haber entrado en el dominio público
al momento de la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC y el NAFTA. El Artículo 18 del Convenio de Berna podría
exigir que cierta materia se retire del dominio público. Además, el párrafo 5 del Artículo 1705 del
NAFTA exige que los Estados Unidos proteja ciertas cintas cinematográficas que
se consideraba que estaban en el dominio público en los Estados Unidos.