Análisis de las Obligaciones
contenidas en el
ACUERDO SOBRE
LOS ADPIC
y el Capítulo XVII del
TRATADO DE LIBRE
COMERCIO DE NORTEAMÉRICA (NAFTA)
Sumario
7. Materia Objeto de Protección y
Registro 21. Derechos 31
Excepciones a los Derechos 36.
Plazo de Protección 38. Uso de una
Marca 49. Otorgamiento de Licencias y
Cesión
1.
Al iniciarse la Ronda Uruguay, la mayoría de los países tenían leyes
para proteger las marcas de fábrica y de comercio. Además, el Convenio de París establecía algunas
reglas internacionales para la protección de las marcas que eran ampliamente
aceptadas y no generaban polémica. Sin
embargo, estas reglas no eran lo suficientemente detalladas y no incluían
algunas disposiciones importantes tales como la definición de marca y el plazo
de protección para las mismas.
2. Además, la mayoría de estas reglas fueron
elaboradas en un momento en el que el comercio internacional se limitaba, en
general, a los productos y, por lo tanto, estas reglas se restringían a las
marcas empleadas en relación con los mismos.
Por ejemplo, la obligación de establecer el “derecho de prioridad” que
figura en el Artículo 4, sólo resultaba aplicable a las marcas empleadas en
relación con productos, no con servicios.
Únicamente el Artículo 6sexies,
adicionado en 1958, se refiere a las marcas de servicio y sólo señala que los
países de la Unión de París “se comprometen a proteger” dichas marcas. Esto significa que el Convenio no exige a los
países legislar de manera expresa acerca del tema de las marcas de servicio ni
tampoco les exige admitirlas para su registro.[1] Sin embargo, en la década de los ochenta,
servicios tales como los de las aerolíneas, las comunicaciones, la banca y los
seguros llegaron a ocupar una porción importante del comercio
internacional. No obstante, las reglas
internacionales no trataban las marcas empleadas para identificar estos
servicios.
3. Los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC decidieron
adoptar las reglas establecidas por el Convenio de París, complementándolas y
desarrollándolas con disposiciones que llenaran las lagunas del Convenio. En otras palabras, el Acuerdo sobre los ADPIC
es un Convenio “París plus" con
respecto a las marcas. Concretamente, el párrafo 1 del Artículo 2 del Acuerdo
sobre los ADPIC incorpora por referencia las disposiciones sustantivas del
Convenio de París relativas a las marcas, que incluyen los Artículos 4, 5C, 6,
6bis, 6ter, 6quater, 6quinquies, 6sexies, 7, 7bis y 9. La Sección 2 de la Parte II del mencionado
Acuerdo, añade otras obligaciones.
4. Los negociadores del NAFTA también adoptaron este enfoque
pero las obligaciones varían significativamente. Véase la Sección 2.1.3 titulada Aplicación de los Convenios sobre Propiedad
Intelectual.
5.
Desafortunadamente, la terminología empleada en los tres Acuerdos es
confusa. En la versión en inglés del
Convenio de París, el término “mark”
es un término genérico que incluye las marcas de comercio, las de servicio, las
colectivas y las de certificación. El
término “trademarks” se refiere sólo
a las marcas empleadas en relación con productos y el término “service marks” se refiere sólo a las
marcas empleadas en relación con los servicios.[2] Sin embargo, en el Acuerdo sobre los ADPIC,
el término “trademarks” se define
como cualquier signo empleado con bienes o servicios.[3] En el NAFTA, el término “trademarks” no sólo incluye las marcas de comercio y las de
servicio, sino también las marcas colectivas y puede incluir, además, las
marcas de certificación. En otras
palabras, el término “trademark” es
también un término genérico.[4]
6. De manera similar, el término “marcas” es un término genérico
en la versión en castellano del Convenio de París. El término “marcas de fábrica o de comercio”
se refiere sólo a las marcas empleadas con productos y el término
“marcas de servicio” se refiere a marcas empleadas en relación con
servicios. Sin embargo, en el Acuerdo
sobre los ADPIC, el término “marcas de fábrica o de comercio” se define como
cualquier signo empleado con bienes o servicios. En el NAFTA, dicho término también es
genérico.
2.3.1. Materia
Objeto de Protección y Registro
7. Como se ha mencionado, el término “marca de fábrica o de comercio”
no se define en el Convenio de París y no se establece lo que puede
considerarse como tal. Como resultado de
ello, algunos países de la Unión restringieron la materia objeto de protección
de las marcas de fábrica o de comercio, es decir, lo que puede ser una marca
protegible, y no consideraron las letras o los números como aptos para
constituir una marca de fábrica o de comercio.
En el otro extremo, algunos países consideraron la forma, el color o el
olor de un producto (como una píldora, un material de construcción o un textil)
como aptos para constituir una marca de fábrica o de comercio. Además, a los países no se les exigió tener
una legislación específica que protegiera las marcas de servicio y por ello
muchos países no la tenían. En pocas
palabras, había una gran diferencia de un país a otro respecto a lo que podía
constituir una marca y ser protegido.
El Acuerdo sobre los ADPIC
8. Por el contrario, el párrafo 1 del Artículo 15
del Acuerdo sobre los ADPIC específica que cualquier signo o combinación
de signos que sean capaces de distinguir los bienes o servicios de una empresa
de los de otra puede ser una marca de fábrica o de comercio[5]. El término “signo” es empleado ampliamente.
Incluye las palabras (por ejemplo Coca Cola®, Sony®) y los elementos
figurativos (por ejemplo diseños como el logotipo de Nike®), los cuales eran
comúnmente aceptados como capaces de distinguir los bienes y servicios de una
empresa de los de otra; pero además, dicho Artículo aclara de manera expresa
que los nombres de personas (por ejemplo Goya®, Consolidated Edison®), las
letras (por ejemplo IBM®), los números (por ejemplo 7-eleven®) y las
combinaciones de colores son signos que pueden constituir marcas de fábrica o
de comercio, al igual que las palabras y los elementos figurativos. El término signo incluye también
características que no son perceptibles visualmente como los sonidos o los
olores.[6]
9. De igual importancia es el hecho de que la definición que este
Artículo contiene del término “marca de fábrica o de comercio”, incluye las
marcas de servicio. El efecto práctico
de esta definición es que la mayoría de las nuevas obligaciones del Acuerdo
sobre los ADPIC aplican a las marcas empleadas en relación con los servicios
así como a las marcas empleadas en relación con los bienes. Además, los redactores incorporaron
disposiciones para extender las obligaciones contenidas en el Convenio de París
a las marcas de servicio. Concretamente
el párrafo 3 del Artículo 62 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que las
solicitudes de registro de marcas de servicio disfrutarán del derecho de
prioridad conforme el Artículo 4 del Convenio de París, al igual que las marcas
empleadas en relación con los bienes. El
párrafo 2 del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC también extiende la
protección exigida para las marcas notoriamente conocidas, usadas en relación
con bienes, a las marcas empleadas en relación con los servicios. Véase la Sección 2.3.2. En resumen, los negociadores del Acuerdo
sobre los ADPIC tenían la intención de que las marcas empleadas con bienes y
las marcas empleadas con servicios recibieran un trato idéntico.
10. El párrafo 1 del Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC exige de
manera expresa que las marcas de fábrica o de comercio puedan optar a su registro.[7] Esto implica, de manera indirecta, que los
Miembros establezcan sistemas para el registro de las marcas de fábrica o de
comercio.[8] Los Miembros, sin embargo, no quedan
obligados a registrar todas las marcas de fábrica o de comercio que pueden ser
registrables y, de hecho, cuentan con una considerable flexibilidad para
determinar qué marcas registrar entre las que pueden optar al registro. El Órgano de Apelación de la OMC declaró:
... Identificar ciertos signos que puedan constituir una marca de
fábrica o de comercio e imponer a los Miembros de la OMC la obligación de hacer
que esos signos puedan registrarse con arreglo a su legislación nacional no es
lo mismo que imponer a esos Miembros la obligación de registrar automáticamente
todos y cada uno de los signos o combinaciones de signos que puedan constituir
una marca de fábrica o de comercio y puedan registrarse conforme al párrafo 1
del artículo 15. Este precepto describe qué marcas de fábrica o de comercio
pueden registrarse. No dice que "se registrarán" todas las marcas de
fábrica o de comercio que puedan registrarse. El precepto dispone que tales
signos o combinaciones de signos "podrán registrarse" como marcas de
fábrica o de comercio. No dice que esas marcas de fábrica o de comercio
"se registrarán". Para nosotros, estas distinciones establecen una
diferencia. Y, como hemos dicho, apoya estas distinciones el hecho de que el
título del artículo haga referencia a la materia "objeto de
protección", no a la materia "que habrá de protegerse". De esta
forma, el título del artículo 15 expresa la idea de que la materia a la que se
refiere la disposición puede ser objeto de protección, pero no tiene derecho
necesariamente a protección.[9]
11. Específicamente, el párrafo 2 del Artículo 15 del Acuerdo sobre los
ADPIC permite que los Miembros denieguen el registro con base en cualesquiera
otros motivos, que “no contravengan las disposiciones del Convenio de
París.” El Órgano de Apelación de la OMC
aclaró esta disposición al establecer:
A este respecto,
recordamos una vez más que el párrafo 1) del artículo 6 del Convenio de París
(1967) reserva a cada uno de los países de la Unión de París el derecho a
determinar las "condiciones de depósito y de registro de las marcas de
fábrica o de comercio [...] por su legislación nacional". Sin embargo, la
autorización para determinar tales condiciones en la legislación nacional ha de
ejercerse de forma compatible con las obligaciones que impone a los países de
la Unión de París el Convenio de París (1967). Estas obligaciones incluyen los
motivos internacionalmente acordados para denegar el registro, estipulados en
el Convenio de París (1967). [Se omite la nota al pie].
El derecho de
cada uno de los países de la Unión de París a determinar las condiciones de
depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio por su
legislación nacional está también limitado por los motivos internacionalmente
acordados para no denegar el registro de marcas de fábrica o de comercio. Esto
implica que el derecho reservado a cada uno de los países de la Unión de París
a determinar, conforme al párrafo 1) del artículo 6, las condiciones de
depósito y de registro de las marcas de fábrica o de comercio incluye el
derecho a determinar por su legislación nacional las condiciones para denegar
la aceptación del depósito y del registro por motivos distintos de los
expresamente prohibidos por el Convenio de París (1967). [Se omite la nota al
pie].
Por
consiguiente, no es necesario que una condición esté expresamente mencionada en
el Convenio de París (1967) para que no "contravenga" ese Convenio.
La denegación del registro por "otros motivos" contravendría el
Convenio de París (1967) solamente si la denegación se basase en motivos que
fueran incompatibles con las disposiciones de ese Convenio.[10]
12. Por ejemplo, un Miembro puede denegar el registro de marcas que
contengan elementos inmorales o engañosos.
También puede registrar las marcas sólo a solicitud del “propietario“ de
las mismas conforme sea determinado por la legislación nacional. Además, a los Miembros se les permite de
manera expresa, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del Artículo 15
del Acuerdo sobre los ADPIC, denegar el registro de marcas que no sean
perceptibles visualmente, aunque estas marcas puedan ser capaces de distinguir
bienes y servicios de una empresa de los de otra.
13. Finalmente, el párrafo 3 del Artículo 15 del Acuerdo sobre los
ADPIC permite que los Miembros condicionen el registro de una marca a su “uso”,
pero dicho uso puede ser un uso
“pretendido” o un uso “real”. Sin
embargo, los Miembros no pueden denegar el registro de una marca con base en la
naturaleza de los bienes o servicios respecto a los cuales se emplee el
signo. Por ejemplo, los Miembros no
pueden negarse a registrar marcas para bebidas alcohólicas u otras clases de
bienes.
14. Además de permitir a los Miembros la posibilidad de limitar la
registrabilidad de las marcas de fábrica o de comercio, el párrafo 1 del
Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC permite que los Miembros registren
signos que, aun cuando inicialmente no se consideraban capaces para distinguir
bienes o servicios de una empresa de los de otra, adquirieron “carácter
distintivo” después de su uso. Por
ejemplo, las palabras “National Geographic” fueron inicialmente consideradas
como la mera descripción del contenido de una revista y el objeto de una
asociación dedicada a temas geográficos.
Más adelante, la revista adquirió popularidad y el público asoció esas
palabras con esa publicación en particular, con lo que las palabras adquirieron
carácter distintivo y fueron registradas.[11]
15. El Acuerdo sobre los ADPIC no especifica la naturaleza del
procedimiento de registro, con una excepción.
El párrafo 5 del Artículo 15 del Acuerdo exige que los Miembros
publiquen las marcas de fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora
después de él, así como que ofrezcan al público la oportunidad de pedir la
cancelación del registro. Además, los Miembros deben permitir al público
oponerse al registro de una marca.
NAFTA
16. Las disposiciones contenidas en el Artículo 1708 del NAFTA son muy
similares a las del Acuerdo sobre los ADPIC, pero existen algunas excepciones
importantes.
17. Además de establecer que los signos tales como las letras y los
números pueden ser marcas de fábrica o de comercio, el párrafo 1 del Artículo
1708 del NAFTA aclara que también lo pueden ser la forma o presentación de los
bienes o su empaque (por ejemplo, la clásica botella de Coca Colaâ). Dicho Artículo también
dispone que un solo color puede constituir una marca de fábrica o de comercio,
mientras que el párrafo 1 del Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC permite a
los Miembros que sólo admitan como tal una combinación de colores. De esta forma, conforme el NAFTA, por
ejemplo, el color “rosa” empleado en un material de construcción usado como
aislante en los hogares podría ser registrado como marca porque la legislación
de las Partes debe prever que un solo color pueda constituir una marca, en
tanto que los países Miembros de la OMC no están obligados a incluir colores
aislados dentro de los signos que pueden ser registrados como marcas.
18. Además de definir que el término “marca” incluye las marcas de
servicio, el párrafo 1 del Artículo 1708 del NAFTA exige que las Partes
incluyan las marcas colectivas y admite que puedan incluir las marcas de
certificación.
19. A diferencia de lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 15 del
Acuerdo sobre los ADPIC, el NAFTA no contiene una expresa autorización a las
Partes para denegar el registro de una marca con base en cualquier motivo que
no sea incompatible con las disposiciones del Convenio de París. En lugar de ello, el NAFTA obliga a las
Partes a denegar el registro de una marca en varias circunstancias.
·
Las Partes deben denegar el registro
de una marca que comprenda palabras en los idiomas inglés, francés o español,
si esas palabras “designan genéricamente bienes o servicios” con respecto a los
cuales se usa la marca. En otras
palabras, la marca no puede describir los bienes o servicios respecto a los
cuales es usada, como por ejemplo, el término “Half-Priced Books” si éste es usado en relación con una tienda que
vende libros al cincuenta por ciento del precio sugerido para la venta al
detalle.[12]
·
Las Partes deben denegar el
registro de una marca que incluya “elementos inmorales, escandalosos o que
induzcan a error.”[13]
·
Las Partes deben denegar el
registro de una marca que comprenda elementos que pueden “denigrar o sugerir
falsamente una relación con personas, vivas o muertas, instituciones,
creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o que las
menosprecien o afecten en su reputación.”[14]
20. A diferencia del Acuerdo sobre los ADPIC, el párrafo 4 del Artículo
1708 del NAFTA exige a las Partes, de manera expresa, establecer un sistema de
registro y especifica algunas de las principales características que debe tener
ese sistema:
·
Las Partes deben examinar las
solicitudes de registro.
·
Si una solicitud de registro es
denegada después del examen, las Partes deben notificar al solicitante las
razones del rechazo y brindarle la oportunidad para manifestarse sobre los
motivos del mismo. Al igual que en el
caso previsto en el párrafo 5 del Artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC, debe
publicarse la marca, antes o poco después de su registro, y dar al público la
oportunidad de solicitar la cancelación de la inscripción. Las Partes podrán también dar al público la
oportunidad de oponerse al registro.
|
Acuerdo sobre
los ADPIC |
NAFTA |
|
Artículo 15. Materia objeto de protección. 1. Podrá constituir una marca de fábrica o de
comercio cualquier signo o combinación de signos que sean capaces de
distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de otras empresas. Tales signos podrán registrarse como marcas
de fábrica o de comercio, en particular las palabras, incluidos los nombres
de persona, las letras, los números, los elementos figurativos y las
combinaciones de colores, así como cualquier combinación de estos
signos. Cuando los signos no sean
intrínsecamente capaces de distinguir los bienes o servicios pertinentes, los
Miembros podrán supeditar la posibilidad de registro de los mismos al
carácter distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los Miembros podrán exigir como condición para
el registro que los signos sean perceptibles visualmente. |
Artículo
1708. Marcas 1. Para los
efectos de este Tratado, una marca es cualquier signo o cualquier combinación
de signos que permita distinguir los bienes o servicios de una persona de los
de otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras, números, colores,
elementos figurativos o la forma de los bienes o la de su empaque. Las marcas
incluirán las de servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de
certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como condición para el
registro de las marcas que los signos sean visibles. |
|
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 no se
entenderá en el sentido de que impide a un Miembro denegar el registro de una
marca de fábrica o de comercio por otros motivos, siempre que éstos no contravengan
las disposiciones del Convenio de París (1967). |
13. Cada una de las Partes
prohibirá el registro como marca, de palabras, al menos en español, francés o
inglés, que designen genéricamente los bienes o servicios, o los tipos de
bienes o de servicios, a los que la marca se aplique. 14. Cada una de las Partes
negará el registro a las marcas que contengan o consistan en elementos
inmorales, escandalosos o que induzcan a error, o elementos que puedan
denigrar o sugerir falsamente una relación con personas, vivas o muertas,
instituciones, creencias, símbolos nacionales de cualquiera de las Partes, o
que las menosprecien o afecten en su reputación. |
|
3. Los Miembros podrán supeditar al uso la
posibilidad de registro. No obstante,
el uso efectivo de una marca de fábrica o de comercio no será condición para
la presentación de una solicitud de registro. No se denegará ninguna solicitud por el
solo motivo de que el uso pretendido no ha tenido lugar antes de la
expiración de un período de tres años contado a partir de la fecha de la
solicitud. |
3. Cada una de las Partes podrá supeditar la
posibilidad de registro al uso. No obstante, la solicitud de registro no
estará sujeta a la condición de uso efectivo de una marca. Ninguna de las Partes denegará una solicitud únicamente con
fundamento en que el uso previsto no haya tenido lugar antes de la expiración
de un periodo de tres años, a partir de la fecha de solicitud de registro. |
|
4. La naturaleza del producto o servicio al
que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no será en ningún caso
obstáculo para el registro de la marca. |
5. La naturaleza de los bienes o servicios a los
cuales se aplicará una marca en ningún caso constituirá un obstáculo para el
registro de la marca. |
|
5. Los Miembros publicarán cada marca de
fábrica o de comercio antes de su registro o sin demora después de él, y
ofrecerán una oportunidad razonable de pedir la anulación del registro. Además los Miembros podrán ofrecer la
oportunidad de oponerse al registro de una marca de fábrica o de comercio. |
4. Cada una de las Partes establecerá un sistema
para el registro de marcas, mismo que incluirá: (a)
el examen de las solicitudes; (b) la
notificación que deba hacerse al solicitante acerca de las razones que
fundamenten la negativa de registro de una marca; (c) una
oportunidad razonable para que el solicitante pueda responder a la
notificación; (d) la publicación
de cada marca, ya sea antes o poco después de que haya sido registrada; y (e) una
oportunidad razonable para que las personas interesadas puedan solicitar la
cancelación del registro de una marca. Cada una de las Partes podrá dar una oportunidad razonable a las
personas interesadas para oponerse al registro de una marca. |
|
Artículo 62. 3. A las marcas de servicio se aplicará mutatis mutandis el artículo 4 del
Convenio de París (1967). |
No hay disposición que corresponda. |
Infracciones
21. El párrafo 1 del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que
los Miembros confieran a los titulares de marcas de fábrica o de comercio
registradas, el derecho exclusivo de impedir que terceros utilicen un signo que
sea idéntico o similar a la marca registrada si:
1)
ese signo es usado respecto a
bienes o servicios que sean idénticos o similares a los bienes o servicios para
los que se registró la marca; y
2)
el uso de ese signo por otro “dé
lugar a probabilidad de confusión.”[15]
22. Si el signo es idéntico a la marca de fábrica o de comercio
registrada y se emplea respecto a bienes o servicios idénticos a aquéllos para
los cuales se concedió el registro, los Miembros deben presumir que el uso del
signo dará lugar a confusión en los consumidores.
23. Debe señalarse que los derechos que se confieren al titular de una
marca de fábrica o de comercio registrada, dependen del cumplimiento de los
requisitos que establece la legislación nacional para obtener y mantener un
registro válido.[16] Esto constituye una diferencia importante en
los países en los que la propiedad de una marca está basada en el uso, no en el
registro.
24.
De conformidad con esta disposición, a los Miembros sólo se les exige
proteger las marcas de fábrica o de comercio registradas. Sin embargo, pueden proteger marcas no
registradas y también pueden condicionar los derechos que confieran al uso del
signo. Los derechos concedidos por un
registro no afectan “derechos existentes con anterioridad” que podrían ser
derechos sobre indicaciones geográficas o derechos sobre marcas que no están
registradas, incluidas las marcas notoriamente conocidas.
Protección de las marcas notoriamente conocidas
25. De conformidad con el Artículo 6bis
del Convenio de París, los países de la Unión deben denegar o cancelar el
registro de una marca de fábrica o de comercio que “constituya la reproducción,
imitación o traducción” de una marca notoriamente conocida o que sea
susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida. No importa si la marca notoriamente conocida
no se encuentra registrada en ese país.
Además, los países deben prohibir el uso de la reproducción, imitación o
traducción de una marca notoriamente conocida.
El Artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC incorpora a éste las
obligaciones del Artículo 6bis del
Convenio de París. Pero este Artículo
solamente exige a los Miembros rehusar o cancelar el registro de marcas
utilizadas respecto a bienes –no servicios– y restringe las marcas notoriamente
conocidas a aquéllas empleadas con bienes, no con servicios. El párrafo 2 del Artículo 16 del Acuerdo
sobre los ADPIC extiende las obligaciones contenidas en el Convenio de París y
exige a los Miembros rehusar o cancelar el registro de marcas de servicio y
prohibir el uso de reproducciones, imitaciones y traducciones de marcas de
servicio notoriamente conocidas.
26. El Artículo 6bis del Convenio
de París no define el término “marcas notoriamente conocidas” ni ofrece
lineamientos para determinar qué marcas son notoriamente conocidas. En contraste, el párrafo 2 del Artículo 16
del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros tomen “en cuenta la
notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público.” Por ejemplo, al determinar si una marca que
se emplea respecto a un producto químico industrial es notoriamente conocida,
los Miembros deben considerar el nivel de reconocimiento de la marca por
aquéllos que tratan con productos químicos industriales, a diferencia del nivel
de reconocimiento por parte de todos los consumidores de todos los bienes o
servicios. No obstante, a los Miembros
no se les prohíbe que tomen en cuenta, también, el reconocimiento de parte de
todos los consumidores. Al determinar si
una marca es notoriamente conocida, los Miembros también deben tomar en cuenta
todos los esfuerzos realizados para promover el reconocimiento de la
marca.
Debilitamiento
27. El párrafo 3 del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC amplía la
protección para las marcas notoriamente conocidas que se encuentren
registradas, más allá de prohibir el uso
no autorizado únicamente en relación con bienes o servicios idénticos o
similares. El registro y uso de dichas
marcas por terceros, en relación con bienes o servicios que sean diferentes a
los que ofrece el titular de la marca notoriamente conocida, también se debe
prohibir si se perjudican los intereses del titular de la marca notoria. Por ejemplo, la marca Nikeâ no debería ser usada, sin autorización, en relación con
suministros escolares porque el consumidor podría pensar que dichos suministros
provienen del titular de esa marca y podría reflejar una imagen adversa del
propietario de la marca Nikeâ. Por el contrario, el uso
de Nikeâ, en relación con productos químicos industriales, podría ser
permitido. En el primer caso, se dice
que el uso en relación con suministros escolares “debilita” el valor de la
marca notoriamente conocida al permitir un uso que confunde a los consumidores.
NAFTA
28. El párrafo 2 del Artículo 1708 del NAFTA exige a las Partes
conferir a los titulares de marcas registradas, los mismos derechos
establecidos en el párrafo 1 del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, dicho Artículo obliga a que esos
derechos también sean conferidos a los titulares de los registros de marcas
colectivas, de conformidad con la definición de marcas contenida en el párrafo
1 del Artículo 1708 del NAFTA.
29. El párrafo 6 del Artículo 1708 del NAFTA amplia la obligación de
proteger las marcas notoriamente conocidas, estipulada por el Artículo 6bis de París, a las marcas de
servicio. Dicho Artículo contempla los
mismos lineamientos que contiene el párrafo 2 del Artículo 16 del Acuerdo sobre
los ADPIC, para determinar si una marca es notoriamente conocida, incluyendo la
exigencia de considerar el nivel de reconocimiento en el sector pertinente del
público. Sin embargo, el Artículo del NAFTA
impide a las Partes exigir que las marcas notoriamente conocidas sean
reconocidas en sectores que no sean aquéllos que normalmente tratan con los
bienes o servicios que se identifican con la marca. De esta manera, al determinar si una marca
empleada en relación con productos químicos industriales es notoriamente
conocida, los Miembros pueden tomar en cuenta solamente el nivel de
reconocimiento de la marca por aquéllos que tratan con productos químicos
industriales (por ejemplo los que los hacen, usan, venden o certifican). Los
Miembros pueden no tomar en cuenta el nivel de reconocimiento que tenga
la marca de parte de todo el público consumidor.
30. El NAFTA no contiene una disposición “contra el debilitamiento” que
amplíe la protección de las marcas notoriamente conocidas en el sentido que lo
hace el párrafo 3 del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC.
|
Acuerdo sobre
los ADPIC |
NAFTA |
|
Artículo 16. Derechos conferidos. 1. El titular de una marca de fábrica o de
comercio registrada gozará del derecho exclusivo de impedir que cualesquiera
terceros, sin su consentimiento, utilicen en el curso de operaciones
comerciales signos idénticos o similares para bienes o servicios que sean
idénticos o similares a aquellos para los que se ha registrado la marca,
cuando ese uso dé lugar a probabilidad de confusión. En el caso de que se use un signo idéntico
para bienes o servicios idénticos, se presumirá que existe probabilidad de
confusión. Los derechos antes mencionados
se entenderán sin perjuicio de ninguno de los derechos existentes con anterioridad
y no afectarán a la posibilidad de los Miembros de reconocer derechos basados
en el uso. |
Artículo
1708. Marcas. 2. Cada una de las Partes otorgará al titular de
una marca registrada el derecho de impedir, a todas las personas que no
cuenten con el consentimiento del titular, usar en el comercio signos
idénticos o similares para bienes o servicios que sean idénticos o similares
a aquéllos para los cuales se ha registrado la marca del titular, cuando
dicho uso genere una probabilidad de confusión. Se presumirá la probabilidad
de confusión cuando se use un signo idéntico para bienes o servicios
idénticos. Los derechos arriba mencionados se otorgarán sin perjuicio de
derechos previos y no afectarán la posibilidad de que cada una de las Partes
reconozca derechos sobre la base del uso. |
|
2. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a los servicios.
Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente
conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el
sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro
de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca. |
6. El Artículo 6 bis del Convenio de París se
aplicará, con las modificaciones necesarias, a los servicios. Para determinar
si una marca es notoriamente conocida, se tomará en cuenta el conocimiento
que de ésta se tenga en el sector correspondiente del público, inclusive
aquel conocimiento en territorio de la Parte que sea el resultado de la
promoción de la marca. Ninguna de las Partes exigirá que la reputación de la
marca se extienda más allá del sector del público que normalmente trate con
los bienes o servicios en cuestión. |
|
3. El artículo 6bis del Convenio de París (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a
aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido
registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos
bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el
titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso
lesione los intereses del titular de la marca registrada. |
No hay disposición que corresponda. |
2.3.3. Excepciones a los Derechos
31. El Artículo 17 del Acuerdo sobre los ADPIC permite que los Miembros
establezcan excepciones limitadas a los derechos “conferidos por una marca de
fábrica o de comercio”. Técnicamente, los derechos relacionados con una marca
se confieren como consecuencia de su registro, por el reconocimiento de su
condición de “notoriamente conocida” o, en algunos países, como consecuencia de
su “uso”. Por lo tanto, la expresión
“conferidos por una marca de fábrica o de comercio” no es clara.
32. Si los redactores tenían la intención de limitar las excepciones a
los derechos conferidos por el registro de la marca, hubieran empleado una
frase similar a “derechos conferidos al amparo del párrafo 1 del Artículo 16”[17] Si lo que querían era incluir los derechos
conferidos por el registro de la marca y por el reconocimiento de su condición
de notoriamente conocida, mediante la cita de artículos, tendrían que haber
enumerado todos los párrafos del Artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, así
como el Artículo 6bis del Convenio de
París, incorporado por referencia en el Artículo 2 del Acuerdo sobre los
ADPIC. En vista de que este formato
habría sido engorroso, es probable que los redactores tuvieran la intención de
que la frase se refiriera a los derechos asociados a la marca, adquiridos ya
sea mediante su registro o por el reconocimiento de su condición de
notoriamente conocida. (Obsérvese, sin embargo, que el Acuerdo sobre los ADPIC
no regula la cantidad de derechos que los Miembros deben conferir. Por lo tanto, los Miembros pueden establecer
cualquier excepción que quieran y la autorización expresa para establecer
excepciones es innecesaria).
33. Sin embargo, de conformidad con el Artículo 17 del Acuerdo, todas
las excepciones que se establezcan deben ser “limitadas” y deben tener “en
cuenta los intereses legítimos del titular de la marca y de terceros.” El “uso
leal de términos descriptivos” es citado en dicho Artículo como una excepción
permitida. Por ejemplo, la marca
“Abundante” podría ser registrada en relación con textiles y toallas. Un Miembro podría permitir que alguien más
registrase la marca “Tierra Abundante” en relación con vegetales congelados.
34. Hasta la fecha, el Órgano de Apelación no ha interpretado esta
disposición ni ha aclarado el alcance de las excepciones permitidas. Existen excepciones similares en los
Artículos 13 y 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, relativos a los derechos de
autor y las patentes, respectivamente.
Ambos Artículos fueron materia de procedimientos de solución de
diferencias e informes de Grupos Especiales de la OMC. La interpretación de los Grupos Especiales
respecto de dichos Artículos y el razonamiento subyacente en sus
interpretaciones podría influenciar la interpretación del Artículo 17 del
Acuerdo sobre los ADPIC. Para obtener
mayor información véanse las Secciones 2.2.2.4 y 2.6.4.
35. El párrafo 12 del Artículo 1708 del NAFTA que regula las
excepciones a los derechos conferidos difiere del Artículo 17 del Acuerdo sobre
los ADPIC sólo en cuanto a su formato.
|
Acuerdo sobre los ADPIC |
NAFTA |
|
Artículo 17. Excepciones. Los Miembros podrán
establecer excepciones limitadas de los derechos conferidos por una marca de
fábrica o de comercio, por ejemplo el uso leal de términos descriptivos, a
condición de que en ellas se tengan en cuenta los intereses legítimos del
titular de la marca y de terceros. |
Artículo 1708. Marcas. 12. Cada una de las Partes podrá establecer excepciones
limitadas a los derechos conferidos por una marca, tal como el uso correcto
de términos descriptivos, a condición de que las excepciones tomen en cuenta
los intereses legítimos del titular de la marca y de otras personas. |
2.3.4. Plazo
de Protección
36. Como se ha mencionado, el Convenio de París no especifica un plazo
de protección. A diferencia de éste, el
Artículo 18 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros confieran un
plazo de por lo menos siete años para el registro inicial de una marca de
fábrica o de comercio. A los Miembros se
les exige permitir la renovación del registro inicial y la renovación de las
renovaciones por un plazo igual (presumiblemente los requisitos para la
obtención del registro deben ser totalmente cumplidos).
37.