Análisis de las Obligaciones contenidas en el

ACUERDO SOBRE LOS ADPIC

y el Capítulo XVII del

TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE NORTEAMÉRICA (NAFTA)

Sumario

6. Requisitos para Obtener la Protección 12. Protección 18. Plazo de Protección

1. El diseño industrial o aspecto de un producto es, con frecuencia, un factor muy importante si no el factor decisivo para el éxito comercial del producto, independientemente de que se trate de una herramienta, un aparato electrónico para el consumo o un textil. Sin embargo, en el Convenio de París no se incluyó ninguna obligación “internacional” para proteger los diseños industriales sino hasta la celebración de la Conferencia Diplomática de Lisboa en 1958, setenta y cinco años después de la aprobación del Acta original del Convenio.[2] Aun entonces, dicha obligación, contenida en el Artículo 5quinquies del Convenio no era muy específica, según el Profesor Bodenhausen:

Todo lo que se incluyó en el Convenio fue la mera obligación de los Estados Miembros de proteger los diseños. No se dice nada sobre los medios para brindar dicha protección, de manera que los países pueden cumplir con la disposición, no sólo a través de una legislación especial para la protección de los diseños, sino también otorgando dicha protección, por ejemplo, en sus leyes sobre derecho de autor [se omite la nota al pie] o sus disposiciones contra la competencia desleal. Lo que es necesario y al mismo tiempo suficiente, es que siempre que las autoridades competentes de un Estado Miembro definan o reconozcan un objeto como un ‘diseño industrial’, en atención por ejemplo, a su registro como tal en el mismo país o internacionalmente, se le debe dar protección de alguna forma.[3]

2. De cualquier modo, debe señalarse que cuando un Estado Miembro protege un diseño industrial, debe cumplir con ciertas obligaciones contenidas en el Convenio de París, que se aplican a todos los tipos de propiedad industrial. Por ejemplo, la protección debe existir sobre la base del trato nacional, según lo dispuesto en el Artículo 2 del Convenio, y el derecho de prioridad debe encontrarse previsto conforme las normas contenidas en el Artículo 4 del mismo Convenio. Además, existen limitaciones para el Estado Miembro respecto a la obligación de explotación, contenidas en el Artículo 5, Sección B del Convenio de París.

3. Al igual que en otras áreas, esta falta de especificidad en el Convenio fue el resultado de los diversos sistemas para la protección de los diseños industriales existentes en los países de la Unión de París, y al mismo tiempo, dio lugar a una diversidad de formas de protección. Algunos países como los Estados Unidos y Japón ofrecían una protección del tipo que se brinda a las patentes, incluida una búsqueda completa y el examen de las solicitudes. En cambio, otros, como los países de Europa Continental, tenían sistemas de registro más simples.

4. Con estos antecedentes, los negociadores del Acuerdo sobre los ADPIC intentaron reducir las principales diferencias de los diversos sistemas, que en su criterio distorsionaban el comercio internacional, a la vez que adaptaban los distintos enfoques existentes, en ese momento, para la protección de los diseños industriales. El resultado fueron disposiciones “París plus”, que crearon un marco básico para complementar la obligación general establecida en el Artículo 5quinquies del Convenio de París, en lugar de ser obligaciones detalladas.

5. Es más, el Acuerdo sobre los ADPIC no especifica la forma de protección que debe darse a la mayoría de diseños. A los Miembros se les permite establecer leyes sui generis para la protección de los diseños industriales o bien, incorporar la protección en su legislación de patentes o de derecho de autor. Los Miembros pueden incluso establecer la protección por medio de sus leyes para reprimir la competencia desleal, a condición de que éstas cumplan con las siguientes obligaciones.

2.5.1. Requisitos para Obtener la Protección

Acuerdo sobre los ADPIC

6. El párrafo 1 del Artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC exige a los Miembros proteger los diseños industriales que sean (1) nuevos u originales y (2) creados de manera independiente. El requisito de “novedad u originalidad” se redactó intencionalmente de manera amplia y surgió de propuestas muy diversas que fueron el resultado de los diferentes enfoques para la protección de los diseños en Europa, Japón y los Estados Unidos. Por ejemplo, la Unión Europea propuso que el requisito fuera “original o novedoso”[4] y los Estados Unidos propuso que los criterios para la protección de los diseños fueran “nuevo, original, ornamental y no obvio”.[5]

7. Los Miembros deben proteger los diseños industriales que sean nuevos o que sean originales. Los Miembros no pueden limitar la protección a los diseños que sean nuevos y originales.[6] Aunque el Artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC no incluye una definición obligatoria de los términos “nuevo” y “original”, permite de manera expresa que los Miembros definan estos términos para excluir los diseños que “no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos.” De manera similar, se permite que los Miembros excluyan de protección los “dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.”

8. La obligación de que un diseño en particular debe ser creado en forma independiente, se agregó al texto después de la Conferencia Ministerial de Bruselas, en diciembre de 1990. Supuestamente, esto significa que los Miembros no están obligados a proteger los diseños que sean copiados o que se originen del diseño realizado por otra persona; es decir, la protección puede limitarse a los diseños que sean originales, en el sentido de la originalidad del derecho de autor.

9. El párrafo 1 del Artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros cumplan con los Artículos 1 a 12 del Convenio de París.[7] El Artículo 1 del citado Convenio incluye la protección de los diseños industriales en la definición de propiedad industrial. Por consiguiente, los Miembros deben cumplir, con respecto a la protección de los diseños industriales, con las siguientes disposiciones generales relativas a la propiedad industrial:

· El Artículo 2 del Convenio de París relativo al trato nacional;

· El Artículo 3 del Convenio de París relativo al trato de las personas domiciliadas en alguno de los países de la Unión;

· El Artículo 4 del Convenio de París relativo al derecho de prioridad;

· El Artículo 5bis del Convenio de París relativo al pago de las tasas de mantenimiento;

· El Artículo 11 del Convenio de París relativo a la protección temporal en exposiciones internacionales; y

· El Artículo 12 del Convenio de París relativo a los servicios nacionales para la propiedad industrial.

10. El párrafo 2 del Artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC impone una obligación adicional a los Miembros con respecto a los diseños industriales de textiles. Ésta consiste en que un Miembro debe establecer un sistema que dé a los diseñadores, una oportunidad razonable de obtener protección para los dibujos o modelos textiles. Las tasas que se deben pagar para obtener la protección no pueden ser excesivas. Cualquier requisito relativo al examen o publicación no puede demorar indebidamente el otorgamiento de la protección o hacer que ésta resulte excesivamente costosa. Sin embargo, los Miembros tienen libertad para cumplir con esta obligación mediante su legislación sobre diseños industriales o mediante su legislación sobre derecho de autor.[8]

NAFTA

11. Los párrafos 1 y 2 del Artículo 1713 del NAFTA son idénticos a los párrafos 1 y 2 del Artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC, con excepción del formato. El Artículo 1701.2(c) del NAFTA establece que cada una de las Partes “aplicará... las disposiciones sustantivas” del Convenio de París, de forma similar a como lo establece el párrafo 1 del Artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por consiguiente, estas disposiciones confieren el mismo nivel de protección.

Acuerdo sobre los ADPIC

NAFTA

Artículo 25. Condiciones para la protección.

1. Los Miembros establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los Miembros podrán establecer que los dibujos y modelos no son nuevos u originales si no difieren en medida significativa de dibujos o modelos conocidos o de combinaciones de características de dibujos o modelos conocidos. Los Miembros podrán establecer que esa protección no se extenderá a los dibujos y modelos dictados esencialmente por consideraciones técnicas o funcionales.

Artículo 1713. Diseños industriales.

1. Cada una de las Partes otorgará protección a los diseños industriales nuevos u originales que sean de creación independiente. Cualquier Parte podrá disponer que:

(a) los diseños no se consideren nuevos u originales si no difieren en grado significativo de diseños conocidos o de combinaciones de características de diseños conocidos; y

(b) dicha protección no se extienda a diseños que obedezcan esencialmente a consideraciones funcionales o técnicas.

2. Cada Miembro se asegurará de que las prescripciones que hayan de cumplirse para conseguir la protección de los dibujos o modelos textiles -particularmente en lo que se refiere a costo, examen y publicación- no dificulten injustificablemente las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección. Los Miembros tendrán libertad para cumplir esta obligación mediante la legislación sobre dibujos o modelos industriales o mediante la legislación sobre el derecho de autor.

Comentario de los autores: El texto en español se refiere a la protección de “los dibujos o modelos industriales” en lugar del término empleado en el texto en inglés “diseños industriales”. Esto abre la interrogante sobre si el texto en español es más amplio que el texto en inglés, ya que específicamente requiere la protección de los diseños bidimensionales (“los dibujos”) así como la de los diseños tridimensionales (“los modelos”). Esta interrogante es particularmente relevante en el área de los textiles. Es decir, si las obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC se aplican tanto a los diseños bidimensionales (diseños de telas) como a los diseños tridimensionales (ropa terminada).

2. Cada una de las Partes garantizará que los requisitos para obtener la protección de diseños textiles, particularmente en lo que se refiere a cualquier costo, examen o publicación, no menoscaben injustificadamente la oportunidad de una persona para solicitar y obtener esa protección. Cualquier Parte podrá cumplir con esta obligación mediante la legislación sobre diseños industriales o de derechos de autor.

2.5.2. Protección

Acuerdo sobre los ADPIC

12. El párrafo 1 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros otorguen al titular de un diseño protegido, el derecho de impedir a otros la fabricación, venta o importación de un artículo que incorpore una copia o “fundamentalmente” una copia del diseño protegido. Normalmente, el término copia se define como la reproducción de una obra -entendida ésta como la creación que resulta de un esfuerzo particular- hecha a partir del original.[9] Por lo tanto, a los Miembros no se les exige impedir la fabricación, venta o importación de artículos que ostenten o incorporen diseños creados de manera independiente que sean idénticos o fundamentalmente idénticos al diseño protegido. A los Miembros solamente se les exige otorgar protección contra los diseños “copiados”, como generalmente es la práctica en Europa. Sin embargo, conforme el párrafo 1 del Artículo 1 del Acuerdo sobre los ADPIC, los Miembros están facultados para extender la protección frente a los diseños creados de manera independiente que sean idénticos a los diseños protegidos, como es el caso de algunos diseños en los Estados Unidos.[10]

13. Además, a los Miembros sólo se les exige extender la protección a aquellos actos que se “realicen con fines comerciales”. De manera similar, a los Miembros no se les exige otorgar a los titulares de un diseño industrial protegido, el derecho de impedir que otros usen el producto que incorpora un diseño protegido o que lo ofrezcan para la venta, como sí deben hacerlo para los titulares de patentes.

14. El párrafo 2 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC permite que los Miembros establezcan excepciones a los derechos exclusivos establecidos en el párrafo 1 del mismo Artículo, sin exigir que los usuarios de los diseños industriales protegidos remuneren al titular por la utilización de dichos diseños, siempre que esas excepciones satisfagan tres criterios específicos. A la fecha, ni el Órgano de Apelación ni un Grupo Especial de Solución de Diferencias ha interpretado esos criterios en el contexto del párrafo 2 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, un Grupo Especial ya interpretó los mismos criterios en el contexto del Artículo 30 del Acuerdo sobre los ADPIC, que regula las excepciones a los derechos sobre las patentes.[11] Por lo tanto, es probable que el Órgano de Apelación y los Grupos Especiales para la Solución de Diferencias, interpretaran los criterios del párrafo 2 del Artículo 26 de forma similar a los del Artículo 30, de acuerdo a lo que sigue:

· La excepción debe ser limitada. Es decir, debe ser una excepción “estricta” que sólo produzca una “pequeña disminución de los derechos en cuestión”. El impacto económico de la disminución -sea ésta grande o pequeña- no se toma en cuenta. Una excepción no es necesariamente limitada porque no cubra los tres tipos de derechos exclusivos enumerados en el párrafo 1 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, y tampoco es limitada simplemente porque no cubre el derecho de vender el diseño industrial protegido.[12]

· La excepción no debe “atentar de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos”. La explotación normal consiste en “impedir todas las formas de competencia que puedan detraer considerablemente las ventajas económicas” esperadas del otorgamiento de la exclusividad en el mercado. Sin embargo, la explotación normal no se equipara al derecho legal de explotar el diseño industrial. Así, pues, no todos los derechos legales para impedir la explotación por parte de terceros constituye conflicto con la explotación normal.[13]

· La excepción no debe “causar un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros”. Un interés legítimo es un “concepto normativo que exige la protección de intereses que son ‘justificables’ en el sentido de que están apoyados por políticas públicas u otras normas sociales pertinentes”. Sin embargo, el legítimo interés del titular no se equipara al derecho legal de excluir a otros de la explotación del diseño industrial.[14]

15. No se permiten otras excepciones a los derechos conferidos por el párrafo 1 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC. Es decir, que no se permite ningún uso del diseño protegido, sin la autorización del titular del derecho, a menos que se ajuste a lo dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC. Por ejemplo, no se permite una licencia obligatoria que incluya el pago de regalías al titular del derecho. Esto difiere totalmente del derecho de patentes, en donde los Miembros pueden permitir que otros usen las invenciones patentadas, sin autorización del titular de la patente, si observan las garantías enumeradas en el Artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC.

16. Además, la Sección B del Artículo 5 del Convenio de París, incorporada por el párrafo 1 del Artículo 2 en el Acuerdo sobre los ADPIC, prohíbe de manera expresa que los Miembros establezcan la caducidad de la protección de los diseños industriales por la falta de explotación del diseño o la falta de importación del producto que incorpora el diseño protegido. Asimismo, de conformidad con la Sección D del Artículo 5 del Convenio de París, incorporado por el párrafo 1 del Artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC, se prohíbe de manera expresa que los Miembros condicionen la protección a que se “señale” o indique el registro del diseño industrial en el producto que incorpora dicho diseño.

NAFTA

17. El párrafo 3 del Artículo 1713 del NAFTA es idéntico al párrafo 1 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, excepto que en el NAFTA las Partes no están obligadas a conceder a los titulares de los diseños industriales protegidos, el derecho de impedir que otros importen un producto que incorpore el diseño protegido. El párrafo 4 del Artículo 1713 del NAFTA es idéntico al párrafo 2 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC con respecto a las excepciones a los derechos conferidos, salvo diferencias de formato. Las prohibiciones contenidas en las secciones B y D del Artículo 5 del Convenio de París también están incorporadas en el NAFTA por medio del párrafo 2(c) del Artículo 1701).

Acuerdo sobre los ADPIC

NAFTA

Artículo 26. Protección.

1. El titular de un dibujo o modelo industrial protegido tendrá el derecho de impedir que terceros, sin su consentimiento, fabriquen, vendan o importen artículos que ostenten o incorporen un dibujo o modelo que sea una copia, o fundamentalmente una copia, del dibujo o modelo protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

Artículo 1713. Diseños industriales.

Cada una de las Partes otorgará al titular de un diseño industrial protegido el derecho de impedir que otras personas que no cuenten con el consentimiento del titular fabriquen o vendan artículos que ostenten o incorporen un diseño que sea una copia, o sea una copia en lo esencial, del diseño protegido, cuando esos actos se realicen con fines comerciales.

2. Los Miembros podrán prever excepciones limitadas de la protección de los dibujos y modelos industriales, a condición de que tales excepciones no atenten de manera injustificable contra la explotación normal de los dibujos y modelos industriales protegidos ni causen un perjuicio injustificado a los legítimos intereses del titular del dibujo o modelo protegido, teniendo en cuenta los intereses legítimos de terceros.

Cada una de las Partes podrá prever excepciones limitadas a la protección de los diseños industriales, a condición de que tales excepciones no interfieran de manera injustificable con la explotación normal de los diseños industriales protegidos ni provoquen injustificadamente perjuicios a los legítimos intereses del titular del diseño protegido, tomando en cuenta los intereses legítimos de otras personas.

2.5.3. Plazo de Protección

18. El párrafo 3 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC exige que los Miembros protejan los diseños industriales durante diez años como mínimo, pero no indica a partir de cuándo comienza a contarse ese plazo. Así, pues, los Miembros pueden establecer en su legislación que el plazo de protección iniciará:

(a) a partir de la fecha en la que se fije el diseño;

(b) a partir de la fecha en la que se presente la solicitud de protección; o

19. A la fecha, ni el Órgano de Apelación ni un Grupo Especial para la Solución de Diferencias ha interpretado esta disposición. Sin embargo, el Órgano de Apelación interpretó el Artículo 33 que establece el plazo de protección de una patente, de una forma que aunque no es idéntica a como lo hace el párrafo 3 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC, tiene algunas similitudes.[15] En vista de estas similitudes, sería lógico que el Órgano de Apelación y los Grupos Especiales para la Solución de Diferencias interpretaran el párrafo 3 del Artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC de manera congruente con el Artículo 33. Como resultado de ello, parecería que el plazo completo debe obtenerse a partir de la fecha en la que se otorgue la protección para cada diseño industrial protegido; debe ser un derecho específico y fácilmente discernible; y debe ser claramente previsible para el solicitante cuando requiera la protección del diseño. El otorgamiento de la protección del diseño debe ser suficiente en sí mismo para obtener el plazo mínimo a que obliga el párrafo 3 del Artículo 26.[16]

20. El párrafo 5 del Artículo 1713 del NAFTA también exige un plazo de protección de diez años como mínimo.

Acuerdo sobre los ADPIC

NAFTA

Artículo 26. Protección.

3. La duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo.

Artículo 1713. Diseños industriales.

5. Cada una de las Partes otorgará un periodo de protección para los diseños industriales de diez años como mínimo.

[1] La versión en español del Acuerdo sobre los ADPIC utiliza las palabras “dibujos y modelos industriales” en lugar de “diseños industriales” (industrial designs), que es la expresión empleada en la versión en inglés del Acuerdo. Sin embargo, el término “diseños industriales” es el que se utiliza actualmente para designar ambos. Es decir, tanto las formas bidimensionales (dibujos industriales) como las formas tridimensionales (modelos industriales) de un producto.

[2] El Arreglo de la Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales fue concluido en 1925, pero solamente contempla disposiciones relacionadas con el depósito de solicitudes para la protección de diseños industriales. Ni el Acta original ni las subsecuentes comprenden disposiciones sustantivas relativas a la protección.

[3] Bodenhausen, G.H.C., Guide to the Application of the Paris Convention for the Protection of Industrial Property, United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property (BIRPI), 1968, página 86.

[4] Draft Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, MTN.GNG/NG11/W/68, Parte 2, Artículo 22.

[5] Draft Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, MTN.GNG/NG11/W/70, Artículo 20.

[6] En las disposiciones que se refieren a los diseños industriales que aparecen en el documento titulado Status of the Work in the Negotiating Group: Chairman’s Report to the GNG, MTN.GNG/NG/11/W76, comúnmente llamado el “Texto de la Presidencia” y en el documento titulado Draft Final Act Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Negotiations, MTN.TNC/W/35/Rev.1, comúnmente conocido como el “Texto de Bruselas”, se encuentran presentes las frases “nuevo y original” y “nuevo u original”. Al final, los negociadores acordaron la frase “nuevo u original”.

[8] Parece ser que a los Miembros no se les permite basarse en su legislación sobre patentes o en su legislación para reprimir los actos de competencia desleal para otorgar protección a los diseños de textiles.

[9] The New Shorter Oxford English Dictionary, Clarendon Press, 1993, página 509.

[10] Capítulo 16 del Título 35 de la ley de los Estados Unidos. N.B. Algunos diseños son protegidos en los Estados Unidos mediante el derecho de autor, que solamente los protege contra la copia (Título 17 de la Ley de los Estados Unidos).

[11] Informe del Grupo Especial en el caso Canadá: Protección mediante patente de los productos farmacéuticos, WT/DS/114/R.

[15] Informe del Órgano de Apelación en el caso Canadá: Período de protección mediante patente, WT/DS170/AB/R.