LAS LICENCIAS DE USO DE MARCAS EN LAS FRANQUICIAS
Carlos Gilberto Chacón Torrebiarte
Abogado y Notario guatemalteco guardado de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. Maestría en Derecho Comparado de New York University.
Socio del Bufete Chacón Torrebiarte.
La importancia de las franquicias en Centro América se puede determinar con una simple caminata por las ciudades de Guatemala, San Salvador o San José. El consumidor encuentra en las calles y avenidas del centro las mismas marcas de comida rápida, las mismas cadenas hoteleras y las mismas agencias de alquiler de automóviles que en Nueva York, Londres o Tokio.
Al utilizar los servicios o consumir los productos de esos establecimientos cuyas marcas le son familiares, el consumidor generalmente encontrará un nivel estándar de atención, precios razonables y productos de buena calidad.
El contrato de franquicia es la figura jurídica que permite tanto la utilización de las marcas a nivel universal como la estandarización de la calidad de los productos y servicios. En el contrato de franquicia “quien otorga la franquicia y quien goza de ella aportan valores y talentos que son complementarios y que permiten la eficaz conducción de un negocio; el primero aporta su nombre comercial o marca, así como todos sus conocimientos y experiencia en la operación de un negocio, mientras que el segundo aporta la inversión y su trabajo para el desarrollo y operación de un negocio”1 Alrededor del mundo existen empresas exitosas que desean extender sus operaciones de negocios a nivel global. Por razones prácticas y de negocios muchas de esas empresas no desean abrir sucursales en otros países ni operar a través de empresas locales que sean propiedad de la empresa matriz.
Aparece aquí la figura del contrato de franquicia, por el cual se permite a empresarios independientes denominados “franquiciatarios”, utilizar las marcas y nombres comerciales de otra empresa denominada “franquiciante”, empresa que también transmite “sus conocimientos y experiencias (know-how), para la efectiva y consistente operación de un negocio.”2
Naturalmente, a cambio de permitir la utilización de sus marcas y de transmitir sus conocimientos empresariales, el franquiciante recibe una remuneración, generalmente conocida como regalía o regalías. Es evidente, entonces, que uno de los elementos fundamentales del contrato franquicia es el acuerdo de licencia de uso de una o varias marcas o de uno o varios nombres comerciales. De conformidad con el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, cuando se otorga una licencia de uso la utilización de una marca por el licenciatario se “asimila” al uso de la marca por el propietario de la misma, es decir que en principio le da al licenciatario los mismos derechos que asisten al propietario de la marca, aunque en el contrato de licencia se pueden limitar o restringir esos derechos. Según dicho Convenio, la licencia puede ser o no exclusiva respecto a un determinado territorio o zona y el propietario puede reservarse el uso simultáneo de la marca. La licencia de uso “permite que una empresa licenciataria se beneficie del prestigio, generalmente establecido ya con anterioridad, de una marca de que es titular el licenciante, y permite a la empresa que otorga la licencia ganar nuevos mercados para los productos o servicios respecto de los cuales su marca está registrada”.3
El permitir el uso de la marca es un factor esencial del contrato de franquicia pero no es el único. Como se mencionaba, el consumidor que entra a un restaurante de comida rápida atraído por una marca conocida espera encontrar un producto estándar. Ese nivel estándar del producto se logra a través de la transmisión al franquiciatario de los conocimientos prácticos, llamados en inglés know-how, para prestar el servicio que el cliente espera. Por tanto, al hablar de las licencias de uso de marcas dentro de las franquicias, debemos entender que éste es solamente uno de los elementos de un sistema o método de negocios. De poco serviría permitir la utilización de la marca si el consumidor encontrara un producto o servicio de calidades variables.
Otorgamiento de las Licencias de Uso en las Franquicias Internacionales
Las franquicias las puede otorgar el franquiciante tanto a franquiciatarios de su mismo país como de otros países. En países desarrollados como Estados Unidos el otorgamiento de franquicias por parte de compañías norteamericanas a empresarios de ese país es un negocio de enormes proporciones. Sin embargo, este artículo se refiere a la situación en Centroamérica, donde el franquiciante es comúnmente una sociedad mercantil extranjera y el franquiciatario es una sociedad de cualquiera de los países centroamericanos.
En estos casos, la práctica normal es que el “sistema de negocios” de franquicia esté contenido en dos contratos, o bien en un contrato principal y un anexo. El primer contrato es el contrato general de franquicia, en donde se establecen las condiciones como plazo, número de establecimientos que se pueden abrir, monto de las regalías, informes periódicos que deben rendirse, forma de transmisión del know-how y obligaciones del franquiciatario en cuanto al mantenimiento de la calidad de los productos o servicios y de confidencialidad sobre los conocimientos que le sean transmitidos. En este primer contrato se menciona que se podrán utilizar las marcas y nombres comerciales del franquiciante mientras dure el contrato y que como anexo se firmará un acuerdo regulando la licencia de uso de las marcas. El segundo contrato o anexo de contrato contiene la licencia de uso de marca propiamente dicha.
El propósito de utilizar un segundo contrato es doble. Por una parte, el contrato de Licencia de Uso está sujeto a registro en el Registro de la Propiedad Industrial, tal como veremos más adelante, por lo que su contenido será público. Por tanto, la existencia de un segundo contrato protege la confidencialidad del acuerdo general de franquicia salvo que por disposiciones legales internas de un país el propio contrato de franquicia esté sujeto a registro como una forma de transferencia de tecnología. Por otra parte, se busca que, independientemente de cualquier controversia que pueda existir sobre el contrato principal de franquicia, los términos y condiciones de la licencia de uso sean autónomos y puedan subsistir por sí mismos. No obstante en general la vigencia de este segundo contrato está ligada al contrato de franquicia y se establece que en caso terminara el contrato de franquicia terminará también el contrato de licencia de uso.
Contenido de los Contratos de Licencia de Uso de Una Marca Dentro del Contexto de Una Franquicia
El contenido de los contratos de licencias de uso generalmente incluye un reconocimiento de las partes sobre la propiedad del licenciante sobre las marcas en cuestión, identificando los registros con los que se cuenta en el país de origen de la marca. Es conveniente incluir también la identificación de los registros con que se cuenta en el país para el cual se otorgará la licencia de uso. El licenciatario se obliga a utilizar las marcas únicamente en las condiciones establecidas en el contrato. Es común también que en este tipo de acuerdos se incluya una cláusula por la cual el licenciatario se compromete contractualmente a no tratar de lograr para sí la inscripción de ninguna de las marcas incluidas en el sistema de negocios de la franquicia.
Con el objeto de mantener el prestigio de la marca, el licenciatario se obliga a no usar las marcas contenidas en el contrato de licencia de uso en asociación con ningún producto, salvo los incluidos en la franquicia. El licenciatario se obliga a comunicar inmediatamente al licenciante de cualquier violación de los derechos marcarios de las marcas incluidas en la licencia que el licenciatario tenga conocimiento por cualquier motivo. En estos casos de violación de los derechos marcarios por un tercero, el contrato de licencia de uso puede o no otorgar al licenciatario la facultad de ejercer acciones legales en contra de ese tercero. Normalmente, cuando se otorga al licenciatario la facultad de ejercer acciones legales, esta facultad se convierte en una obligación de defender la marca y de ejercer todas las acciones legales pertinentes para ello. Según el Convenio Centroamericano, para que el licenciatario pueda tomar acciones legales deberá estar expresamente facultado en el contrato para ello.
Una cláusula un tanto controversial en este tipo de contratos de licencia de uso es la que estipula que si por cualquier causa terminara el contrato de franquicia o la licencia de uso, se solicitará al licenciatario que cese el uso de la marca y si no lo hiciere el licenciante podrá entrar en los establecimientos del licenciatario y retirar físicamente todas las marcas y rótulos que hagan referencia a las marcas incluidas en el contrato. Mi opinión en estos casos ha sido que, al menos conforme el derecho guatemalteco, ese procedimiento es violatorio del principio constitucional de debido proceso y probablemente podría estarse cometiendo un delito. En este caso el papel del asesor legal centroamericano es de hacer las advertencias del caso y explicar las diferencias entre los sistemas legales basados en el Derecho Romano y los sistemas legales anglosajones o de common law.
Se deben incluir en el contrato el plazo, las formas de terminación de la licencia de uso y el territorio o territorios para los cuales se otorga la misma. Generalmente también se incluyen disposiciones sobre la ley territorial que regirá la interpretación del contrato y se incluye un sometimiento a la jurisdicción de un Estado específico. Puede pactarse también que cierto tipo de controversias se resolverán mediante arbitraje. En relación al sometimiento a la ley o jurisdicción extranjera hay que tomar en cuenta que existen temas de Derecho Público o de Orden Público sobre los cuales las partes usualmente no pueden disponer libremente, por lo que debe hacerse la distinción entre los temas sobre los cuales las partes pueden someterse a una ley o jurisdicción extranjera y aquellos sobre los cuales no pueden hacer dicho sometimiento.
Finalmente, el contrato deberá especificar si la licencia es exclusiva o no en el territorio y si el propietario se reserva el uso de la marca. Cuando la licencia de uso va asociada a un contrato de franquicia, lo cual es que el propietario se reserve el uso de la marca. En cuanto a la exclusividad para otorgar otras franquicias a empresarios locales, se pueden encontrar tanto casos donde se otorga la exclusividad como casos en los que no se otorga.
Obligatoriedad de Registro
De conformidad con el Convenio Centroamericano el contrato de licencia de uso debe inscribirse en el Registro de la Propiedad Industrial y solo surtirá efectos frente a terceros a partir de la fecha de la correspondiente inscripción. Por tanto, en el caso de que el licenciatario esté facultado para iniciar acciones legales en defensa de la marca, sólo podrá hacerlo desde el momento en que inscriba su contrato en el Registro de la Propiedad Industrial. De acuerdo con el Convenio, si el documento proviene de un Estado distinto de los contratantes deberá presentarse debidamente legalizado, es decir, deberá tener los llamados “pases legales” o serie consular de autenticaciones. En Guatemala, si el contrato de licencia de uso hubiere sido redactado en otro idioma que no sea el español, se deberá acompañar una traducción jurada del mismo. La solicitud de inscripción de la licencia de uso puede ser presentada por el propietario de la marca y el titular de la licencia simultáneamente o por una sola de las partes.
Hecha la inscripción de la licencia de uso, el Registrador extenderá al titular un Certificado que deberá contener, entre otros datos, indicación expresa de la marca correspondiente, referencia a si la licencia es o no exclusiva en relación a un determinado territorio o zona y duración de la licencia.
Naturalmente, para poder inscribir la licencia de uso, previamente deberá estar registrada la marca original, por lo que también es una labor del asesor jurídico local insistir que antes de iniciar cualquier proceso de negociación de licencias de uso o franquicia, las marcas en cuestión deberán estar debidamente registradas en el país en donde se otorgará la franquicia.
Conclusión
La licencia de uso de marca, dentro del contexto del contrato de franquicia, es un procedimiento que permite transmitir el prestigio de una marca a un empresario independiente. La transmisión del prestigio de la marca va a acompañada de una forma particular de transferencia de tecnología, en donde no se transmiten conocimientos científicos tradicionales, sino conocimientos prácticos empresariales.
En su conjunto, la transmisión del prestigio de la marca y de los conocimientos empresariales permite al franquiciante extender su negocio sin invertir directamente, al franquiciatario beneficiarse de un sistema exitoso de negocios y al consumidor recibir en cualquier parte del mundo un producto estándar y de buena calidad.
NOTAS:
1. González Calvillo, Enrique. González Calvillo, Rodrigo. FRANQUICIAS: LA REVOLUCIÓN DE LOS 90. México, 1994. p.20.
2. Ibid. p.23.
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. GUIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DE PAÍSES EN DESARROLLO EN MATERIA DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Ginebra 1983. Párrafos 67 y 68.