Las Medidas de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el Acuerdo sobre los ADPIC.
Su incorporación en las legislaciones centroamericanas
1. Antecedentes de la protección de la propiedad intelectual en el marco de las negociaciones comerciales multilaterales
El interés en establecer un marco jurídico homogéneo y eficaz para la protección de las creaciones del intelecto, surgió en la década de los setenta como consecuencia del incremento del comercio de productos falsificados y productos pirata1 y la eliminación de barreras para la circulación de mercancías.
Si bien a esa fecha la mayoría de países reconocían derechos exclusivos sobre las principales creaciones intelectuales (obras, invenciones y signos distintivos), la incapacidad y/o la falta de interés de los Estados para reprimir eficazmente las infracciones a esos derechos y el desarrollo de la tecnología posibilitó la producción, a muy bajo costo, de copias ilícitas de productos elaborados por la industria del derecho de autor y de productos falsificados con marcas ampliamente difundidas en los medios publicitarios. De allí que los principales sectores empresariales norteamericanos propusieron la aprobación de la sección 301 de la Trade and Tariff Act de 1974, mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos podía aplicar sanciones económicas unilaterales, consistentes en restricciones cuantitativas a las exportaciones, en contra de aquellos países que obstaculizaban el acceso a su mercado a productos estadounidenses, o negaban una adecuada y efectiva protección en su territorio, a los derechos de propiedad intelectual cuyos titulares eran ciudadanos o empresas de los Estados Unidos.
Ese mismo sector, apoyado por las principales corporaciones de Europa Occidental y Japón, propuso posteriormente la adopción, en el seno del GATT, de medidas que permitieran luchar contra el comercio de las mercancías falsificadas y pirata, argumentando:
a) la existencia de distintos niveles de protección para las creaciones del intelecto –particularmente en marcas, patentes y derecho de autor– que había provocado un aumento del comercio de mercancías infractoras e impedía el patentamiento de algunas invenciones, causando perjuicio a las industrias que invertían en investigación y desarrollo; y
b) la falta de voluntad y/o incapacidad de los Estados para reprimir eficazmente las infracciones a los derechos de propiedad in-telectual reconocidos en sus legislaciones nacionales.
Este esfuerzo concluyó con la creación de un Comité de Propiedad Intelectual que propuso, durante las negociaciones del GATT conocidas como la “Ronda Uruguay” – el proyecto inicial de las disposiciones que hoy constituyen el Acuerdo sobre los Aspectos de la Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (en adelante Acuerdo sobre los ADPIC o simplemente el Acuerdo).
2. El Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio –Acuerdo sobre los ADPIC–
El Acuerdo sobre los ADPIC contiene disposiciones que definen el estándar mínimo de protección que deben otorgar los países miembros de la Organización Mundial del Comercio –OMC- respecto de las creaciones intelectuales objeto de dicho Acuerdo2 y los mecanismos para garantizar la observancia de esos derechos, tanto a nivel nacional como entre los Estados Miembros.
El contenido de los derechos sustantivos se desarrolla sobre la base de las convenciones internacionales vigentes en el campo de los derechos de propiedad intelectual, particularmente el Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Convenio de Berna), el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (Convenio de París), la Convención Internacional para la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (Convención de Roma) y el Tratado sobre la Propiedad Intelectual respecto de los Circuitos Integrados (Tratado respecto de los Circuitos Integrados), aunque ninguna disposición del Acuerdo obliga a los Estados Miembros a adherirse a los citados convenios. Los Miembros pueden prever en sus legislaciones una protección más amplia que la exigida en el Acuerdo, tal como lo han hecho las legislaciones centroamericanas en ciertas categorías, pero están obligados a proteger eficazmente los derechos que confieran.3
El Acuerdo también compromete a los Estados Miembros a reprimir la competencia desleal en materia de propiedad industrial, incorporando disposiciones específicas para la protección de los secretos empresariales y los datos de prueba no divulgados que se proporcionen en los procedimientos administrativos para la obtención de la autorización de comercialización de productos farmacéuticos y agroquímicos.
Para garantizar la observancia de los derechos sustantivos, el Acuerdo obliga a los Estados Miembros a prever en sus legislaciones nacionales procedimientos, judiciales o administrativos, que sean adecuados, expeditos y efectivos pero que no constituyan a su vez obstáculos al comercio legítimo. Las prescripciones incluyen disposiciones sobre medios de prueba, mandamientos judiciales, medidas provisionales, indemnizaciones pecuniarias y sanciones penales. Cualesquiera que sean los procedimientos que se contemplen para dar cumplimiento a estas disposiciones, el resultado debe traducirse en una protección efectiva a los derechos de propiedad intelectual. Lo anterior constituye el desafío más grande que enfrentan las naciones centroamericanas, en especial por la falta de una administración pública eficiente y un sistema judicial adecuado.
En cuanto a los mecanismos para garantizar la observancia de las disposiciones sustantivas y de procedimiento por parte de todos los Estados Miembros, el Acuerdo señala que en el caso de que alguno de los Estados se vea perjudicado en sus intereses por el incumplimiento de otro Estado respecto a alguna de las disposiciones del Acuerdo, la solución de la diferencia se regirá por la normativa del Entendimiento de la OMC sobre Solución de Diferencias (el Entendimiento)4. Ninguna disposición del Acuerdo en esta materia se interpreta como una norma o procedimiento especial o adicional al previsto en el Entendimiento.
De conformidad con este último el Estado que se vea afectado por el incumpli-miento de las disposiciones del Acuerdo, puede recurrir a medidas de compensación en el caso que las recomendaciones emanadas del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC no fueren aplicadas dentro de un plazo prudencial. Por la naturaleza de las reclamaciones derivadas del incumplimiento del Acuerdo, es evidente que las medidas de compensación se aplicarán –en la mayoría de los casos– en un sector de la producción distinto al de los derechos de propiedad intelectual.
3. Principios del Acuerdo sobre los ADPIC
Toda la normativa del Acuerdo sobre los ADPIC está basada en tres grandes principios que informan todo el sistema multilateral de comercio en la OMC:
Principio de Trato Nacional, en virtud del cual los nacionales y los extranjeros tienen los mismos derechos en cuanto a la existencia, adquisición, alcance y mantenimiento de los derechos previstos en favor de las creaciones intelectuales cubiertas por el Acuerdo; así como para el ejercicio de esos derechos y de las acciones que fueren necesarias para la observancia de los mismos.
Principio de la Nación Más Favorecida, que constituye una novedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual y en virtud del cual toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que un Miembro conceda a los nacionales de otro país, ya sea sobre los derechos sustantivos o los procedimientos de observancia, se concederá inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de los demás países Miembros. Se admite como excepción –en lo que se refiere a los procedimientos– las disposiciones que se deriven de leyes de carácter general, no limitadas específicamente a la protección de la propiedad intelectual.
Principio de Transparencia, en virtud del cual los países Miembros deben publicar y hacer del conocimiento de los demás Miembros, toda su normativa en materia de propiedad intelectual.
De los principios mencionados, las legislaciones centroamericanas sobre propiedad intelectual sólo incluyen expresamente el de trato nacional.
4. Las medidas de observancia en el Acuerdo sobre los ADPIC. Obligaciones generales
La obligación de prever procedimientos para pedir y obtener del Estado la tutela de los derechos sustantivos previstos en la legislación, de cualquier naturaleza que éstos sean, constituye el complemento necesario de la actividad legislativa. Si el titular de un derecho no puede remediar la transgresión o violación de éste, la norma jurídica por medio de la cual se le reconoce ese derecho resulta ineficaz.
En el Acuerdo sobre los ADPIC la inclusión de normas específicas para asegurar la efectividad de los derechos sustantivos elevó a la categoría de compromiso internacional, dentro de las relaciones comerciales multilaterales, la obligación constitucional de los Estados de impartir justicia, que para algunos autores constituye la garantía jurisdiccional de las normas jurídicas. Los anteriores acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual no incorporaban mecanismos para garantizar la efectividad de los derechos previstos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones pactadas; de allí que se diga que el Acuerdo sobre los ADPIC constituye el convenio más completo que existe, hoy en día, sobre propiedad intelectual.
Considerando que una de las circuns-tancias argumentadas como causal del incremento del comercio de las mercancías falsificadas era la ausencia de interés de los Estados para reprimir las violaciones a los derechos de propiedad intelectual, el Acuerdo obliga a los Estados Miembros a prever procedimientos que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora, y también para prevenir éstas. Las sanciones represivas, ya sean bajo la forma de pena o indemnización, deben constituir un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones para estimular la observancia de los preceptos. Las medidas preventivas deben ser efectivas para evitar infracciones, o al menos, reducir el daño que la presencia de productos ilícitos en el mercado ocasiona al titular del derecho, y para preservar los medios de prueba relacionados con la infracción.
El Acuerdo no define los procesos que deben contemplarse ni obliga a instaurar un sistema judicial específico, sino se limita a indicar las características que deben tener los procedimientos, reconociendo que los derechos de propiedad intelectual son derechos privados; sin embargo, impone a los Estados Miembros la obligación de no establecer para el trámite gastos innecesarios o excesivamente gravosos que puedan dificultar la reclamación de los derechos. La mayoría de las características que prevé el artículo 41 del Acuerdo, en relación con los procedimientos administrativos y judiciales, se refieren a garantías procesales que ya se encontraban contempladas en las leyes generales sobre los procedimientos civiles y penales de todas las legislaciones centroamericanas.
Concretamente, el Acuerdo incorpora los siguientes principios:
Principio de garantía del derecho de defensa de las partes en el curso del proceso: Los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual deben ser justos y equitativos; deben preverse salvaguardias para evitar el abuso de los recursos y medidas que se instauren; y debe garantizarse a las partes la posibilidad de presentar argumentos y pruebas para desvirtuar la pretensión de la contraparte, así como la oportunidad de pronunciarse sobre las pruebas presentadas por la parte contraria.
Principio del debido proceso: Los Estados Miembros están obligados a definir en su legislación nacional, los procedimientos de conformidad con los cuales se sustanciarán las acciones que se inicien por violación a los derechos de propiedad intelectual. En los procedimientos que se instauren, deben respetarse los plazos previstos (no deben comportar retrasos innecesarios) y deben contemplarse mecanismos ágiles y plazos razonables a efecto de evitar la dilación de la actuación jurisdiccional, en perjuicio del titular del derecho.
Principio de publicidad del proceso: Las resoluciones de fondo en los procedimientos relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual deberán emitirse, preferentemente, por escrito y deberán ponerse a disposición de las partes, sin retrasos indebidos.
Principio de la verdad procesal: Las autoridades correspondientes deben emitir sus fallos con base en lo que les ha sido probado durante el procedimiento. Con el objeto de que las autoridades puedan investigar la verdad por todos los medios a su alcance, el Acuerdo señala –dentro de las disposiciones referentes a los procedimientos judiciales y administrativos– que los demandados tienen el derecho a recibir un aviso sobre el fundamento de la reclamación, por escrito y con detalles suficientes. Tal disposición, que en nuestro medio equivale a la notificación de la demanda, tiene como objetivo que la parte demandada pueda aportar las pruebas que obren en su poder sobre los hechos investigados. En el Acuerdo se incluyen también otras disposiciones que obligan a las partes a proporcionar las pruebas e información de que dispongan en relación con los hechos investigados, incluyendo la de proporcionar la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores y la identificación de los circuitos de distribución de dichos productos.
Principio de la motivación de las re-soluciones: Las autoridades administrativas y judiciales que conozcan de los procesos iniciados para garantizar la observancia de los derechos sustantivos, están obligadas a emitir resoluciones fundamentadas o razonadas y basadas en pruebas sobre las cuales se haya dado a la parte contraria la oportunidad de pronunciarse.
Principio de impugnación: Debe preverse la posibilidad de una revisión judicial, por lo menos, de las decisiones finales en los procesos que se tramiten en la vía administrativa, así como de los aspectos jurídicos de las decisiones judiciales iniciales sobre el fondo del caso.
En resumen, el Acuerdo sobre los ADPIC señala que los procedimientos administrativos y judiciales deben cumplir con las disposiciones que aparecen en el cuadro siguiente:
5. Naturaleza de los procedimientos de observancia
En cada una de las categorías de propiedad intelectual mencionadas en el Acuerdo sobre los ADPIC, la protección del Estado se refiere a la concesión de un derecho exclusivo a su titular para la explotación del producto objeto de su creación. Este derecho permite al titular excluir a terceros de la actividad económica que le ha sido reservada por disposición de la ley, durante un plazo determinado y dentro del territorio del Estado que ha reconocido ese derecho, por lo que la violación de los derechos de propiedad intelectual está relacionada con el de la competencia ilícita, entendiendo como tal, tanto la competencia prohibida como la competencia desleal.
La competencia prohibida es aquella en la que lo ilícito resulta ser el ejercicio propio de una actividad económica que sólo puede ser desarrollada por una persona determinada, quedando en consecuencia prohibida para todas las demás. En materia de propiedad intelectual, la exclusividad reconocida por la ley confiere al titular el derecho a realizar los actos que se encuentran especificados en la legislación nacional, apartando a terceros de su realización. Así por ejemplo, la creación de una obra otorga al autor, el derecho exclusivo a su explotación económica, en especial, el derecho a reproducirla, traducirla, comunicarla o distribuirla por cualquier medio; el registro de una marca otorga a su titular el derecho a utilizarla con exclusividad en los productos o servicios para los cuales se obtuvo el registro; y la concesión de una patente y el registro de un diseño industrial, conceden a su titular la exclusividad de fabricar y comercializar el producto que incorpora la invención o el diseño protegido.
La realización de cualesquiera de los actos anteriormente señalados, sin la autorización del titular del derecho, constituye una infracción y posibilita el ejercicio de una acción civil en la vía judicial o, en el caso que la legislación lo permita, a través de un procedimiento administrativo, independientemente de que el acto constituya o no delito. Si la actividad ilícita se encuentra tipificada como delito, procede además una acción penal.
En el caso de la competencia desleal, la actividad económica que se lleva a cabo es, en sí misma, lícita y permisible y lo que la hace incurrir en ilicitud es ejercitarla con determinados medios reñidos con los usos y prácticas honrados. Por lo general, las leyes no definen en forma exhaustiva los actos que constituyen competencia desleal indicando que es todo acto realizado en el ejercicio de una actividad mercantil o con motivo de ella, que sea contrario a las reglas de la buena fe o a los usos y prácticas honradas en materia mercantil; por lo que para reclamar los daños y perjuicios causados por un acto de competencia desleal, es necesario probar previamente, a través de un procedimiento judicial, que la actividad ejercida por el competidor es contraria a los usos y prácticas comerciales honestos.
6. Acciones civiles. Acción por infracción. Acción de nulidad. Acción de competencia desleal
El Acuerdo sobre los ADPIC regula en los artículos 42 al 49 las características que deben cumplir los procedimientos civiles que se contemplen en las legislaciones nacionales para la tramitación de las acciones derivadas de la infracción a los derechos de propiedad intelectual.
Todos los sistemas legales centroamericanos prevén varias acciones que pueden intentarse conjunta o separadamente, según sea la causa que motive el inicio del procedimiento: acciones de naturaleza declarativa, para la declaración de la existencia del derecho o de la infracción; acciones de carácter inhibitorio, para prohibir a terceros el ejercicio de actividades de explotación que corresponden, en exclusiva, al titular de los derechos de propiedad intelectual; y acciones de remoción o destrucción, para eliminar del comercio los productos infractores y los materiales e instrumentos empleados en su elaboración con el objeto de evitar que el ilícito se continúe cometiendo.
Ninguno de los países centroamericanos ha creado tribunales especiales para la tramitación de los expedientes relacionados con infracciones a los derechos de propiedad intelectual, aunque en el caso de Honduras la ley permite que las autoridades administrativas puedan sancionar algunas infracciones, de conformidad con las disposiciones especiales emitidas para el efecto.6 En los demás casos, los procedimientos se tramitan de acuerdo con las disposiciones procesales comunes.
En el caso de Costa Rica y Guatemala, se ha optado por aplicar procedimientos más expeditos. La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual costarricense señala que los asuntos de propiedad intelectual son sometidos al conocimiento de los juzgados civiles en vía abreviada, que es un procedimiento más rápido que el procedimiento ordinario, salvo los casos de competencia desleal que deben tramitarse por la vía sumaria.
En el caso de Guatemala, la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Ley de Propiedad Industrial prescriben que las acciones civiles que se intenten en materia de propiedad intelectual deben tramitarse de acuerdo con el procedimiento del juicio oral, en el que se prevé el diligenciamiento de las etapas procesales y la aportación de las pruebas en una sola audiencia, salvo casos excepcionales en que puede señalarse hasta un máximo de dos audiencias más. Celebrada la última audiencia, la sentencia debe emitirse dentro de los cinco días siguientes.
La legislación guatemalteca también prevé la posibilidad de utilizar métodos alternativos de resolución de controversias como la conciliación y el arbitraje, de acuerdo a las disposiciones específicas de esta materia.
En todos los casos, los procedimientos a través de los cuales se sustancian las acciones civiles prevén plazos razonables y permiten que el titular del derecho actúe a través de un abogado, tal como lo dispone el artículo 42 del Acuerdo. Solamente se requiere la comparecencia personal cuando la parte contraria ha solicitado como medio de prueba la absolución de posiciones, también llamada prueba por confesión.
Dentro de las acciones civiles más comunes encontramos la acción por infracción, la acción de nulidad y la acción de competencia desleal.
6.1 Acción por infracción
La acción civil por infracción procede contra cualquier acto que constituya una violación a los derechos establecidos en la ley. Esencialmente persigue (1) hacer cesar la actividad ilícita; (2) impedir que la infracción se continúe cometiendo; (3) obtener la reparación o resarcimiento de los daños ocasionados al titular del derecho por la actividad efectuada por un tercero que no tenía derecho a realizarla; y (4) obtener una indemnización como consecuencia de la infracción cometida.
A diferencia de las acciones penales que pueden ser impulsadas de oficio por el Estado, las acciones civiles deben ser iniciadas por la parte afectada.7 El demandado debe ser notificado de la reclamación a efecto de que pueda presentar, dentro del plazo concedido, sus alegatos y pruebas pertinentes. La obligación de notificar a la parte contraria el contenido de la reclamación se encuentra regulada en el artículo 42 del Acuerdo.
De conformidad con las legislaciones centroamericanas, para fundamentar una acción por infracción, el demandante debe acreditar la titularidad del derecho e identificar las pruebas de la infracción cometida, aportando aquellas que tenga en su poder. La demostración de la titularidad de los derechos se requiere en los casos siguientes:
Cuando la reclamación se refiera a la violación de derechos de exclusividad otorgados en relación con un signo distintivo, una invención o diseño industrial, en cuyo caso debe presentarse copia del título o certificado extendido por la Oficina de Propiedad Industrial. El único caso exceptuado de esta disposición se refiere a los diseños industriales protegidos sin necesidad de registro, posibilidad que admiten las legislaciones de El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.8
Cuando la reclamación se refiera a la violación de derechos de exclusividad relacionados con una obra, una ejecución, un fonograma o una emisión protegidos y la acción no sea presentada por el titular originario. En este caso, el reclamante deberá acreditar, mediante prueba documental, la adquisición de los derechos. No debe probarse la titularidad, cuando la reclamación la presenta la persona cuyo nombre aparece enunciado en la creación protegida, ya que existe una presunción en su favor de que aquella le corresponde.
Si los medios de prueba se encuentran en poder de la parte contraria, el artículo 43 del Acuerdo faculta a las autoridades judiciales para ordenar la aportación de dichas pruebas al proceso, bajo apercibimiento de tener como cierta la información presentada por el demandante. Aunque el Acuerdo no lo señala, debe entenderse que en estos casos, el demandante está obligado a aportar evidencias acerca de lo que conozca sobre el medio de prueba que se encuentra en poder del adversario y probar que dicho medio lo tiene la parte contraria.
Todas las legislaciones centroamericanas sobre procedimientos civiles incluyen esta disposición respecto de documentos y bienes muebles que obren en poder de terceros. También prevén la posibilidad de que se ordene practicar reconocimientos o inspecciones judiciales sobre lugares y cosas que interesen al proceso. La negativa a colaborar de la parte a quien se haya requerido para la realización de la diligencia, puede ser interpretada como una confirmación de la exactitud de las afirmaciones de la parte contraria.9
El artículo 43 del Acuerdo también prevé la posibilidad de requerir a la parte contraria que facilite la información que tenga sobre el hecho investigado, bajo apercibimiento de que en caso la parte requerida no aporte la información o deniegue el acceso a la misma, las autoridades judiciales pueden resolver sobre la pretensión del demandante con base en la información presentada por éste.
En las legislaciones centroamericanas esta disposición se recoge en las normas que se refieren a la declaración de parte o prueba por confesión, cuya realización permite requerir la presencia de la parte contraria para que se pronuncie sobre hechos personales o que sean de su conocimiento, bajo apercibimiento de que si no concurre se le tendrá por confesa en el contenido de las preguntas presentadas por la parte que ha solicitado la realización del medio de prueba. Las preguntas que se dirijan a la parte que debe prestar la declaración deben expresarse en sentido afirmativo para que en el caso que no comparezca se le declare confesa en el contenido de las mismas.
La legislación salvadoreña permite además, que pueda declararse confesa a la parte que, aunque comparezca a la diligencia, proporcione respuestas evasivas o respuestas que no sean categóricas y terminantes sobre los hechos investigados.
En adición a las medidas señaladas, el Acuerdo sobre los ADPIC prevé la posibilidad de que en casos graves, las autoridades judiciales puedan ordenar al infractor, que informe al titular del derecho sobre la identidad de los terceros que hayan participado en la producción y distribución de los bienes o servicios infractores, y sobre sus circuitos de distribución (artículo 47). Ninguna de las leyes de propiedad intelectual de la región incorpora esta norma.
Por último, el Acuerdo prevé la inversión de la carga de la prueba cuando se trate de procedimientos que se inicien por infracción de una patente de procedimiento. El Acuerdo señala una presunción a favor del titular de una patente de procedimiento para la obtención de un producto nuevo, de conformidad con la cual, salvo prueba en contrario, todo producto idéntico producido por un tercero, sin el consentimiento del titular de la patente, ha sido obtenido por el procedimiento patentado. El Acuerdo también faculta a los Estados Miembros para establecer esa presunción legal respecto de productos que no sean nuevos, si existe la probabilidad de que el producto haya sido fabricado mediante el procedimiento patentado y el titular de la patente no puede establecer, aún cuando se haya esforzado para ello, cuál ha sido el procedimiento efectivamente utilizado (artículo 34 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Las legislaciones centroamericanas prevén esa inversión de la carga de la prueba solamente en aquellos casos en los que el procedimiento patentado sea para la obtención de un producto nuevo. El fundamento de esta disposición es lo que doctrinariamente se conoce como criterio de la facilidad probatoria, de acuerdo con el cual la carga de la prueba corresponde a la parte que esté más próxima o para la que suponga mayor facilidad tener acceso al medio de prueba.
En el caso que la prueba en poder de terceros tenga carácter confidencial, deben preverse mecanismos para que las autoridades garanticen esa confidencialidad. Aunque el Acuerdo no define qué debe considerarse como información confidencial, podría definirse ésta como aquella información cuya divulgación implicaría una ventaja para un competidor o tendría un efecto desfavorable para la persona que la proporcione, siempre que la información haya sido proporcionada bajo esa garantía. Un caso especial previsto en el Acuerdo dentro de la información que debe ser protegida con carácter de confidencial, se refiere a la que se proporcione en los proce-dimientos en materia de infracción de una patente de procedimiento.
En todos los casos en que se aporte información confidencial a un proceso, debería entenderse que la parte que la proporcione debe adjuntar un resumen de la información que le permita a la parte contraria pronunciarse sobre ese medio de prueba. A excepción de Costa Rica, ninguna de las legislaciones centroamericanas contiene disposiciones específicas que regulen los mecanismos previstos para que la parte contraria pueda pronunciarse sobre los medios de prueba proporcionados bajo garantía de confidencialidad.
En el caso de Costa Rica, la Ley de Información no Divulgada establece que las autoridades administrativas y judiciales deben adoptar todas las medidas necesarias para impedir la divulgación, a terceros ajenos a la controversia, de la información no divulgada que les haya sido suministrada. Esta disposición permite presumir que las partes en el proceso sí pueden tener acceso a la información para fines de presentar sus argumentos, pero no pueden revelar ni usar esa información para otros fines.10
En relación con las pretensiones que puede reclamar el titular del derecho (cesación de la actividad ilícita, remoción de los productos infractores, reparación de los daños ocasionados e indemnización), el Acuerdo contiene algunas disposiciones de carácter obligatorio:
Para hacer cesar la actividad ilícita, las autoridades judiciales están facultadas para impedir que los productos infractores importados entren en los circuitos comerciales, después de haber sido ordenado su despacho por las autoridades de aduanas (artículo 44 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Para evitar que la infracción continúe, las autoridades judiciales podrán ordenar que las mercancías ilícitas sean retiradas del comercio o que sean destruidas, sin que el infractor tenga derecho a obtener ninguna indemnización. Cuando se trate de mercancías que incorporen marcas falsificadas, la remoción del signo no bastará para permitir que las mercancías entren nuevamente a los circuitos comerciales, salvo casos excepcionales. El Acuerdo faculta también a retirar del comercio los materiales e insumos que se hayan empleado en la elaboración de las mercancías infractoras, a efecto de reducir al mínimo los riesgos de nuevas infracciones (artículo 46 del Acuerdo sobre los ADPIC).11
Respecto de la acción reparadora de los daños ocasionados, el Acuerdo señala que las autoridades judiciales deben ordenar al infractor que pague al titular del derecho el equivalente al daño que éste haya sufrido debido a la infracción, más los gastos en que haya tenido que incurrir durante la reclamación, incluyendo los honorarios de los abogados que lo hayan auxiliado (artículo 45 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Finalmente, en lo que se refiere a la acción indemnizatoria, ésta debe ser lo suficientemente disuasoria para prevenir la comisión de la infracción. El resarcimiento por los perjuicios ocasionados debe ordenarse aún cuando el infractor haya cometido el ilícito sin saberlo o sin tener motivos razonables para conocer que la actividad desarrollada comportaba la violación a un derecho (artículos 41.1 y 45.2 del Acuerdo sobre los ADPIC).
En adición a lo anterior, la posibilidad de conocer la identidad de todas las personas que han intervenido en la producción y distribución de los bienes y servicios infractores, tal como se señaló anteriormente, permite encontrar la fuente de éstos para hacer cesar la actividad ilícita y evitar que la infracción continúe. Además, al conocer la identidad de todos los responsables aumenta la posibilidad de que el titular pueda obtener el pago de los daños y perjuicios que le han sido ocasionados por la infracción a su derecho, ya que en la mayoría de los casos, los comerciantes de los productos infractores pertenecen al sector de la economía informal y carecen de la capacidad económica necesaria para indemnizar al titular del derecho.
Para evitar que se cometan abusos en la utilización de los recursos mencionados, por parte de los titulares de una creación protegida, el Acuerdo señala que en los casos en que el demandante no pruebe la infracción cometida, deberá indemnizar al demandado por los daños y perjuicios que le hayan causado las medidas tomadas en su contra; y deberá pagar, asimismo, los gastos en que el demandado haya tenido que incurrir durante su defensa (artículo 48 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Finalmente, para no desalentar la adopción de las medidas necesarias para frenar el comercio de las mercancías infractoras, el mismo artículo 48 del Acuerdo señala que las autoridades y los funcionarios públicos que hayan ordenado o ejecutado medidas ten-dientes a retirar del comercio dichos bienes, estarán eximidos de responsabilidad, siempre que las actuaciones se hayan ordenado o realizado de buena fe y de conformidad con la ley.
En las legislaciones centroamericanas, la cesación de la actividad ilícita y la remoción de los productos infractores de los circuitos comerciales, está prevista también dentro de las medidas cautelares que el titular puede solicitar para la protección de sus derechos. El retiro de los productos ilícitos de los circuitos comerciales está contemplado en algunos casos bajo la figura del comiso y en otros como confiscación, excepto en el caso de Nicaragua en donde se regula como secuestro, figura empleada en otras legislaciones para referirse al desapoderamiento de los bienes embargados. La destrucción de los productos infractores y la de los materiales y medios empleados en su fabricación se prevé únicamente en las legislaciones de Costa Rica y El Salvador.12
La ausencia de responsabilidad de los funcionarios que ordenen cualesquiera de las anteriores medidas, cuando las mismas hayan sido ordenadas de buena fe y de conformidad con la ley, se prevé en las leyes generales que regulan la actuación y responsabilidad de los funcionarios públicos. Consideramos, sin embargo, que en el caso de la legislación sobre observancia de los derechos de propiedad intelectual, debería presumirse siempre que la autoridad ha actuado de buena fe, hasta que no se demuestre lo contrario, ya que en todos los casos, las medidas ordenadas responden a la solicitud de una de las partes en el proceso. La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala incluye una regulación en este sentido pero sólo es aplicable a los funcionarios judiciales que hayan ordenado o ejecutado una medida en frontera.13
Respecto de la acción reparadora de los daños ocasionados, las legislaciones centroamericanas prevén la facultad de las autoridades judiciales a condenar a la parte vencida al pago de las costas procesales. Las costas incluyen los gastos correspondientes a escritos y diligencias y los honorarios de los abogados, excepto aquellos gastos inútiles, superfluos o no autorizados por la ley. En algunos casos se permite a las autoridades judiciales eximir a la parte vencida del pago de las costas; sin embargo, dado que la disposición del artículo 45.2 del Acuerdo obliga a ordenar al infractor que pague los gastos del titular del derecho, esa discrecionalidad del juez no podría aplicarse en los casos en los que se establezca la infracción a un derecho de propiedad intelectual.
Para finalizar, en lo que se refiere a la acción indemnizatoria, las legislaciones centroamericanas establecen que el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios causados al titular del derecho, como consecuencia de la infracción, puede establecerse en función de los siguientes criterios:
a) según el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción;
b) según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o
c) según el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que hubiere concedido el titular.
6.2 Acción de nulidad
La acción de nulidad procede en aquellos casos en los que se pretenda obtener de las autoridades judiciales, o administrativas, si la legislación nacional lo permite, la declaratoria de la ineficacia de un registro otorgado en contravención a las disposiciones de la ley.
La nulidad se entiende que es siempre de pleno derecho (ipso jure), porque no necesita ser reclamada por la parte directamente afectada. Pueden alegarla el Estado y cualquiera que tenga interés en hacerlo, menos el que haya ejecutado el acto sabiendo o debiendo saber el vicio que lo invalidaba; inversamente a lo que sucede con la anulabilidad de los actos jurídicos, cuya ineficiencia sólo puede ser reclamada por la persona directamente afectada y cuya validez se mantiene hasta en tanto no sean declarados nulos.
En materia de marcas, las causales de nulidad de un registro pueden deberse a vicios en el solicitante, cuando el titular del registro no hubiere tenido derecho a obtenerlo o hubiere carecido de la capacidad para hacerlo; a vicios que afectan al signo, cuando aquel carece de aptitud distintiva para identificar productos o servicios de otros semejantes en el mercado, porque tiene una relación directa con el producto que ampara o porque puede dar lugar a confusión con otras marcas registradas con anterioridad; y a vicios que afectan el procedimiento de concesión, cuando el registro se ha realizado con violación de ciertas formas previstas en la ley.
Cabe aclarar respecto a los vicios que afectan un signo, que dentro de las causales de inadmisibilidad para el registro de una marca se incluyen algunas que encuentran su fundamento en la escasa capacidad distintiva del signo. Algunas legislaciones centroamericanas (Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) admiten la posibilidad de que marcas que en principio no pueden registrarse por carecer de carácter distintivo, puedan aceptarse para su registro cuando por su uso en el comercio hayan adquirido ese carácter, señalando los casos de procedencia.14 Queda entendido que en el supuesto que se intentara una acción de nulidad basada en la falta de capacidad distintiva de un signo para poder ser utilizado como marca, la acción no prosperaría si el interesado prueba que el signo ya adquirió ese carácter distintivo por su uso en el comercio, siempre que se refiera a los casos de procedencia previstos en la legislación interna.
En materia de patentes, las causales de nulidad de un registro también pueden deberse a vicios del solicitante, cuando el titular de la patente no hubiere tenido derecho a obtenerla; a vicios de lo que se ha considerado como invención, es decir, que el objeto de la patente no es patentable porque carece de novedad, nivel inventivo o aplicación industrial; y a vicios en el procedimiento de concesión, por no haberse observado las formalidades previstas en la ley. Similar consideración cabe hacer respecto de las otras creaciones protegidas que requieren de un reconocimiento del Estado para la obtención de los derechos de exclusividad, tales como los diseños industriales, las variedades vegetales y los esquemas de trazado de circuitos integrados.
6.3 Acción de competencia desleal
Los derechos de explotación exclusiva sobre las creaciones del intelecto también pueden ser violentados cuando la actividad económica que llevan a cabo terceros, aún cuando en sí misma es lícita y permisible, incurre en ilicitud porque es ejercida con determinados medios que riñen con los usos y prácticas honrados, cuya finalidad es tratar de desviar hacia sí la clientela del competidor o eliminar a éste de la competencia. La obligación de asegurar una protección eficaz contra la competencia desleal se encuentra contenida en el artículo 10bis del Convenio de París, cuya observancia es obligatoria de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2.1 del Acuerdo sobre los ADPIC.
Aunque el párrafo segundo del citado artículo 10bis del Convenio de París no define en forma exhaustiva los actos que constituyen competencia desleal, indica que es “[...]todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia industrial o comercial”, y obliga a los Estados Miembros a incluir en su legislación sobre competencia en general o en su legislación de propiedad industrial, disposiciones sobre algunos casos especiales de competencia desleal, a saber:
Actos capaces de crear confusión: El Convenio de París obliga a prohibir los actos capaces de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad de un competidor. Dentro de estos actos se incluye la prohibición de utilizar un signo distintivo similar a otro registrado. El titular de una marca registrada puede oponerse al registro de otra marca similar a través del procedimiento establecido para el registro del signo, pero en ocasiones, sólo puede actuar en contra del uso de una marca igual a través de una acción de competencia desleal.
Aseveraciones falsas: Respecto de las aseveraciones falsas, el Convenio de París prohibe que se empleen en el ejercicio del comercio aseveraciones o manifestaciones falsas que sean capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad empresarial de otro competidor.
Aseveraciones que induzcan a error: El Convenio de París prohibe asimismo, el empleo de indicaciones o aseveraciones respecto de un producto, que induzcan al público a error sobre su naturaleza, modo de fabricación, características, cantidad o cualidades. Dentro de estos actos se incluye la prohibición de utilizar indicaciones geográficas que señalen o sugieran que el producto proviene de una región geográfica distinta al verdadero lugar de origen, ya sea que esa indicación se utilice en la designación del producto o en su presentación (artículo 22.2 literal a) del Acuerdo sobre los ADPIC). Cuando se trate de vinos y bebidas espirituosas que se identifiquen con el nombre de una región geográfica, la utilización de esa indicación es prohibida, aún cuando no se induzca al público a error ni exista un acto de competencia desleal (artículo 23.1 del Acuerdo sobre los ADPIC).
En adición a los casos señalados, el artículo 39 y la nota de pie de página número 10 del Acuerdo sobre los ADPIC incorporan los siguientes casos especiales de competencia desleal;
La divulgación de secretos empresa-riales: El Acuerdo obliga a los Estados Miembros a prohibir la adquisición, utilización o divulgación a terceros, sin autorización, de cualquier información que un empresario mantenga secreta y cuya divulgación pudiera representar una ventaja competitiva a quien la obtenga por su valor comercial. Esa información debe haber sido objeto de medidas de protección razonables, a efecto de no permitir su fácil acceso a cualquier persona. La adquisición de los secretos empresariales debe sancionarse civilmente, aún cuando quien hubiere adquirido la información no supiera que la adquisición implicaba un acto de competencia desleal.
La divulgación de datos de prueba: El Acuerdo prohibe también, que las autoridades administrativas que requieran la presentación de datos de prueba para autorizar la comercialización de un producto farmacéutico o agroquímico, divulguen esa información a terceros. Debe tratarse de datos no divulgados con anterioridad, suministrados bajo garantía de confidencialidad, y cuya elaboración suponga un esfuerzo económico considerable, cuyo aprovechamiento por un tercero pueda representar una ventaja indebida.
La utilización desleal de los datos de prueba: Adicionalmente, a la prohibición de divulgar los datos de prueba que hayan sido sometidos a su conocimiento, las autoridades administrativas están obligadas a proteger esos datos de prueba contra cualquier uso que pueda ser calificado como desleal, incluso cuando su divulgación se haya efectuado con el fin de proteger al público.
Prácticas contrarias a los usos comerciales honestos: La nota de pie de página número 10 del Acuerdo sobre los ADPIC señala además, que dentro de los actos que se consideran contrarios a los usos honestos en el comercio, deben incluirse, por lo menos, los que se refieren al incumplimiento de contratos, el abuso de confianza, la instigación a la infracción y la adquisición de información no divulgada a sabiendas de que la misma ha sido obtenida deslealmente.
Las acciones por competencia desleal pueden ser interpuestas por los empresarios directamente afectados o por las asociaciones que representen a esos empresarios (artículo 10ter del Convenio de París).
7. Acciones administrativas derivadas de la infracción de los derechos de propiedad intelectual
Originalmente las disposiciones sobre los procedimientos administrativos tenían por objeto impedir la infracción de los derechos de propiedad intelectual en la frontera, permitiendo a las autoridades aduaneras suspender, por un periodo limitado, el ingreso de bienes falsificados o pirata, y una vez determinada de manera definitiva la infracción, decomisarlas y destruirlas. Durante la negociación del Acuerdo sobre los ADPIC, estas disposiciones se denominaron Medidas en Frontera y las regulaciones sobre los procedimientos administrativos quedaron contempladas como una opción para sancionar civilmente algunas infracciones a los derechos protegidos, en el caso que la ley nacional lo permitiera (artículo 49 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Algunas legislaciones, por ejemplo, consideran que no todas las infracciones a los derechos de propiedad intelectual tienen la misma gravedad y facultan a las oficinas administrativas encargadas de la administración de las leyes de propiedad intelectual, para sustanciar procedimientos administrativos en contra de quienes realizan, sin autorización, actividades que lesionan un derecho de propiedad intelectual. Por lo general, la sanción que se impone en estos procedimientos equivale a una multa, que al igual que las sanciones pecuniarias en los procedimientos penales, no puede considerarse como una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados al titular del derecho. Otras, permiten que las acciones de nulidad de un registro se planteen ante la misma autoridad que lo otorgó.
Los procedimientos administrativos deben ser, al igual que los procedimientos judiciales, justos y equitativos y proporcionar a las partes oportunidad para una adecuada defensa de sus derechos. Debe permitirse que las partes estén representadas por abogados y no exigir innecesariamente la comparecencia personal del titular del derecho. Las resoluciones deben ser razonadas y debe preverse la posibilidad de su impugnación ante una autoridad judicial.
En la región centroamericana, existen disposiciones sobre procedimientos administrativos para reprimir las infracciones en materia de propiedad intelectual en las legislaciones de Honduras y Costa Rica.
La legislación hondureña admite la posibilidad de iniciar acciones administrativas en algunos casos de violación a los derechos de propiedad intelectual;15 sin embargo, el procedimiento se encuentra definido sólo para el caso de las infracciones en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos. De acuerdo con ese procedimiento, las autoridades administrativas no tienen facultad para solicitar a la parte contraria que aporte las pruebas que estén bajo su control ni para ordenar medidas para que el infractor desista de la infracción o para impedir que los productos ilícitos importados entren en los circuitos comerciales. Una vez que se ha determinado la existencia de la infracción, la autoridad administrativa impone una multa pero no hace ninguna declaración sobre el resarcimiento de daños y perjuicios al titular.
En el caso de Costa Rica, la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual no define un procedimiento para la el conocimiento de las acciones por infracción de derechos de propiedad intelectual, pero permite que el titular afectado pueda solicitar la adopción de medidas cautelares, quedando obligado a iniciar la acción judicial correspondiente dentro del plazo de un mes. En el caso que no se inicie la acción en el plazo establecido o cuando se determine que no se infringió un derecho de propiedad intelectual, la parte que haya solicitado y obtenido la medida cautelar será responsable del pago de los daños y perjuicios ocasionados a la parte contraria, los cuales deben liquidarse de acuerdo con el procedimiento establecido para la ejecución de sentencias.
8. Acciones penales
La necesidad de adoptar sanciones penales contra las infracciones a los derechos de propiedad intelectual se fundamenta en el hecho de que la actividad ilícita no ocasiona daños solamente al titular del derecho, sino causa un grave perjuicio a la economía nacional, particularmente en lo que se refiere al nivel de empleo y a las condiciones de los países para atraer inversiones extranjeras; aparte de que dificulta a los Estados el cumplimiento de los compromisos adquiridos internacionalmente. La obligación de establecer sanciones penales por la infracción a los derechos de propiedad intelectual aparece contemplada en el Acuerdo sobre los ADPIC al menos en dos casos: (1) cuando se trate de falsificación dolosa de marcas de fábrica y de comercio; y (2) cuando se trate de actos de piratería lesiva al derecho de autor, que se realicen a escala comercial, aunque es irrelevante el monto del beneficio económico derivado de la infracción. En los demás casos, queda a discreción de los Estados prever o no procedimientos penales, especialmente cuando la infracción se cometa con dolo y a escala comercial (artículo 61 del Acuerdo sobre los ADPIC).
No obstante que el Acuerdo señala la obligación de establecer procedimientos penales en los dos casos mencionados, deja en libertad a los Estados para determinar la sanción imponible, que puede comprender pena de prisión, sanciones pecuniarias que sean coherentes con el nivel de sanciones aplicadas a delitos similares, o ambas. Lo importante es que las sanciones previstas sean lo suficientemente drásticas para disuadir la comisión del delito o la reincidencia del infractor. Comúnmente se ha tomado como referencia para el estable-cimiento de las penas, los delitos de fraude y estafa.16 El Acuerdo también señala que dentro de las disposiciones que pueden ordenarse en los procedimientos penales se incluye el decomiso y la destrucción de las mercancías infractoras y de todos los materiales y accesorios utilizados para la comisión del delito.
En la legislación centroamericana, el cumplimiento de las disposiciones anteriores supera lo requerido en el Acuerdo sobre los ADPIC. La mayoría de los países contemplan, en adición a los casos señalados en el Acuerdo, sanciones penales para la violación de la ma-yoría de los derechos de exclusividad previstos en favor de autores e inventores y muchos de ellos prevén la aplicación de penas privativas de libertad y sanciones pecuniarias. Se ha optado por establecer para la represión de estos delitos más de una pena principal (prisión y multa), debido al nivel de enriquecimiento que deriva del comercio de las mercancías infractoras. La decisión de establecer penas privativas de libertad ha obedecido también al hecho de que las sanciones exclusivamente pecuniarias no resultan ser disuasorias, en particular porque:
los beneficios obtenidos por la actividad ilícita permiten considerar como un “costo” el monto de las multas, aunque se reconoce que en las penas privativas de libertad también existe el peligro de que éstas sean conmutadas -atendiendo a las condiciones económicas del penado- dejando con ello de ser disuasorias; y
las personas a quienes se encarga la comercialización de los productos ilícitos, pertenecen en su mayoría al sector de la economía informal y carecen de capacidad económica para responder por los daños y perjuicios ocasionados al titular del derecho.
El ejercicio de la acción penal no excluye la responsabilidad civil derivada del delito; y la imposición de la multa -ya sea que se encuentre prevista como pena principal o complementaria- no sustituye la obligación de reparar los daños e indemnizar al titular del derecho por los perjuicios ocasionados por la actividad ilícita. La reparación e indemnización deben ser ordenadas por las autoridades judiciales, aún cuando el infractor haya desarrollado la actividad sancionada, sin saber o sin tener motivos para saber que estaba violando un derecho.
Para la persecución de estos delitos, algunos de los países de la región han creado fiscalías especializadas, tal como sucede en el caso de El Salvador, Guatemala y Panamá.
9. Medidas Cautelares
Para activar la función jurisdiccional del Estado, no es necesario que el titular del derecho espere la transgresión del precepto jurídico. Las leyes prevé mecanismos que tienen por objeto anticipar los efectos de la jurisdicción con la finalidad de (1) prevenir la infracción del derecho; (2) prevenir las consecuencias de esa violación; (3) evitar que el daño producido por la violación de la norma resulte agravado por la llegada tardía del remedio jurisdiccional; o, (4) preservar un medio de prueba relacionado con la infracción, a efecto de asegurar el resultado de las acciones que ejerza el titular en contra del infractor.
Por su naturaleza, no existe en las legislaciones nacionales ninguna limitación respecto a las medidas que pueden solicitarse en ejercicio de una acción cautelar. La norma general establece que el interesado puede solicitar las providencias, que según las circunstancias, parezcan más idóneas para asegurar sus derechos. En consecuencia, las autoridades judiciales pueden ordenar las medidas que resulten más eficaces para lograr los objetivos señalados en el párrafo anterior.
Estos mismos criterios fueron incorporados en el artículo 50 del Acuerdo sobre los ADPIC, en el que se señala el objeto y requisitos para ordenar una medida cautelar, así como las consecuencias a que queda sujeta la parte que las solicite en el caso de que no inicie el proce-dimiento para obtener una decisión sobre el fondo del asunto; pero no se enumeran las medidas que pueden decretarse. Las disposiciones previstas en el Acuerdo se aplican también a las medidas cautelares que ordenen las autoridades que tengan competencia para conocer en los procedimientos administrativos.
Usualmente cuando la acción se inicia para prevenir la infracción del derecho, el titular solicitará el comiso de las mercancías infractoras –si éstas se encuentran dentro del territorio aduanero nacional– o la suspensión del despacho de aduanas, cuando tenga conocimiento de la importación de las mismas.
Cuando la acción se inicia para prevenir un agravamiento de los daños ocasio-nados por la infracción del derecho, las autoridades judiciales ordenarán, a solicitud del titular, (1) la cesación inmediata de los actos que constituyen la competencia ilícita; y (2) el retiro de los productos infractores de los circuitos comerciales.
Cuando la acción se inicia para preservar un medio de prueba relacionado con la infracción, las autoridades judiciales podrán ordenar, entre otras medidas, (1) el allanamiento del inmueble en el que se encuentren las mercancías infractoras o los equipos y materiales utilizados en su fabricación; (2) el comiso o secuestro de dichos bienes; y (3) la revisión de la contabilidad del supuesto infractor para establecer los beneficios obtenidos como resultado de la infracción.
Por último, cuando se trate de garantizar el pago de los daños y perjuicios ocasionados al titular del derecho, puede optarse por el embargo de bienes del demandado. Generalmente esta medida se ordenará cuando ya se haya determinado la violación del derecho y la responsabilidad del demandado.
Las medidas cautelares pueden solicitarse antes de iniciar la acción penal o civil, o durante la tramitación del procedimiento. Si se solicitan antes de iniciar la acción principal, su duración es temporal y la persona a cuyo favor se otorgan debe constituir una fianza o garantía suficiente para responder de los eventuales daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida a la parte contraria. La duración de las medidas cautelares está determinada en la legislación nacional de cada uno de los países. En todo caso, el Acuerdo sobre los ADPIC señala que a falta de determinación en la legislación nacional, el plazo no será superior a 20 días hábiles o 31 días naturales, si este último plazo fuera mayor (artículo 50.6 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Independientemente del hecho que se soliciten antes de iniciar la acción o durante el procedimiento, el Acuerdo señala que las medidas deben decretarse sin necesidad de oir a la otra parte (inaudita altera parte), especialmente cuando haya probabilidad de que cualquier retraso cause un daño irreparable al titular del derecho o cuando haya un riesgo de que las pruebas de la infracción desaparezcan o se destruyan (Artículo 50.2 del Acuerdo sobre los ADPIC).
El solicitante de la medida deberá aportar las pruebas de la titularidad del derecho y las pruebas de que razonablemente disponga respecto al hecho de que su derecho es o va a ser objeto de una infracción. Por regla general, las pruebas de la infracción la constituyen las mercancías ilícitas y los medios utilizados para producirlas que se encuentran en poder del adversario, por lo que las autoridades judiciales podrán ordenar el comiso o secuestro de éstas, bastando para ello que el titular identifique el lugar en donde se encuentran y acredite haber constituido la fianza o garantía respectiva, si la autoridad lo considera necesario.
En los casos en que la medida sea revocada o cuando se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción del derecho, el afectado por la medida podrá solicitar que el titular le pague una compensación por los daños y perjuicios ocasionados, y los gastos judiciales y extrajudiciales en que haya incurrido. Queda a salvo la responsabilidad de las autoridades que hayan ordenado la medida de buena fe.
Aunque no existe en las legislaciones centroamericanas ninguna limitación respecto a las medidas que pueden solicitarse, todas las leyes sobre propiedad intelectual del área incluyen algunas medidas específicas que tienden a evitar al titular el agravamiento del daño derivado de la infracción y a preservar los medios de prueba relacionados con la infracción. Las medidas contempladas para evitar el agravamiento del daño no buscan asegurar al titular el pago de los daños y perjuicios causados por la infracción, por lo que en cuanto a esto respecta pueden solicitarse cualesquiera otras medidas contempladas en la legislación procesal ordinaria.
En el caso de la legislación guatemalteca, se incluye una disposición de acuerdo con la cual, las medidas cautelares que tengan por objeto (1) impedir o prevenir la comisión de una infracción; (2) evitar las consecuencias de esa infracción; u (3) obtener o conservar pruebas relacionadas con una infracción, no podrán ser dejadas sin efecto mediante una caución o garantía prestada por la parte demandada. La contragarantía sólo es admisible para levantar aquellas medidas cautelares que tengan por objeto asegurar la pretensión restauradora de los daños y perjuicios causados por la infracción.17
10. Medidas en Frontera
Sucede a veces, que los actos que constituyen la infracción a los derechos (competencia ilícita) no han sido realizados dentro del territorio nacional, pero si se permite la importación de las mercancías infractoras, su colocación en el mercado causará un daño irreparable al titular del derecho; o bien, han sido elaborados en el territorio nacional para ser enviados a otros mercados. En atención a esta situación, el Acuerdo sobre los ADPIC señala que los Miembros están obligados a adoptar –por lo menos– procedimientos que permitan al titular del derecho solicitar la suspensión de la importación de las mercancías falsificadas y las mercancías pirata. Es opcional el establecimiento de estos procedimientos para la suspensión del despacho de las mercancías destinadas a la exportación y no existe obligación expresa de aplicar estas disposiciones a las mercancías en tránsito, al equipaje personal de los viajeros ni a pequeñas cantidades de mercancías que no tengan carácter comercial (artículos 51 y 60 del Acuerdo sobre los ADPIC).
De conformidad con el Acuerdo, la suspensión del despacho de aduanas puede solicitarse directamente a la autoridad aduanera o a las autoridades judiciales competentes, para lo cual el interesado debe aportar pruebas suficientes que demuestren que existe una presunción de infracción. El solicitante deberá además, describir en forma detallada las mercancías ilegítimas que se presume serán importadas o exportadas -para que las autoridades aduaneras puedan identificarlas fácilmente- y constituir la fianza o garantía que ordene la autoridad respectiva (artículos 51, 52 y 53 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Si la medida es ordenada por las autoridades aduaneras, la suspensión del despacho se mantendrá durante un plazo de diez días hábiles, prorrogable por un período igual, dentro del cual el titular del derecho debe iniciar la acción judicial sobre el fondo del asunto u obtener una orden judicial para mantener la medida vigente. El monto de la garantía constituida deberá ser suficiente para proteger al demandado y a las autoridades competentes. Si la medida se solicita directamente ante un juez, se considerará, en cuanto a sus requisitos y efectos, como una medida cautelar (artículos 53 y 55 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Las autoridades judiciales están obligadas a permitir que el titular del derecho inspeccione las mercancías retenidas en la aduana, a efecto de que cuente con suficientes elementos para sustentar su acción. Este derecho también le asiste al consignatario de los bienes retenidos, para el caso que requiera iniciar una acción en contra de quien obtuvo la medida (artículo 57 del Acuerdo sobre los ADPIC).
Finalmente, la aplicación de la medida también puede solicitarse de oficio, en cuyo caso, tanto las autoridades que la soliciten como los funcionarios que las ejecuten quedarán eximidos de toda responsabilidad, siempre que sus actuaciones hayan sido realizadas de buena fe y en estricto apego a las disposiciones de la ley (Artículo 58 del Acuerdo sobre los ADPIC).
En la región centroamericana la regulación de las medidas en frontera varía en cada país. En Costa Rica se contempla la posibilidad de solicitar la suspensión de la importación de cualquier mercancía que viole derechos de propiedad intelectual protegidos (artículo 10 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual).
En El Salvador, no existen disposiciones específicas sobre medidas en frontera, de tal forma que la suspensión del despacho en aduanas de las mercancías infractoras debe solicitarse como medida cautelar. No obstante lo anterior, el artículo 91 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual permite que se solicite y se obtenga, como medida cautelar, la prohibición de importar o exportar ejemplares de una obra o fonograma ilícitamente reproducidos.
En el caso de Guatemala, se contempla la posibilidad de solicitar la suspensión de la importación y de la exportación de (1) mercancías que lesionen un derecho de autor, comprendiendo dentro de este concepto los derechos conexos (artículo 129 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos); y (2) mercancías que incorporen una marca registrada en el país a favor de un tercero (artículo 190 de la Ley de Propiedad Industrial).
Respecto a la legislación hondureña, la prohibición de importar o exportar productos infractores está prevista dentro de las medidas que el titular puede pedir para proteger sus derechos (artículos 174 de la Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos y 163 de la Ley de Propiedad Industrial), de tal forma que resulta aplicable para suspender la importación o exportación de cualquier mercancía infractora, tal y como lo regula la legislación costarricense.
En Nicaragua, existen disposiciones específicas para la aplicación de medidas en frontera en la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos y en la Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales, cuyas disposiciones se aplican también para la protección de los esquemas de trazado y las obtenciones vegetales. En el caso de mercancías que lesionen un derecho de autor, la suspensión del despacho en aduanas puede solicitarse como medida cautelar.18
Finalmente, en el caso de la legislación panameña, es posible solicitar la suspensión de la importación de cualquier producto que lesione un derecho de propiedad intelectual como una medida cautelar.
11. Conclusiones
a) Tal como se ha expuesto en las páginas anteriores, los países de la región centroamericana incorporan en su legislación los mecanismos previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC para garantizar la observancia de los derechos de propiedad intelectual.
b) En virtud de que las leyes sobre propiedad intelectual fueron aprobadas recientemente, no se cuenta aún con estadísticas que sirvan para analizar la efectividad de las normas que han sido incorporadas para garantizar la observancia de los derechos reconocidos en favor de los autores de las creaciones protegidas.
c) A excepción de Honduras –cuya legislación contempla procedimientos administrativos– y Costa Rica –cuya legislación permite que las autoridades administrativas puedan ordenar medidas cautelares– los procedimientos en materia de propiedad intelectual se tramitan de conformidad con las disposiciones procesales comunes. Tampoco se han creado tribunales especializados para conocer de estas acciones.
d) Aunque el Acuerdo sobre los ADPIC no incorpora ninguna obligación para establecer un sistema judicial especial para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, la obligación de otorgar una protección efectiva a los derechos reconocidos en las leyes nacionales enfrenta el problema de un sistema judicial poco eficiente, aunque ya se han tomado acciones al respecto. Bajo estas circunstancias, la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual constituye el desafío más grande que enfrentan los países de la región centroamericana.
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Resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Los textos jurídicos. Publicación de la Secretaría del GATT. Ginebra
Leyes sobre Propiedad Intelectual de la Región Centroamericana
Costa Rica
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual
El Salvador
Ley Fomento y Protección de la Propiedad Intelectual
Guatemala
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
Ley de Propiedad Industrial
Honduras
Ley del Derecho de Autor y Derechos Conexos
Ley de Propiedad Industrial
Nicaragua
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos
Ley de Patentes de Invención, Modelo de Utilidad y Diseños Industriales
Panamá
Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos
Ley de Propiedad Industrial
1 Se consideran falsificadas las mercancías que se ponen a la venta identificadas con una marca de fábrica que el vendedor no está autorizado a utilizar en el territorio en donde se produce la venta, porque se encuentra registrada a favor de un tercero. Las mercancías pirata son las que vulneran el derecho de autor, entendiendo dentro de este concepto los derechos conexos. Se trata en general, de productos identificados con una marca notoriamente conocida, que por el renombre del signo puede venderse a un precio elevado y de copias no autorizadas de obras o fonogramas que se realizan a muy bajo costo gracias al desarrollo tecnológico.
2 Las categorías de propiedad intelectual que se encuentran protegidas por el Acuerdo sobre los ADPIC, por considerarse que las creaciones que pertenecen a las mismas se incorporan a productos que se encuentran en el comercio, son las siguientes:
Derecho de Autor
Derechos Conexos
Marcas
Indicaciones Geográficas
Invenciones
Variedades Vegetales, que pueden estar protegidas por el sistema de patentes, por un sistema sui generis o por una combinación del sistema de patentes y un sistema sui generis.
Diseños Industriales
Esquemas de Trazado de Circuitos Integrados
3 En materia de derecho de autor, todos los países centroamericanos contemplan derechos exclusivos más amplios que los previstos en el Acuerdo sobre los ADPIC e incorporan varias de las disposiciones de los nuevosTratados de la OMPI sobre Derecho de Autor y Ejecución y Fonogramas; también prevén un plazo de protección mayor al señalado en el Acuerdo, a excepción de El Salvador y Panamá. En materia de signos distintivos, se contempla para las marcas una protección inicial mayor y se prevé que durante el plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento, el registro conserve su validez. La prohibición de utilizar cualquier indicación geográfica que induzca a error respecto del lugar de origen de los productos se aplica aunque la indicación se utilice acompañada de expresiones tales como “clase”, “tipo”, “estilo”, “imitación” u otras análogas.
4 Al respecto, Robert Sherwood citado por Pedro Roffe en su obra “El Acuerdo TRIP’s y sus efectos: El caso de los países en desarrollo” señala que en la mayoría de los países en desarrollo, las oficinas encargadas de la admi-nistración de la propiedad intelectual no se encuentran capacitadas para asumir las nuevas responsabilidades que surgen del Acuerdo, particularmente por la escasez de recursos; y que la falta de credibilidad de los regímenes de protección de los países en desarrollo, resulta en gran medida de la incapacidad de los sistemas judiciales para otorgar una protección efectiva contra las infracciones a los derechos de propiedad intelectual. Para lograr una administración pública eficiente, los países pueden recurrir al compromiso adquirido por los países desarrollados, en el marco de las negociaciones de la OMC, relacionado con la obligación de prestar cooperación técnica y financiera a los países en desarrollo o menos adelantados. Esta cooperación comprende:
a) La asistencia en la preparación de leyes, tanto para la protección de los derechos de propiedad intelectual como para prevenir el abuso de los mismos;
b) La formación del personal que debe tener a su cargo la administración de las leyes de propiedad intelectual; y
c) El apoyo para el establecimiento y mejoramiento de las oficinas nacionales competentes en esta materia.
En este sentido, el Proyecto de Propiedad Intelectual que ejecuta la Secretaría de Integración Económica Centroamericana ha colaborado con los gobiernos de los países de la región centroamericana, incluyendo a Panamá, en las tres áreas de cooperación señaladas, aunque el objetivo del proyecto no incluye el último de los componentes y se ha realizado en forma extraordinaria. Como resultado de ello, de 1996 a la fecha se han capacitado más de cinco mil personas y se ha proporcionado equipo por un valor aproximado de $74,000.00 dólares de los Estados Unidos.</