INTERNET, LOS NOMBRES DE DOMINIO Y LAS MARCAS
Marco Antonio Palacios
Abogado y Notario guatemalteco, consultor del Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA-USAID
INTERNET se inició en los Estados Unidos de América como respuesta al esfuerzo e intereses del Departamento de Defensa, de algunas universidades y de otras instituciones académicas de ese país (a las que dicho Departamento de Defensa encomendaba investigaciones especiales), por interconectar sus servidores y redes locales, que se habían convertido en esenciales para el manejo de información especializada y para el desarrollo de investigaciones científicas. Al implementar INTERNET, el Departamento Defensa también tenía como objeto contar con un medio de comunicación seguro y eficiente que, además, pudiera ser utilizado inclusive ante la eventualidad de una guerra nuclear. A pesar de divergencias en fechas, muchos autores están de acuerdo en fijar los primeros años de los setenta como la fecha de nacimiento de INTERNET.
Actualmente, INTERNET ya no es una herramienta de comunicación del dominio exclusivo de una entidad o país; su fenomenal crecimiento y su transformación en un medio de comunicación de uso comercial permite a millones de personas en el mundo navegar por el denominado ciberespacio o espacio cibernético. Su crecimiento y su utilidad han hecho que INTERNET se convierta en un instrumento fundamental de la economía mundial.
Cuando uno se pregunta cómo llegó INTERNET a ser lo que es hoy y qué regulaciones y políticas han fundamentado su desarrollo, no se encuentra respuesta precisa. Desde el punto de vista legal INTERNET sencillamente nació, creció y está ahí. Hoy su vertiginoso desarrollo empieza a provocar problemas jurídicos y comerciales, muy especialmente en lo referente a los derechos de propiedad intelectual y, dentro de éstos, haremos referencia a lo tocante a las marcas.
El desarrollo del ciberespacio provoca ahora una serie de cuestionamientos y reflexiones en torno a la relación de las marcas con los nombres de dominio (domain names). Los nombres de dominio son, por su naturaleza, similares a las marcas. A pesar de ello, al asignar los nombres de dominio, prácticamente no se ha hecho consideración alguna en relación a las marcas, lo que se ha traducido en una cierta colisión de derechos y una cierta colisión entre la asignación de nombres de dominio en INTERNET y las leyes marcarias nacionales.
Los nombres de dominio son utilizados para atraer o llevar al cibervisitante a la home page (presentación en INTERNET) de una compañía o empresa que ofrece sus bienes o servicios o a una entidad que ofrece información (inclusive sin fines de lucro); en muchos casos, ese nombre de dominio es a la vez una marca de la empresa mientras que, en otros, puede ser una marca que no tiene relación con quien lo usa y hasta tratarse de una expresión caprichosa.
NOMBRES DE DOMINIO
(DOMAIN NAMES)
Para tener presencia en INTERNET se requiere un nombre de dominio. Un nombre de dominio es un sustituto amigable para una dirección en INTERNET. Una verdadera dirección en INTERNET es un número parecido a número de teléfono internacional; es decir, es un identificador. Estas direcciones permiten conectarse a y ser parte de INTERNET. Las direcciones son, de hecho, numéricas conforme a un protocolo (programa de ordenador) y consisten en general de cuatro grupos de hasta tres dígitos cada uno, separados por un punto. Así, una dirección en INTERNET podría ser algo como esto: 280.21.31.6
Con fines prácticos y para facilitar su memorización, esas direcciones numéricas se equiparan a letras, constituyéndose así los nombres de dominio.
Todos los nombres de dominio deben usar un prefijo, por ejemplo: http://www donde "http" indica el protocolo de INTERNET a utilizar y "www" indica la "red de cobertura mundial", un área de navegación y acceso amigable del INTERNET.
Los nombres de dominio se componen, al menos, de dos partes: nombres de dominio de primer nivel (top level domain names) y de segundo nivel (second level); en algunos casos pueden incluir un tercer nivel (third level). Los niveles se cuentan de derecha hacia izquierda.
Existe un número ilimitado de top level domain names (TLDs), los que, conforme al documento TDN/CM/2 de la OMPI de fecha 26 de marzo de este año, podemos agrupar en cuatro categorías:
1. Códigos de países conforme versión alpha 2 (dos caracteres) de la nomenclatura ISO 3166 (v.gr., gt para Guatemala; ch para Suiza; ca para Canadá; uk para Reino Unido, etc.)
2. Clasificación.mil, .edu, y .gov, reservados para la milicia, instituciones educativas y agencias de gobierno, respectivamente. Estos tres TLDs son producto de una clasificación originalmente hecha en los Estados Unidos de América, donde surgió INTERNET.
3. Clasificación .com, .org y .net (TLDs genéricos); en cualquier país del mundo los usuarios pueden registrarse bajo estos TLDs genéricos (gTLDs); así, .com está reservado para empresas o entes comerciales; .org para organizaciones no lucrativas y .net para redes (networks).
4. Clasificación .int, reservada para organizaciones establecidas por tratados internacionales, las que deben utilizar su nombre o acrónimo como nombre de dominio de segundo nivel.
Actualmente existe únicamente un TLD para uso comercial, que no identifica con exclusividad a un país sino que puede ser utilizado por cualquiera: se trata del ".com". Para registrarse bajo este TLD debe acudirse al único "registro" autorizado para hacerlo: el Network Solutions, Inc. (NSI), en los Estados Unidos de América. Debido a la crítica generalizada hacia el monopolio de la NSI en el uso del TLD comercial, el Comité Internacional Ad Hoc (IAHC) convocado para proponer regulaciones a INTERNET, decidió crear otros gTLDs y, adicionalmente, establecer 28 nuevos registros a nivel mundial. Se espera que esto se implemente durante el segundo semestre de 1997. Los nuevos gTLDs que se crearán son: .firm, para negocios, firmas profesionales, consultorías; .store, para negocios que ofrezcan venta de mercancías; .web, para entes con actividades relacionadas a la World Wide Web; .arts, para entidades relacionadas con actividades culturales y de entretenimiento; .rec, para actividades de recreación; .info, para entidades que proveen servicios de información; .nom, para aquéllos que deseen una nomenclatura individualizada o personal.
Es importante diferenciar los nombres de dominio de la dirección electrónica o e-mail en INTERNET.
Una dirección electrónica (e-mail address) identifica una cuenta personal ubicada en una dirección particular de INTERNET, esto es, en un servidor que posee un nombre de dominio. La dirección electrónica debe estar obligadamente asociada a un servidor con un nombre de dominio. La unión entre un e-mail y el nombre de dominio la da el símbolo "@" que, traducido a nuestro lenguaje, equivale a "en". Así, una dirección electrónica incluye el identificador personal y un nombre de dominio.
Gráficamente, la relación de los nombres de dominio con la dirección electrónica puede ilustrarse de la manera siguiente:
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Como hemos visto, los TLDs están ya determinados, de modo que lo que realmente se "personaliza" (por decirlo de alguna manera) son el second level domain name y el third level domain name.
Cuando INTERNET nació, su uso estaba limitado a las universidades, a la milicia y al gobierno de los Estados Unidos de América. Conforme creció y abarcó, muy particularmente, el campo comercial, la U.S. NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (NSF) decidió que sería mejor contratar a una empresa privada para el manejo de la asignación de nombres de dominio. Así, en 1993, la NSF celebró un contrato con Network Solutions, Inc. (NSI) para la administración y registro de los nombres de dominio cuyos TLDs sean ".com", ".edu", ".org", ".gov" y ".net" (.mil quedó excluido). Posteriormente, en cada país en donde INTERNET se a hecho disponible, se conformaron los llamados Network Information Centers, NIC (Centro de Información de Redes), que asignan el nombre de dominio de segundo y tercer nivel, cuando corresponde.
Los nombres de dominio se asignan de acuerdo con el principio de que el primero que solicita es el primero en ser servido (first come, first served), un equivalente a "primero en registro, primero en derecho". Siendo así, no se previó que ese sistema podría traer consigo problemas por infracción de derechos marcarios. Ni la entidad NSI ni los NICs que existen en cada país tiene en estos momentos la competencia para rechazar el registro de un nombre de dominio basados en que éste es igual o similar a una marca; todo lo que se limitan a hacer es a rechazar la solicitud de un nombre de dominio que sea idéntico a uno existente en su registro. Sin embargo, basta con una mínima variación para que se permita un registro. Por ejemplo, si mundo.com estuviese registrado, no habría razón para evitar el registro de mun-do.com.
El problema entre marcas y nombres de dominio surgió con el aparecimiento de la red (web) y el auge comercial que despertó a raíz del descubrimiento de las grandes posibilidades de mercadeo que INTERNET representa.
Cuando el mundo comercial ingresó al ciberespacio varios problemas surgieron para los titulares de derechos marcarios.
El primer problema marcario de conocimiento público en INTERNET estuvo relacionado con la corporación McDonald's (restaurantes de comida rápida). Josh Quittner, un reportero de Newsday, se percató de que McDonald's no había registrado su nombre en INTERNET y decidió registrarlo como propio (mcdonalds.com) y, además, registrar su e-mail como ronald@mcdonalds.com. Posteriormente, Quittner hizo público el hecho a través de un artículo en la revista WIRED (1994), a raíz del cual él y la corporación afectada entraron en contacto y resolvieron el problema "amigablemente": McDonald's hizo una donación a favor de una escuela en Nueva York a cambio de que Quittner renunciara a su nombre de dominio a favor de la corporación.
Muchos otros casos se han dado y siguen dando. Lamentablemente, la mayoría no se soluciona fácilmente o, simplemente, no se llegan a resolver. El nombre de dominio puede ser el nombre comercial o la marca de una entidad y puede provocar serias confusiones en el área comercial del ciberespacio con los correspondientes perjuicios económicos y defraudación al consumidor. "Hertz", "Coke", "MTV", "Microsoft", "7up", "Rolex", son algunas marcas famosas que han sido pirateadas y que se registraron bajo el TLD ".com".
Preocupaciones serias en materia marcaria se manifiestan a raíz de la expansión comercial de INTERNET, tales como el problema de la dilución de la marca, la piratería de los signos distintivos con fines de lucro, protección de otros signos distintivos que pueden constituir marca tales como las pantallas de presentación y de interfases (lo que se conoce como un equivalente al trade dress ), etc. Como resulta notorio, es necesario desarrollar políticas, normas y jurisprudencia para corregir estas violaciones y evitarlas en el futuro inmediato.
Cuando estos problemas se presentaron, NSI y la NSF readecuaron su contrato con el objeto de intentar dar algún alivio al problema de colusión entre los derechos marcarios y los nombres de dominio y acordaron otorgar al titular de una marca registrada a nivel federal en los Estaods Unidos de América, la posibilidad de oponerse al registro de un nombre de dominio y acordaron otorgar al titular de una marca registrada a nivel federal en los Estados Unidos de América, la posibilidad de oponerse al registro de un nombre de dominio, debiendo demostrar la existencia del registro dentro de un plazo dado; además, se fijaron tasas para el registro del nombre de dominio y tasas anuales para mantenerlo vigente. Sin embargo, esto no ha solucionado el problema y, mientras tanto, surgen otros relacionados con el abuso que pueda hecer de ese mecanismo el titular de una marca. Este es el caso de la especialidad de la marca, es decir, de los bienes que ésta ampara pues, conforme el derecho marcario (salvo lo relacionado con las marcas notorias), puede existir una misma marca para bienes totalmente diferentes y de diferentes titulares. ¿Qué sucede, entonces, si un sujeto quiere registrar el nombre de dominio "sanson" para venta de pelucas y se opone a ello un titular de la marca "sanson" para vitaminas? Como se ve, el problema tiene dos caras y los abusos pueden darse en dos vías.
Una consecuencia de la problemática jurídica que deriva de INTERNET es el aumento de litigios por infracción de marcas, sin que a la fecha se haya definido un esquema que asegure a los titulares la vigencia plena de sus derechos. Independientemente de lo anterior, no hay tampoco a la fecha criterios valederos que impidan que la legislación marcaria pueda aplicarse a la violación derivada del uso de un nombre de dominio. Definitivamente se trata de planteamientos especiales por tratarse de violaciones ocurridas en el ciberespacio, pero esto no debe constituirse en obstáculo a la tutela de los derechos.
El tema marcario en el ciberespacio invita a meditar seriamente sobre la necesidad de proveer una mejor regulación que propicie la certeza jurídica de los derechos adquiridos y de los derechos que puedan derivarse del uso de nombres de dominio en INTERNET. Téngase presente que un nombre de dominio de segundo a tercer nivel puede, con el tiempo, adquirir un cierto reconocimiento en función de la actividad comercial que identifica pero, ¿dará esto lugar a reconocer derechos marcarios sobre la base del uso de un nombre de dominio?
¿Qué sucede, además, con el registro de "términos genéricos" como nombres de dominio (por ejemplo, "pasteles.com" para pastelería), ya que los nombres de dominio confieren "exclusividad" en el uso del término y ninguna otra persona puede obtener el mismo nombre de dominio de segundo nivel en un TLD particular? Recordemos que, conforme al derecho marcario (y esto es uniforme internacionalmente), no se permite obtener la exclusividad de un término genérico, es decir, no es registrable ni utilizable como marca, sin embargo, conforme a las actuales y mínimas regulaciones en la asignación de nombres de dominio, no existe limitación alguna para el registro de genéricos.
Para analizar esta compleja telaraña de problemas identificados y por identificar, se conformó un Comité Internacional Ad Hoc (IAHC) de expertos sobre la materia, convocado por la Internet Society que ha trabajado intensamente durante los últimos seis meses con el objeto de encontrar soluciones. La OMPI forma parte del Comité y esa institución ha convocado a la primera Reunión Consultiva sobre Marcas y Nombres de Dominio en INTERNET, que se llevará a cabo del 26 al 30 de mayo de 1997.
El 4 de febrero de este año, el IAHC presentó su informe final, presentando recomendaciones y propuestas preliminares de instrumentos legales para la administración de los gTLDs. De estas recomendaciones, se implementarán en el corto plazo las siguientes: ampliar, al menos en siete más, los TLDs, a lo cual ya se hizo referencia en otra parte de este artículo; constituir al menos 28 registros de nombres de dominio alrededor del mundo, los que contarán con políticas y normas armonizadas y mantendrán interrelación para garantizar la mayor certeza posible en el proceso de registro.
Además de estas acciones, se continúa trabajando en establecer mecanismos de solución de controversias alternativos a las cortes, con el objeto de garantizar que los problemas se resuelvan de manera más directa y en el menor tiempo posible.
Este artículo ha intentado presentar al lector, a título introductorio, el tema de INTERNET y su relación con las marcas. La problemática es compleja y requiere mayor profundización; sin embargo, es importante sensibilizar a los usuarios de INTERNET y a los titulares de marcas en torno a los problemas de colisión de derechos, a la necesidad de impedirlos y a la importancia de informarse sobre estos temas.
Para los países centroamericanos y para las empresas de la región, el tema es nuevo y complejo; sin embargo, se trata de un tipo de problemas que ya se viven en Centroamérica, por lo que es importante conocerlo y prepararse para afrontarlo debidamente. Con este fin, es necesario dar seguimiento al desarrollo de los Comités de expertos que tratan el tema y estar prestos para adoptar las soluciones que mejor convengan. El empresario centroamericano debe tener siempre presente que su nombre comercial y sus marcas constituyen el activo más valioso que pueda tener y que, por lo mismo, debe prestarles gran atención.
IAHC: Informe Final del Comité Internacional Ad Hoc sobre recomendaciones para la administración de los gTLDs. 4 de febrero de 1997.
MAHER, David W.: Trademarks on the Internet. Who's in Charge? 1996.
OMPI: Documento TDN/CM/I/1 del 26 de marzo de 1997.
OMPI: Documento TDN/MC/I/1 del 17 de diciembre de 1996.
[FOTO página 14 / solicitar original a la SIECA]
La fotografía muestra el momento en el que el Secretario General de la SIECA, Haroldo Rodas Melgar, y el Director de USAID para Guatemala, Stacey Rhodes, suscriben el Proyecto de Apoyo a la Participación de Centroamérica en el Area de Libre Comercio de las Américas (PROALCA) - IPR,
que incluye un importante componente para el apoyo a la propiedad intelectual en la región.
El evento tuvo lugar en el salón Alberto Fuentes Mohr, en la sede de la SIECA el 22 de agosto de 1996.
A la izquierda, Marco Antonio Palacios, coordinador del proyecto.