LAS MARCAS NOTORIAS Y FAMOSAS
Martha Evelyn Menjívar
Abogada y Notaria Salvadoreña. Consultora del Proyecto de Propiedad Intelectual SIECA-USAID
En las postrimerías de este siglo, el comercio se está desarrollando a velocidades vertiginosas y resulta muy difícil, sobre todo para los comerciantes, seguir identificando y distinguiendo sus productos de otros idénticos o similares. Por otra parte, el consumidor, gracias a la libre competencia, tiene la facultad de escoger el producto o servicio que reúna las expectativas que le satisfagan más; por lo tanto, las marcas deben ser especiales y gozar de un poder distintivo.
Actualmente existe un tipo de marca tan particular que su protección sobrepasa los criterios de especialidad (la protección no se limita a la clase del producto que la marca distingue) y el de territorialidad (la protección no se limita al sector geográfico en que se encuentran inscritas) con la que se protege el común de las marcas, ya que la protección se demanda inclusive fuera del territorio del Estado en el que se registran o se usan.
Estas marcas son la notoria y la famosa. Entre ambas existe una diferencia mínima puesto que, si bien es cierto que todas las marcas famosas son notoriamente conocidas, no todas las notorias son famosas. La pauta radica en el grado de conocimiento que el público tenga de las mismas; por ejemplo, las marcas famosas son conocidas por el público tenga de las mismas; por ejemplo, las marcas famosas son conocidas por el público en general, por un sector poblacional extenso, sean consumidores reales o potenciales, y su protección se extiende a productos diferentes; por el contrario, las marcas notorias son conocidas solamente por el grupo de consumidores o el sector pertinente al que van dirigidas.
Pero, ¿cómo evaluar la "notoriedad de una marca" desde la óptica jurídica? Esta pregunta aún no posee una respuesta definitiva y deberán invocarse varios criterios para poder determinarla. Por ejemplo, una marca es notoria cuando identifica productos o servicios que gozan de cierta cualidad, adquiere una aceptación en el público consumidor y una reputación que es inicialmente local y que, más tarde, se va difundiendo más allá de las fronteras del país del que es originaria, hasta convertirse en una marca internacionalmente conocida. Aquí juega un papel importante la publicidad; en nuestros días, el desarrollo de los medios de comunicación y de la información publicitaria ha dado lugar a que algunos signos sean notorios y otros famosos. Este poder de atracción representa un aspecto del valor económico que es distinto de aquél que resulta de simplemente identificar el origen; por ejemplo, las marcas FORD®, PHILLIP MORRIS®, L'OREAL®, NESTLÉ®, PEPSI®, COCA-COLA®, LANCOME®, son mundialmente conocidas gracias a la comunicación, el comercio de tipo internacional, los programas y factores publicitarios, e, inclusive, han llegado a ser conocidas fuera de las fronteras del país de origen antes de que se registren en los otros países en los que se desea protegerlas. Estas marcas gozan de un grado de prestigio poco frecuente lo que se traduce, eventualmente, en un símbolo de status.
Con relación a la base legal en la que descansa la protección para este tipo de distintivos, los gobiernos y organismos internacionales, preocupados por brindar una protección efectiva, han adoptado leyes y suscrito convenios que tienen a protegerlos de una manera segura puesto que, en la mayoría de casos, por carecer el legítimo propietario de un registro marcario en el país en que está operando, la usurpación por parte de comerciantes (desleales) es plenamente plausible.
El Convenio Centroamericano y su Protocolo
Para brindar una protección a este tipo de marcas, Centroamérica (con la excepción de Honduras y Panamá que, como veremos adelante, ya las protegen mediante leyes nacionales), cuenta con un Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial que rige la materia en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Específicamente, es el literal q) del artículo 10 de este instrumento el que se ha utilizado como la génesis de la protección a este tipo de distintivos a nivel centroamericano, junto con la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington) de 1929.
Al amparo de las disposiciones pertinentes de tales leyes, se han declarado sin lugar solicitudes de registro de distintivos notorios y famosos presentadas por parte de terceros no autorizados ya que, en caso de haberse concedido, se hubiera inducido a confusión y error al consumidor por indicar una falsa procedencia, naturaleza o cualidad.
Muchas personas que pretenden usurpar distintivos notorios que no son ni pueden ser de su propiedad, han invocado en sus argumentos de defensa al momento de ser rechazada su solicitud o ante una oposición que, por ejemplo, el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial está inspirado en el sistema atributivo y que, de acuerdo al artículo 17 del mismo cuerpo legal, sólo los distintivos registrados deben ser protegidos. De esa forma, quieren encontrar una justificación legal a una acción que persigue engañar al consumidor y lucrar con el prestigio de una marca que pertenece a otro.
El argumento que descansa en el sistema atributivo será superado definitivamente cuando el Protocolo de Modificación al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial cobre vigencia en los países de la región, sustituyendo a la actual legislación. A la luz de ese Protocolo no será necesaria una interpretación exhaustiva para brindar protección a las marcas notorias y famosas, que se reconocen y protegen de una forma clara. Así, el literal e) del artículo 9 del Protocolo contempla la no admisibilidad de registro de aquellos signos que constituyan "una reproducción, total o parcial, de cualquier signo distintivo notoriamente conocido en cualquier Estado Contratante por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales pertinentes, o en el comercio internacional, y que perteneciera a un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, cuando su uso fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo".
Lo novedoso de esta disposición es que la legislación centroamericana recogerá el criterio imperante internacionalmente según el cual no se exige el registro de la marca notoria para ser protegida. Es importante mencionar que, en caso de oposición contra una solicitud presentada por un tercero no autorizado, se deberá comprobar que se ha solicitado el registro ante el Registro de la Propiedad Industrial correspondiente.
Otro cuerpo legal que brinda protección a estos distintivos es el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial; específicamente en su artículo 6 bis, en el que se faculta a la autoridad competente (de oficio, si su legislación nacional se lo permite, o a instancia del interesado) a rehusar o invalidar un registro (en el caso de que ya se hubiera efectuado) o a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, que sea susceptible de crear confusión con una marca notoriamente conocida. Los parámetros para considerar a una marca como notoriamente conocida se dejan a discreción de la autoridad competente del país en el que se registra o se usa; es decir, ésta tiene la facultad de estimarla (recuperarla) como notoriamente conocida.
No obstante las bondades de esta disposición, la protección no es tan amplia porque únicamente se aplica a productos idénticos o similares y, por otra parte, el Convenio no incluye la protección a nombres comerciales notorios (aunque sí a las marcas de servicios notorias). Además, la práctica ha demostrado que una norma de este tipo (supranacional) es a veces insuficiente para resolver problemas relativos a la apropiación ilegal de los distintivos en el país en el que se reclama la protección. Esto obedece a diversas razones. Una de ellas, por ejemplo, es que la disposición no es aplicable, pues el país donde ocurrió esta apropiación ilegal no es miembro del Convenio de París o, si lo es, no existen mecanismos apropiados para hacer efectivas las disposiciones.
En el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, en español, o TRIPs, en inglés), encontramos una protección más completa a este tipo de distintivos. El segundo inciso de su artículo 16 confiere al titular de una marca el derecho a impedir el uso (a otras personas y sin su consentimiento) de distintivos que sean idénticos o similares a su marca siempre que esta brinde "probabilidad de confusión", lo que se aplica no sólo a marcas de fábrica y comercio sino también de servicios, siempre que éstas sean notoriamente conocidas por "el sector pertinente del público", aún cuando esa notoriedad venga dada por la promoción de dicha marca (publicidad).
Esta disposición deberá interpretarse como complementaria al Convenio de París; es decir, la marca será considerada notoria y recibirá protección cuando la autoridad competente la considere (en el lugar en que se invoca protección) como notoriamente conocida en el sector pertinente del público. Esto plantea el problema de que es humanamente imposible que la Autoridad competente (registrador, examinador, etc.) tenga conocimiento de la existencia de todas las marcas notorias y de que aunque la considere notoria, no existen parámetros universalmente definidos para reputarla así. Ante esta limitante, el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) convocó a un Comité de Expertos sobre Marcas Notoriamente Conocidas para establecer la mejor forma, armonizada internacionalmente, para establecer la notoriedad o forma de la marca. Por otra parte, especialistas en la materia han sugerido que las Autoridades competentes posean desde un directorio (lista, base de datos, etc.) hasta un libro de publicaciones en las cuales se contemple la mayoría de las marcas notorias. También se ha sugerido que sería de mucha utilidad contar con una definición internacional de marcas notorias y famosas.
Debe recordarse que el criterio decisivo no puede encontrarse en la extensión de la notoriedad en el espacio, ni en la duración de su uso, ni en la originalidad del signo, sino solamente en el efecto de atracción que la marca notoria ejerce sobre el público. La marca notoria es como una palabra mágica que lleva inmediatamente a pensar en una determinada mercadería fabricada por una sola empresa. De lo contrario, en caso de permitirse que ésta siga siendo utilizada por quién no es su legítimo propietario y para proteger productos diversos, la marca llega a perder su fuerza, su poder distintivo, lo que da lugar a que se diluya, se disperse en la mente del consumidor y llegue al extremo de utilizarse para productos no competitivos.
Otra normativa que brinda protección a este tipo de distintivo es la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial (Convención de Washington) de 1929. Como se señaló, el numeral 6º del artículo 3 de este instrumento faculta a la autoridad competente a denegar o cancelar el registro de una marca cuando ésta posea, dentro de sus elementos esenciales, frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica de una marca que pertenezca a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destina la marca, en cualquiera de los demás Estados contratantes. El problema con esta disposición es que, por un lado, no menciona claramente una protección a las marcas notorias y, por el otro, no estipula de qué manera deberá probarse "la pertenencia sobre tal"; es decir, la autoridad competente deberá recurrir a la interpretación de la norma para aplicarla a marcas notorias y famosas y considerar que el uso produce efectos jurídicos.
Honduras y Panamá cuentan con ordenamientos internos sobre la materia y protegen de una manera puntual las marcas notorias y famosas.
Honduras, que no ha suscrito el Convenio Centroamericano de Propiedad Industrial, posee una ley de la Propiedad Industrial en la que se ha prohibido expresamente el registro de aquellos signos que sean la reproducción total o parcial, la imitación, o la traducción de un signo distintivo, usado en ese país, que sea notoriamente conocido por el público o por los círculos empresariales del país y que pertenezca a un tercero, cualquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique cuando su uso fuese susceptible de crear confusión o un riesgo de asociación con la marca notoriamente conocida.
Por su parte, Panamá, en su Ley de Propiedad Industrial, brinda una protección similar, con la novedad de que es una ley que contempla claramente la diferencia entre las marcas notorias y las famosas, prohibiendo el registro de marcas o elementos de las mismas que sean "iguales" (identidad) o semejantes a las "marcas famosas o renombradas" o a marcas "notorias o conocidas", cuando se quiera aplicarlas a productos o servicios determinados de "acuerdo al grupo de consumidores a que va dirigida" (el sector pertinente de la población). Con relación a las marcas famosas, se brinda protección cuando éstas amparen cualquier tipo de productos o servicios sean las personas consumidoras o no del producto.
En síntesis, opinamos que, para brindar protección a las marcas notorias y famosas, no se requiere contar con un registro formal en el lugar en que se esté dando la usurpación, pero que es necesario que las autoridades cuenten con parámetros o índices de notoriedad y que los países tomen conciencia de la urgencia de dar protección a este tipo de distintivos en aras del consumidor y del productor para que lo estipulado por las legislaciones no sea únicamente una expresión de buena voluntad.