Este tipo de modalidad de marca constituye una de las figuras más novedosas de la protección a los signos distintivos en diversas legislaciones, y apunta a convertirse en una de las más recurridas e importantes.
En el caso de México, desde la promulgación de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial en 1991, se incorporó la protección específica de las marcas tridimensionales, como reconocimiento al hecho de que los envases y empaques de los productos constituyen también un medio de distinción frente al público consumidor, por lo que deben ser objeto de tutela cuando presenten rasgos originales.
La protección no se dispensa únicamente a formas tridimensionales que consistan en el envase o empaque de los productos, sino que cualquier otra forma tridimensional que identifique a los productos o servicios prestados, pueden ser materia de registro.
Ejemplos de formas tridimensionales de este tipo es, en un caso, la empleada en algunos automóviles en la parte delantera del auto, consistente en el emblema de la empresa (como el caso de “MERCEDES BENZ” que emplea su conocida estrella), o en el símbolo del automóvil (como en el caso de la camioneta “RAM CHARGER”, que utiliza precisamente la cabeza de un carnero), y en otro caso, elementos tridimensionales empleados para distinguir los servicios de un establecimiento, como en el caso de los famosos arcos de McDonald´s.
Sin embargo, la posibilidad de registrar una marca tridimensional no se limita a este tipo de emblemas o distintivos, sino que el producto en sí mismo, cuando es peculiar, puede optar por este tipo de cobertura. Una golosina con una forma especial, una lámpara original, una copa diferente o un bolígrafo con un diseño especial, son ejemplos de productos que pueden ser registrados como marcas tridimensionales.
Es vital que la empresa realice una revisión de los elementos tridimensionales empleados para el empaque o envase de sus productos, para determinar si se ha omitido el registro de cualquiera de ellos que por su originalidad resultase recomendable realizar.
Creemos sinceramente que la experiencia mexicana en la adopción del régimen de las marcas tridimensionales es muy representativo del caso de países latinoamericanos que no cuentan con esta figura, y proyectan incorporarlo en sus respectivas legislaciones.
1. Concepto de marca tridimensional; su problemática a la luz de la Ley de la Propiedad Industrial.
Prácticamente la totalidad de disposiciones en materia de marcas, en lo general, resultan aplicables a las marcas tridimensionales, compartiendo éstas las características de los diversos signos distintivos. Sin embargo, como resultado de su propia naturaleza, existen algunos aspectos particulares de las marcas tridimensionales que nos conducen a la existencia de un régimen específico para que este tipo de signos distintivos, que en el pasado, si bien no estuvieron excluidas de protección en nuestro sistema normativo de marcas, no estaban previstas
expresamente.
En este orden de ideas, resulta en consecuencia aplicable el concepto general de marca que proporciona la Ley de Propiedad Industrial en su Artículo 88, al establecer que “se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos y servicios de otros de su misma especie o clase de mercado”, siendo únicamente necesario añadir la nota específica de diferenciación del objeto tutelado, en el sentido de que se conforma por tres dimensiones.
Asimismo, resulta aplicable, en particular, la previsión contenida en la fracción 11 del Artículo 89 del citado ordenamiento, que determina que pueden constituir una marca las formas tridimensionales.
Respecto de los impedimentos que la Ley expresamente contiene como aplicables a las marcas tridimensionales, cabe citar en forma textual las diversas disposiciones destinadas a este propósito:
Artículo 90. “No serán registrables como marca:
I. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes, que se expresan de manera dinámica, aun cuando sean visibles; (...)
III. Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o las impuestas por su naturaleza o función industrial;
IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; (...)
XIV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de engañar al público o inducir a error entendiéndose por tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar.
XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes, a una marca que el Instituto estime notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. (...)”
A la par de los supuestos antes transcritos, que expresamente se refieren a las marcas tridimensionales, existen otros supuestos que pudieran también encuadrar como aplicables en el caso de solicitudes de marcas tridimensionales, como serían los contenidos en las fracciones VII y VIII del propio Artículo 90. Igualmente aplicables resultan, en la especie, las fracciones dirigidas a impedir el registro de una marca en aquellos casos en que existen derechos previamente reconocidos que pudieran resultar afectados con la concesión del nuevo registro, en específico, la hipótesis contenida en la fracción XVI del propio Artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
De la misma manera, resulta aplicable el Artículo 4 de la LPI, que determina la improcedencia de un registro de la marca cuando ésta resulta contraria a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, o sean contrarias a otras disposiciones legales.
Del propio análisis de las disposiciones que conforman las reglas básicas en materia de marcas en nuestra legislación, se concluyen como totalmente aplicables a las marcas tridimensionales las disposiciones contenidas en los Artículos 92, 93, 94 y 95 del citado ordenamiento legal.
Asimismo, no observamos restricción alguna que impida establecer un régimen de marca colectiva respecto de una marca tridimensional, en términos de lo dispuesto en los Artículos 96, 97 y 98 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Una disposición que presenta especial motivo para comentario, es la contenida en el Artículo 113 de la ley de la materia, misma que determina los requisitos para obtener el registro de una marca, estableciendo como uno de dichos requisitos la mención expresa del tipo de signo distintivo del que se trata, especificando si éste es nominativo, innominado, tridimensional o mixto.
Ni esta disposición ni ninguna otra contenida en la Ley de la Propiedad Industrial o su Reglamento establecen que debe entenderse por marca mixta, por lo que, en principio, asumimos que la misma, sencillamente, es que la combina dos o más tipos de marcas previstos por la propia disposición, esto es, que el precepto parece abrir la posibilidad de entender que las marcas mixtas puedan comprender a una marca tridimensional en combinación con un diseño, una marca tridimensional en combinación con una denominación, o inclusive una marca tridimensional en combinación con un diseño y una denominación, lo que parece desbordar una tradición conceptual manejada sistemáticamente en nuestra práctica, consistente en inscribir el término de marca mixta exclusivamente respecto de aquellas que engloban denominación y diseño.
Igualmente aplicable, en lo particular, resulta lo dispuesto en el Artículo 114 de la Ley de la Propiedad Industrial, al establecer que a la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el comprobante de pago de la tarifa correspondiente al estudio de la solicitud, registro y expedición de título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominado, tridimensional o mixta.
Particular interés reviste, por su parte, lo dispuesto en el Artículo 115 de la Ley, que textualmente establece lo siguiente:
Artículo 115. “En los ejemplares de la marca que se presenten con la solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a error al público.
Cuando la solicitud se presente para proteger una marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán contener las palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.”
Resultan igualmente aplicables a las marcas tridimensionales, las disposiciones contenidas en la Ley, relativas a cesión y licenciamiento de derechos, toda vez que dicho régimen no resulta, en absoluto, contradictorio o incongruente con la naturaleza de las marcas tridimensionales.
Asimismo, las hipótesis contenidas en el Artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, relativas a las infracciones administrativas resultan aplicables a las marcas tridimensionales, en especial las contenidas en las fracciones, IV, XVII, XIX, XX y XXI, y como aplicables las sanciones correspondientes.
Cabe mencionar que los artículos transitorios de la entonces denominada Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, promulgada el 27 de junio de 1991, no se establece prevención alguna que permitiera adoptar de manera más puntual el régimen de las marcas tridimensionales, realizándose alguna referencia expresa al caso de las marcas tridimensionales ya existentes.
Por lo que hace al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, promulgado el 23 de noviembre de 1994, merece especial comentario lo dispuesto en el Artículo 53 que textualmente se transcribe:
Artículo 53. “Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 89, fracción 11 de la Ley, quedan incluidos como formas tridimensionales los envoltorios, empaques, envases, la forma o la presentación de los productos”.
El precepto antes transcrito abre un importante espectro de posibilidades, derivadas de la mención expresa de que queda incluida como forma tridimensional la presentación de los productos, lo que parece disipar cualquier duda respecto de la posibilidad de que el producto mismo, cuando resulte distintiva su presentación, sea registrable, al propio tiempo de que la expresión parece ofrecer soporte a la consideración de que es procedente la inclusión en el registro de marca tridimensional, de las palabras y diseños que conforman, en su conjunto con la forma tridimensional, la presentación del producto.
2. Principios básicos sobre marcas tridimensionales en la legislación europea.
Una de las referencias obligadas en relación a marcas tridimensionales es la que constituye la legislación de la comunidad económica, respecto de la cual destacan la Ley española, la legislación de Benelux y la propia directriz de la UE.
Los ordenamientos mencionados son coincidentes en tres excepciones que aplican para considerar como no registrable un objeto tridimensional como marca:
a) Cuando la forma sea resultado de la naturaleza propia de los productos;
b) Cuando la forma sea necesaria para lograr un resultado técnico;
c) Cuando la forma proporcione valor adicional al producto.
Se aprecia una íntima relación entre los tres principios, que sólo es posible disolver al analizar diversas decisiones dictadas al aplicarlos.
En el caso del inciso a), podemos ejemplificarlo con ciertos productos como las “palomitas de maíz”, en los que claramente podemos considerar que la forma esta impuesta por el producto mismo, ya que ésta es resultado del sometimiento de los granos de maíz a ciertas condiciones de calor que producen su transformación para adoptar dicha forma. Es evidente que en este mismo caso una forma tridimensional de esas características no prosperaría para ser registrada por la ausencia de distintividad, pero aun cuando se tratase de un maíz especial, u otro grano, que diera lugar a formas muy especiales, la actualización de este supuesto sería una causa insuperable para el rechazo de la marca.
En el segundo de los supuestos. esto es, cuando la forma se considere como necesaria para lograr un resultado técnico, puede ejemplificarse con el caso de un diseño sumamente peculiar de boquilla dosificadora de botella, que permite servir el líquido de manera ventajosa. En este particular caso, no puede permitirse que la cobertura originalmente otorgada a este tipo de dispositivos técnicos por la vía de una patente o un modelo de utilidad, pueda ser “prorrogada” a través de la obtención del registro de una marca tridimensional. Al protegerse como marca la peculiaridad de la forma tridimensional, se estaría impidiendo a otros explotar dicho dispositivo una vez que éste cayera al dominio público, distorsionando las bases del sistema patentario, independientemente de los problemas de titularidad encontrada que pudieran presentarse.
La tercera de las condiciones de rechazo que se han definido para las marcas tridimensionales en la directiva europea, es la consistente en los casos en que la forma proporciona valor adicional al producto. En el caso de un chocolate, es claro que su selección por parte del consumidor estará orientada, fundamentalmente, por la calidad del “chocolate” mismo, siendo la forma en cuestión accesoria que, en todo caso, imprime cierto atractivo adicional y sirve para distinguirlo. En cambio, si el producto es una escultura de un conocido artista, es evidente que la forma imprime un valor absoluto al objeto, de donde deviene la inconveniencia del protegerlo por esta vía.
La razón que sostiene esta causal de rechazo es la consistente en que el objeto tridimensional que ha incrementado su valor precisamente por su forma, es apreciado por este motivo, perdiendo la marca su función de distintividad para convertirse “en el objeto mismo de comercio”.
Debe destacarse que la legislación mexicana recoge los dos primeros principios de la directiva europea, pero no así el referido en última instancia.
3. Relación de marcas tridimensionales y diseños industriales
El planteamiento básico que es procedente formular respecto de la interfase que surge de la coexistencia de regímenes tutelares del tipo del de la marca tridimensional y el de los registros de modelo industrial, es el consistente en determinar si existe una absoluta autonomía entre ambos, si resultan complementarios o excluyentes, y los términos en que su eventual coordinación deba darse.
En principio, debe establecerse que tanto el régimen tutelar de la marca tridimensional, como el del modelo industrial, pueden recaer en el mismo objeto (protección acumulada o doble protección), aun cuando los orígenes de la tutela sean diversos. Por lo que toca a la marca tridimensional, la protección se gesta, como en el caso de cualquier marca, en la protección de la función distintiva que el signo cumple en el mercado, conservando sus atributos identificadores (inconfundibilidad) en favor de su titular, limitándose la tutela al grupo de productos o servicios comprendidos en el registro.
En cambio, en el caso del modelo industrial, la protección se genera, como en el caso de las patentes, como estímulo al inventor de nuevas formas industriales, traducida dicha recompensa en la prerrogativa de explotación temporal.
Mientras que, al menos a primera vista, el registro de modelo industrial parece ofrecer sobre el registro de marca tridimensional la ventaja de su universalidad, esto es, el derecho oponible a terceros de que la forma protegida no sea fabricada en ningún género de productos, la marca tridimensional ofrece la enorme ventaja de versar sobre derechos renovables periódica e indefinidamente.
Esta preliminar diferencia parece conceder procedencia a la estimación de que las protecciones que confieren uno y otro título jurídico no están reñidas, sino que resultan ensamblables. Sin embargo, la mayor de las interrogantes que es posible identificar en esta confrontación, surge de cuestionarse sobre la situación comúnmente aceptada como riesgo de las situaciones de doble protección, al potenciar la posibilidad de que los derechos descansen en manos de titulares diferentes, y una segunda y aún más inquietante interrogante, deriva de la inevitable colisión de hipótesis que se suscita al momento en que un registro de modelo, también protegido como marca tridimensional, pierde vigencia e ingresa al dominio público.
La única solución viable que podemos vislumbrar, compatible con las premisas del sistema, apunta en la dirección de considerar como absolutamente incompatible el término “dominio público” con el régimen de marcas. De hecho, si alguna equiparación fuese procedente en este sentido, podríamos decir que muchas veces, quien elige una marca para distinguir un producto o servicio, lo hace desde las muchas palabras o diseños existentes en el lenguaje, y simplemente crea el especial monopolio que la ley le confiere a través del registro de marca, con las evidentes limitaciones que le son inherentes, sin que por ello la palabra o signo en cuestión deje de cumplir su función lingüística usual y corriente.
De la misma manera, la adopción de una forma tridimensional no protegida, haya o no sido materia de un registro de modelo expirado, en nada inhibe la posibilidad de generar la protección marcaria registral, incluso por un titular diverso del que en su momento lo fue del modelo, atento a la consideración de que se trata de una forma tridimensional que ahora merecerá protección como tal, merced a la función de identificación que habrá de cumplir en el mercado como medio distintivo de determinados productos o servicios.
Como una variante de la anterior consideración, debe ponderarse que es también procedente disfrutar en forma simultánea de ambas protecciones, no encuentro una sola razón para estimar que alguna deba prevalecer sobre la otra. Sin embargo, para fines operativos, que puedan evitar los problemas surgidos de la posesión de derechos encontrados respecto del mismo objeto, sería desde luego recomendable cruzar información cuando se pretenda obtener cualquiera de ambas protecciones, de manera que sólo se permita su procedencia cuando exista identidad en el titular. De hecho, en el caso de los registros de modelo, la previa existencia de una solicitud de registro de marca tridimensional debe ser considerada, inclusive, como elemento que acarrea la probable destrucción de novedad.
En ese sentido, es evidente que una primera recomendación en el caso de que se opte por esta doble protección, debe orientarse en la dirección de optar inicialmente por la presentación del registro de modelo, ya que la marca no verá amenazada su procedencia por la existencia de dicho antecedente.
4. Marcas tridimensionales y obras plásticas.
En principio, debe estimarse que la relación entre marcas tridimensionales y obras plásticas ha de considerarse bajo parámetros equivalentes a los aplicables a la relación existente entre marchas tridimensionales y registros de modelo.
Lo anterior, derivado de la premisa de que en ambos casos concurre una protección adicional a la gestada para el objeto tridimensional bajo el régimen de las marcas, configurando la institución conocida como “protección acumulada”.
De hecho, al existir en nuestra legislación la posibilidad de obtener un registro de marca para un objeto tridimensional que cumple funciones de distintividad en el comercio, puede presentarse el caso de que sobre el mismo se acumulen no sólo las protecciones duales derivadas del estatuto autoral y del ya señalado de las marcas tridimensionales, sino el que corresponde a los registros de modelo, esto es, que concurra sobre el mismo objeto la tutela de tres diversas figuras.
No puede olvidarse, desde luego, que el origen de tal protección está gestado en fundamentos diversos, lo que presenta especial relieve en función de los fines a que se destina cada institución, y que permite, finalmente, establecer la autonomía de cada una respecto de las otras.
En el caso de las obras plásticas la protección se orienta, en el contexto autoral, a los elementos estéticos y artísticos de la obra, desprovistos de todo ánimo utilitario y funcional. En el caso del modelo industrial, el registro persigue la cobertura de un modelo que por sus características de forma resulta industrialmente novedoso, sin interesar, ni su eventual función de distintividad, ni sus atributos artísticos. Por otro lado, por lo que hace a las marcas tridimensionales, la protección estriba en su capacidad y función de distinguir productos o servicios en el mercado, sin interesar las propiedades exteriores de forma o sus condiciones estéticas.
Queda claro, en consecuencia, que al igual que en la relación de las marcas tridimensionales con los registros de modelo, la protección encuentra su fundamento último en la capacidad distintiva del objeto, por lo que su condición de objeto tutelado en favor del autor bajo el régimen respectivo, no imprime limitación alguna a la primera. Esto es, si el propio titular de los derechos autorales de un objeto creado, merecedor de este tipo de protección, obtiene un registro del mismo como marca tridimensional, es claro que la eventual extinción de los derechos, bajo cualquier de los dos supuestos, no deberá conllevar la extinción de la institución restante, pues no existe ningún grado de dependencia entre ambas.
Cuando un objeto de arte aplicado, de carácter tridimensional, cae al dominio público, es claro que su condición como tal no impide adoptarlo como marca para distinguir un producto o un servicio, creando un nuevo derecho exclusivo para tales fines y con las limitaciones espaciales y temporales propias de este régimen, de la misma manera que una persona, por ejemplo, puede tomar una palabra del diccionario y registrarla como marca para distinguir un determinado producto. De hecho, como es bien sabido, es también perfectamente procedente registrar en favor de otra persona una marca cuyo registro se ha extinguido.
5. Viabilidad de registrar como marcas tridimensionales diseños que existían antes de la Ley de 1991
Uno de los problemas que es fácilmente identificable en relación a la introducción del régimen tutelar de las marcas tridimensionales en México, es el que se presenta respecto de aquellos objetos, particularmente envases o empaques, que por su forma han venido cumpliendo funciones de distintividad de ciertos productos en el mercado y que pueden aspirar a gozar de este tipo de cobertura.
En principio, nada parece impedir que el pronunciamiento sea a favor de. la procedencia del registro, cuando las condiciones de distintividad se han conservado. No así, desde luego, cuando no se identifica en el envase o empaque respectivo, elemento alguno que permita particularizarlo de otros empleados en relación a los mismos productos. Esto es, una botella empleada genéricamente para la comercialización de vinos, pudiera no resultar registrable, por ser genérica, como signo distintivo de bebidas alcohólicas, pero nada parecer impedir que el mismo envase, aplicado a un género de productos dispar, pueda resultar altamente distintivo, como en la especie pudiera derivar del empleo del envase comentado para comercializar, por ejemplo, “chocolates”.
Un caso distinto y de mayor complejidad, es el que se presenta en relación a envases que aún siendo distintivos de un producto y asociados preferentemente con un comerciante en particular, puedan estar siendo empleados por varios competidores. Este pudiera ser el caso, por ejemplo, de la conocida crema “POND'S”, cuyo tarro de crema ha constituido, por muchos años, un elemento de evidente distintividad. Sin embargo, a la fecha, ese tipo de diseño de envase ha sido adoptado por diversos comerciantes, que desde luego lo han adoptado en su estrategia de aproximarse en su aspecto al producto líder.
Una primera consideración que en este sentido podría esgrimiese, se orienta hacia la estimación de que el registro solicitado por cualquier competidor distinto de aquel que ostensiblemente se identifica con la marca tridimensional en cuestión, debe ser denegado bajo la premisa de tratarse de una marca notoriamente conocida. De no ser este el caso, y una vez concedido el registro, debe estarse al sistema usual de nulidades en materia de registro de signos distintivos, de manera que el afectado queda en aptitud de enderezar demanda para nulificar el registro, bajo el argumento de la mejor fecha de uso de la marca, y en su caso, por notoriedad.
Por otro lado, quedaría sin una respuesta categórica la hipótesis configurada por la eventual demanda de infracción que el registrante de una forma tridimensional pretenda enderezar en contra de competidores considerados como usuarios previos de la misma forma, en ánimo de privarles del derecho de seguir empleando dicha marca.
Al existir un uso anterior a la fecha de presentación de la solicitud de registro, parece actualizarse la excepción contemplada en la fracción I del Artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial, por lo que el sistema, con todo y lo criticable de la fórmula, conduce a la admisión de la coexistencia de la marca registrada con la empleada con anterioridad a la fecha de presentación de aquélla.
6. Relación de marcas tridimensionales y trade dress.
El contraste del régimen de la marca tridimensional con la protección del trade dress, comporta la novedad, respecto de las anteriores confrontaciones con figuras registrales (modelos industriales y en cierta medida obras plásticas), de que en este supuesto el trade dress no goza de protección registral, lo que sugiere consideraciones diversas a las previamente esbozadas.
En primera instancia, es necesario recordar que el trade dress, aun cuando no se encuentra expresamente previsto en nuestra legislación, si se aproxima notablemente a la hipótesis de infracción prevista en los diversos incisos de la fracción IX del artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Tal disposición sanciona como infracción efectuar, en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación o asociación entre un establecimiento y el de un tercero, o que se prestan servicios, venden o fabrican productos bajo especificaciones, licencia o autorización de un tercero.
Uno de los aspectos que mayor relevancia representa en el contraste de ambas figuras, es el atinente al resolver si el trade dress adquiere carácter registral por vía de la figura de la marca tridimensional. Lo anterior sólo puede ser juzgado, y resuelto, considerando que la existencia previa de registros para el diseño, la denominación, y la combinación de ambos, ofrece una respuesta, en el sentido de que estos elementos, que participan significativamente en la conformación del trade dress de un producto, son materia de registro, cuando reúnen los atributos necesarios para satisfacer los extremos de un registro marcario de este tipo, lo que no transfiere esa calidad a la totalidad de la imagen del producto, la cual estaría tutelada por las normas protectoras del trade dress.
Bajo la misma pauta, estimo que las formas tridimensionales que participan en un determinado trade dress, sólo son registrables cuando reúnen condiciones de distintividad que lo justifican, en cuanto a su forma, y no por el hecho de que otros elementos partícipes del trade dress, (como los diseños, denominación o colores), resulten altamente distintivos, debe entenderse tal forma como materia de registro.
Esto es, que no porque una caja para pañuelos desechables resulte totalmente convencional y genérica, no pueda utilizarse ésta como vehículo para que el resto de los elementos reservables (diseños, colores, leyendas, denominación, etc.), sean presentados para su registro. Para efectos prácticos, lo anterior se plantearía como una solicitud mixta, en la que se reclama protección para los elementos que resulten reservabas con exclusión expresa de lo que no resulte reservable (por ejemplo, palabras y formas genéricas), tal y como en la práctica se ha estilado.
Ahora bien, si la forma tridimensional se considera igualmente distintiva y protegible, no consideramos que exista inconveniente en incorporarla como elemento reservable, en combinación con los colores, los diseños y la denominación que la acompañan. Esta posibilidad eliminaría la viciosa práctica de presentar a registro cajas desarticuladas, que no corresponden a la presentación del producto en el mercado, entendida esta identidad como un ideal de la convergencia de la realidad material y la jurídica.
7. Conclusiones y recomendaciones
a) Debe entenderse por marca mixta la que combina dos o más de los tipos de marcas previstos por la propia disposición, esto es, que pueden comprender a una marca tridimensional en combinación con un diseño, una marca tridimensional en combinación con una denominación, o inclusive una marca tridimensional en combinación con un diseño y una denominación.
b) El Artículo 53 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, abre un importante espectro de posibilidades, derivadas de la mención expresa de que queda incluida como forma tridimensional la presentación de los productos, lo que parece disipar cualquier duda respecto de la posibilidad de que el producto mismo, cuando resulte distintiva su presentación, sea registrable, al propio tiempo de que la expresión parece ofrecer soporte a la consideración de que es procedente la inclusión en el registro de marca tridimensional, de las palabras y diseños que conforman, en su conjunto con la forma tridimensional, la presentación del producto.
c) La adopción de una forma tridimensional no protegida, haya o no sido materia de un registro de modelo expirado, en nada inhibe la posibilidad de generar la protección marcaria registral, incluso por un titular diverso del que en su momento lo fue del modelo, atento a la consideración de que se trata de una forma tridimensional que ahora merecerá protección como tal, merced a la función de identificación que habrá de cumplir en el mercado.
d) Es procedente disfrutar en forma simultánea de ambas protecciones (como marca y como modelo), y no encuentro una sola razón para estimar que alguna deba prevalecer sobre la otra. Sin embargo, para fines operativos, que puedan evitar los problemas surgidos de la posesión de derechos encontrados respecto del mismo objeto, es desde luego recomendable cruzar información cuando se pretenda obtener cualquiera de ambas protecciones, de manera que sólo se permita su procedencia cuando exista identidad en el titular.
e) La condición de objeto tutelado en favor del autor bajo el régimen respectivo, no imprime limitación alguna a la cobertura como marca tridimensional. Esto es, si el propio titular de los derechos autorales de un objeto creado, merecedor de este tipo de protección, obtiene un registro del mismo como marca tridimensional, es claro que la eventual extinción de los derechos, bajo cualquiera de los dos supuestos, no deberá conllevar la extinción de la institución restante.
f) En el caso de marcas tridimensionales existentes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de la Propiedad Industrial, nada impide que proceda su registro cuando las condiciones de distintividad se han conservado. No así, desde luego, cuando no se identifica en el envase o empaque respectivo, elemento alguno que permita particularizarlo de otros empleados en relación a los mismos productos.
Una primera consideración que en este sentido podría esgrimiese, se orienta hacia la estimación de que el registro solicitado por cualquier competidor distinto de aquel que ostensiblemente se identifica con la marca tridimensional en cuestión, debe ser denegado bajo la premisa de tratarse de una marca notoriamente conocida. De no ser este el caso, y una vez concedido el registro, debe estarse al sistema usual de nulidades en materia de signos distintivos registrados, de manera que el afectado queda en aptitud de enderezar demanda para nulificar el registro, bajo el argumento de la mejor fecha de uso de la marca.
g) Las formas tridimensionales que participan en un determinado trade dress, sólo son registrables cuando reúnen condiciones de distintividad que lo justifican, en cuanto a su forma, y no por el hecho de que otros elementos partícipes del trade dress (como los diseños, denominación o colores), resulten altamente distintivos, debe entenderse tal forma como materia de registro.
Para efectos prácticos, lo anterior se plantearía como una solicitud mixta, en la que se reclama protección para los elementos que resulten reservables, con exclusión expresa de lo que no resulte reservable (por ejemplo, palabras y formas genéricas), tal y como en la práctica se ha estilado.
Ahora bien, si la forma tridimensional se considera igualmente distintiva y protegible, no consideramos que exista inconveniente en incorporarla como elemento reservable, en combinación con los colores, los diseños y la denominación que la acompañan. Esta posibilidad eliminaría la viciosa práctica de presentar a registro cajas desarticuladas, que no corresponden a la presentación del producto en el mercado.
h) Debe reformarse el Artículo 90 fracción III de la Ley de la Propiedad Industrial, para sustituir la expresión “dominio público” por “genéricas” o “desprovistas de distintividad”.
i) Debe incluirse en la LPI, como restricción expresa de registro a formas tridimensionales, la de aquellas que proporcionen valor adicional al producto.
Nota Editorial: La Ley de la Propiedad Industrial de México y su Reglamento puede consultarse en: www.impi.gob.mx