PROTECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA LEGISLACIÓN GUATEMALTECA

 

Manuel Duarte Barrera

 

Introducción

 

Con la reciente aprobación y vigencia de la nueva Ley de Propiedad Industrial en Guatemala, se ha instaurado un conjunto de disposiciones que tienen por objeto, según reza en su primer artículo, la protección, estímulo y fomento a la creatividad intelectual que tiene aplicación en el campo de la industria y el comercio. En este cuerpo normativo encontramos reunido el régimen jurídico de protección aplicable a los llamados signos distintivos (marcas, nombres comerciales, etc.), patentes de invención y de modelos de utilidad y diseños industriales, así como también ciertas disposiciones relacionadas con la represión de la competencia desleal y la protección de los llamados secretos empresariales.

 

Entre otras disposiciones, destaca en la Ley de Propiedad Industrial el novedoso sistema relativo a la protección de las llamadas marcas notorias o marcas notoriamente conocidas, un especial tipo de marcas que hasta la vigencia de esta Ley no había encontrado espacio dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco, no obstante que desde 1998 cobró plena obligatoriedad para el país el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, instrumento internacional que recoge en una de sus disposiciones la protección básica que a dichas marcas deben proveer los países contratantes del mismo.

 

El propósito de este trabajo es formular una breve reflexión sobre el alcance de las normas contenidas en la nueva legislación en materia de marcas, particularmente las consagradas a la  protección de las marcas notorias, determinando su compatibilidad con lo que al respecto se prevé en los principales tratados internacionales.

 

Para tal efecto, consideramos pertinente distinguir los diferentes sistemas de protección de marcas, los principios esenciales que aplican en los mismos y el carácter excepcional que justifica que las marcas notorias reciban un tratamiento particular. Asimismo, los parámetros que los instrumentos internacionales, a los cuales Guatemala se encuentra vinculada, establecen para hacer efectiva esa protección y, finalmente, comentar el avance que al respecto se ha alcanzado como consecuencia del tratamiento y atención que este importante tema  ha venido recibiendo dentro del seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-.

 

Deseamos dejar claro que por el carácter limitado del presente trabajo, bajo ninguna circunstancia pretendemos agotar el tema de la protección de las marcas notorias en Guatemala, sino servir de motivador para futuros análisis o estudios que seguramente superarán con creces este sencillo aporte.

 

1. SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE MARCAS

 

1.1. Sistemas de Protección

 

A los efectos de la protección jurídica de las marcas, debe tenerse presente que se han formulado tres teorías para explicar la naturaleza jurídica de las marcas.  La primera de ellas, que es la más antigua, sostiene que una marca, al igual que las cosas corporales,  puede ser objeto de un derecho de propiedad, siempre que se cumpla con ciertas formalidades.  La segunda de ellas, llamada “Teoría del Derecho de la Personalidad” –desechada modernamente- sostiene que sobre una marca se adquiere una especie de derecho de la personalidad similar al que tiene la persona respecto de su nombre.  Finalmente, existe la “Teoría del Derecho de la Propiedad Inmaterial”, que es la tesis comúnmente aceptada, de acuerdo con la cual es factible establecer cierta analogía entre el derecho sobre una marca y el derecho de propiedad sobre los bienes corporales, pero no es posible llegar a una total equiparación por varias razones.  En primer lugar, porque el objeto de la protección es distinto. Una marca es un bien inmaterial en tanto que los bienes corporales son bienes tangibles; en segundo lugar, porque los derechos que se tienen sobre una marca son distintos a los que se tienen sobre los bienes materiales; y en tercer lugar, porque el derecho sobre una marca requiere del reconocimiento del Estado para su existencia.

 

Este reconocimiento por parte del Estado puede darse respecto a signos que están siendo utilizados en el mercado para diferenciar productos o servicios de otros similares, o respecto de signos que se tiene la intención de usar en el desarrollo de la actividad empresarial.  Una vez que se ha obtenido el reconocimiento del Estado, el titular adquiere sobre el signo un derecho exclusivo para su uso que le permite  comunicarlo así frente a terceros y excluir a éstos en el uso del signo registrado (ius prohibendi).  Derivado de lo anterior, se dice que existen dos sistemas para la adquisición de la propiedad sobre una marca: el sistema Declarativo y el sistema Atributivo.

 

El Sistema Declarativo es aquel en el que el derecho a obtener el registro de una marca, y con ello la exclusividad para su utilización, nace con el uso del signo, siempre que ese uso se haya realizado por un tiempo determinado.  Este sistema se fundamenta en la adquisición del derecho con base en el uso de la marca en el comercio y no sobre su registro. En otras palabras, la ocupación sobre una marca se la considera desde la fecha en que se presume se la utilizó, fecha que será requisito sine qua non para establecer el ejercicio de las acciones especiales que el Derecho de marcas prevé. 

 

Lo anterior no significa que la marca usada, que aún no haya sido registrada, se encuentre desprotegida.  Bajo este sistema, es posible oponerse a que un tercero inscriba a su favor el signo que está siendo usado en el mercado por otra persona y solicitar la anulación de una marca que haya sido inscrita a favor de un tercero cuyo derecho es posterior al del reclamante, pero el interesado deberá probar en cada caso la prelación o preferencia de su derecho.  No puede, sin embargo, oponerse al uso de un signo igual o similar al suyo –al punto de crear confusión- hasta en tanto no se encuentre registrada la marca a su favor.  En otras palabras, conforme el sistema Declarativo, no pueden ejercerse los actos derivados del ius prohibendi si la marca no ha sido registrada.   

 

El  sistema Declarativo se sigue generalmente en aquellos países anglosajones que gozan de una fuerte legislación que reprime la competencia desleal, aunque en el caso de los Estados Unidos también es posible plantear una solicitud de registro basada en la intención de utilizar el signo, para lo cual debe hacerse una relación de los productos o servicios a los cuales se aplicará la marca y la forma en que la marca será usada.

 

El Sistema Atributivo, en contraposición, establece el registro como requisito necesario para gozar del derecho sobre un signo marcario. Solamente quien registra el signo tiene el derecho exclusivo sobre el mismo y el derecho a oponerse a que un tercero inscriba a su favor el mismo signo u otro parecido o a solicitar la anulación del registro de la marca cuando se haya aprobado su inscripción en perjuicio de sus intereses.

 

Conforme el sistema Atributivo, la propiedad sobre una marca surge del registro que de la misma se haya hecho. Así, el uso de un signo no registrado carece de valor probatorio en términos de prioridad. En otros términos, mientras bajo el sistema declarativo el registro no impide que sea reivindicado un signo luego del registro y consecuente uso, bajo el presente, el registro constituye propiedad y por tanto prueba suficiente para ejercer las acciones de defensa de los derechos correspondientes.

 

Tradicionalmente, la legislación guatemalteca ha mantenido una clara tendencia al sistema atributivo, que no reconoce derechos exclusivos sobre los signos distintivos no registrados, salvo que se trate de marcas notorias.

 

Efectivamente, encontramos claramente definida esta tendencia en algunos artículos de la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000)1, especialmente en los artículos 16, 17 y 35, conforme los cuales:

 

§         No será necesario probar uso previo para solicitar u obtener el registro de una marca (art. 16 cuarto párrafo);

§         La propiedad sobre las marcas se adquiere por su registro de conformidad  con la Ley de Propiedad Industrial y se prueba con el certificado extendido por el Registro de la Propiedad Intelectual (art. 17 primer párrafo); y

§         El registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma (artículo 35 primer párrafo).

 

1.2. Principios esenciales

 

Independientemente del sistema de protección que se establezca en una determinada legislación, el régimen jurídico aplicable a las marcas se rige, entre otros, por los siguientes principios esenciales:

 

§                    Exclusividad: La marca protegida confiere a su titular un derecho exclusivo de uso, lo cual implica la facultad jurídica de excluir a terceras personas en el uso de esa marca o de cualquier otra idéntica, similar o parecida que pueda causar confusión o de otra manera afectar los derechos del titular. Este derecho exclusivo importa también la facultad del titular de disponer de su propiedad como acontece con cualquier otro bien, es decir, de transferir la marca libremente o autorizar a terceros para que puedan utilizarla, ya sea a título gratuito u oneroso y de conformidad con lo establecido en el contrato de licencia.

 

§                    Territorialidad: La protección de las marcas, esto es el derecho exclusivo que se otorga al titular, se circunscribe en principio al ámbito territorial del país. La marca registrada no tiene el carácter de exclusividad más allá de las fronteras del país en donde recibe la protección, lo que implica asimismo que tampoco las marcas registradas en el extranjero gozan de ese derecho en otros países. Una excepción a la aplicación de este principio lo constituye el sistema de Madrid para el registro internacional de marcas, que se aplica en los países  parte en el Arreglo de Madrid o el Protocolo de Madrid.2 Este sistema ofrece la posibilidad de proteger las marcas en varios países, mediante la presentación en una sola oficina de una única solicitud hecha en un idioma y para la cual se ha de pagar un juego de tasas en una moneda (el franco suizo). El registro internacional produce los mismos efectos que una solicitud de registro de marca hecha en cada uno de los países designados por el solicitante.

 

§                    Temporalidad: La protección de las marcas, al igual que las demás categorías que abarca la Propiedad Intelectual, se encuentra sujeta a un determinado plazo. En efecto, el ejercicio de los derechos que la protección de una marca confiere al titular tiene una vigencia determinada -por lo general de 10 años- plazo que puede ser renovado indefinidamente por un período similar siempre y cuando se cumplan los requisitos que al efecto se establezcan.

 

§                    Especialidad:  La protección jurídica de la marca como signo distintivo en el comercio, se confiere única y exclusivamente para el o los productos o servicios para los cuales ha sido solicitada. No resulta viable conferir un derecho exclusivo sobre el uso de un determinado signo con efectos para todo tipo de productos o servicios. En la práctica, este principio se traduce en la obligación que establecen las legislaciones de indicar claramente la enumeración de los productos o servicios a los cuales se aplica o aplicará el signo en cuestión. Para efectos de facilitar el control y hacer verdaderamente efectivo este principio, la mayoría de países aplican, ya sea por ser parte contratante o bien por referencia de sus respectivas legislaciones, la llamada Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957.3

 

§                    Uso facultativo: Por regla general las legislaciones no imponen la obligación de utilizar una marca cuando se comercialice un producto o preste un servicio para distinguirlos. En tal sentido, no existe la obligatoriedad en el uso de la marca, salvo cuando necesidades de orden público o interés general lo requieran, como lo es en algunos países para el caso de los productos farmacéuticos.

 

1.3.  El Caso Excepcional de la Marca Notoria

 

No obstante lo anterior, tanto a nivel internacional como de las legislaciones de la mayoría de países, se ha reconocido un cierto valor a la marca no registrada en el territorio nacional, cuando un tercero inescrupuloso ha intentado hacer suya una marca que por su grado de reconocimiento o intenso uso en el mercado, identifique claramente su verdadero origen empresarial, aún cuando fuere en el exterior.  Se trata de las llamadas marcas notorias o marcas notoriamente conocidas, como también son identificadas en la doctrina, instrumentos internacionales y legislaciones en particular.

 

Efectivamente, debido al grado de desarrollo que han alcanzado los medios de comunicación masiva y al vertiginoso incremento del comercio, cada vez ha resultado más difícil para los comerciantes identificar y distinguir sus productos o servicios de otros idénticos o similares. Igualmente, debido a la libre competencia, los consumidores tienen ahora la posibilidad de escoger entre una gran variedad el producto o servicio que satisfaga mejor sus expectativas, por lo que ahora las marcas requieren ser mucho más especiales y gozar de un fuerte poder o capacidad distintiva.

 

La marca notoria se encuentra por lo general asociada con productos o servicios que reúnen elementos que los sitúan como de alta calidad y/o que han sido objeto de intensas campañas promocionales, de manera que la sola mención de este tipo de marcas lleva a asociarla con esos productos o servicios.

 

La protección concedida a las marcas notorias constituye un caso en que el principio de territorialidad es sometido a excepciones, pues la tutela que se dispensa a este tipo de signos desborda las fronteras. Igualmente, en algunos casos, el principio de especialidad es también trastocado al dispensarse la protección sin atender al tipo de productos o servicios usualmente distinguidos por la marca notoria.

 

Este reconocimiento al peculiar y excepcional tratamiento que debe recibir este tipo de marcas, lo encontramos reflejado en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en cuyo párrafo final se establece claramente la excepción al requisito general de registro para la protección de las marcas extranjeras, indicando que, “El titular de una marca protegida en el extranjero, gozará de los derechos y de las garantías que esta ley otorga siempre que la misma haya sido registrada en Guatemala, salvo el caso de las marcas notorias y lo que disponga algún tratado o convención de que Guatemala sea parte”.

 

Para comprender la razón por la cual la protección de la marca notoria no se circunscribe al territorio en el cual ha sido registrada ni a los productos para los cuales se ha obtenido el registro, es preciso hacer referencia a la función económica que modernamente cumple la marca en el mercado.  Aunque desde la antigüedad es posible encontrar indicios de la existencia de las marcas, la Revolución Industrial impuso la necesidad de identificar los nuevos productos que se colocaban en el mercado y la fuente empresarial de éstos a efecto de diferenciarlos de los producidos por los competidores.  En ese proceso de diferenciación, la marca permite “condensar información sobre las condiciones o cualidades de los bienes y servicios producidos por un empresario, de manera que a través de ella el productor logra que sean identificadas en forma diferente las respectivas cualidades y condiciones de sus productos o servicios ante la presencia de productos exteriormente iguales y cuyas cualidades no son inmediatamente distinguibles”.4  En otras palabras, la marca permite al empresario capitalizar en su favor el resultado de su trabajo y facilita al consumidor escoger los bienes y servicios que desea adquirir, ya que el signo resume una serie de información (respecto de la calidad y garantía del producto) que le ayuda en el proceso de elección.  En algunos casos, la actividad empresarial desarrollada es exitosa y permite que las marcas sean ampliamente conocidas –dentro o fuera del mercado para el cual se registró el signo-, sin importar que ese conocimiento por parte del público sea resultado de la calidad de los productos o servicios, de la inversión que se ha realizado en la publicidad de los mismos o del tiempo que tiene la marca de estar presente en el mercado.  Esta categoría de marcas se conoce con el nombre de Marcas Notorias o Notoriamente Conocidas.

 

Es  importante señalar que existen diversos grados de notoriedad, pues no todas las marcas notorias son igualmente conocidas.5 Las marcas notorias son conocidas solamente por un grupo de consumidores o comerciantes o en el sector al cual el producto o servicio va dirigido.6  Cuando el conocimiento del signo trasciende al de los círculos interesados (consumidores, competidores y distribuidores) o abarca diferentes grupos de consumidores de mercados diversos, hablamos de las marcas renombradas o famosas.  Éstas son conocidas por el público en general o por un sector extenso de la población, así sean consumidores reales o potenciales. La diferencia entre ambas no se reduce solamente al grado de conocimiento que el público consumidor tenga de las mismas.  Las consecuencias jurídicas son también distintas. 

 

En principio, independientemente del grado de notoriedad, la protección de la marca notoriamente conocida rompe con el principio de Territorialidad.  Cuando mayor sea el grado de notoriedad, mayor será la extensión de la protección de la marca notoria a productos diferentes, dando lugar con ello a una excepción al principio de Especialidad. Si la fama de la marca excede el ámbito de los consumidores habituales del producto, quien intente u obtenga el registro para productos distintos se beneficiará con la usurpación del signo; por el contrario, si en el ámbito de productos diferentes nadie o muy pocos conocen la marca notoria, entonces no habrá posibilidad de una usurpación o un daño y consecuentemente, la protección no abarcará productos diferentes.7

 

La ley guatemalteca establece protección a las marcas notorias y admite la posibilidad de que la tutela se extienda a productos o servicios distintos a aquellos para los cuales se aplica el signo notoriamente conocido, si existe la posibilidad de causar confusión en el consumidor, o que éste asocie el origen empresarial de los productos.  De acuerdo con la ley guatemalteca, también es posible rechazar el registro de una marca igual o similar a una marca notoria cuando su uso en el comercio pueda debilitar la fuerza distintiva del signo notorio (artículos 4 y 21 c) de la Ley de Propiedad Industrial).

 

 

2. FORMAS DE PROTECCION DE LAS MARCAS NOTORIAS

 

Habiendo establecido que el sistema atributivo de protección de marcas que recoge la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, admite como excepción el caso de las marcas notorias, conviene proceder a examinar brevemente las vías legales a través de las cuales ese peculiar sistema de protección puede hacerse efectivo. Sin embargo, previamente es importante puntualizar aquellas disposiciones de carácter internacional que constituyen el fundamento del sistema de protección de las marcas notorias y que se encuentran básicamente en el Convenio de París 8 para la Protección de la Propiedad Industrial (el Convenio de París) y en el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (el Acuerdo sobre los ADPIC9 por sus siglas en español), que como anexo 1C forma parte del Acuerdo por el cual se estableció la Organización Mundial del Comercio –OMC-, los cuales han sido aprobados y ratificados por Guatemala. 10

 

 

 

2.1. La Marca Notoria en los Tratados Internacionales

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 6 bis párrafo 1) del Convenio de París, los países de la Unión11 (países contratantes) adquirieron el compromiso, “... bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado”   de  “rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.”

 

Del texto anterior se advierte entonces que los países contratantes del Convenio de París, deben establecer como mínimo las siguientes formas de protección de las marcas notorias:

 

§      Una, facultando a las Oficinas Nacionales responsables para denegar las solicitudes de registro de marca presentadas por terceros para identificar productos idénticos o similares, cuando dicha marca sea la reproducción, la imitación o la traducción de una marca que dicha autoridad estime ser notoriamente conocida y su uso sea susceptible de crear confusión; y

 

§      La otra, estableciendo las vías o acciones procesales o administrativas que permitan al titular de la marca notoria reclamar y obtener la anulación o cancelación del registro o la prohibición de uso de una marca, que haya sido otorgado a un tercero para identificar productos idénticos o similares, cuando dicha marca sea la reproducción, la imitación o la traducción de una marca que la  autoridad que conozca de la reclamación estime ser notoriamente conocida y su uso sea susceptible de crear confusión.

 

Para los efectos consiguientes, el propio Convenio de París (art. 6 bis párrafo 2) obliga a los países contratantes a conceder al menos un plazo de cinco años, contados a partir de la fecha de registro, para poder reclamar la anulación de la marca, aunque también permite que no deberá fijarse tal plazo cuando la reclamación de anulación se refiera a una marca “registrada...  de mala fe“.  En cuanto a la acción para prohibir el uso de una marca notoriamente conocida, el Convenio deja a los países contratantes la libertad de establecer el plazo dentro del cual la reclamación debe concretarse. Sin embargo, cuando la marca es utilizada de mala fe tampoco aplicará fijar ese plazo.

 

Según lo establecido en el segundo párrafo del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, los países Miembros de la OMC12 se comprometieron,  primero, a aplicar mutatis mutandis  lo establecido en el artículo 6 bis del Convenio de París a las marcas que identifican servicios y, segundo, al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, a tomar en cuenta “la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca.”  Por aplicación de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, cuando se trate de la reproducción de una marca notoriamente conocida que se utilice para identificar bienes o servicios idénticos, debe presumirse que existe probabilidad de confusión.

 

Adicionalmente, en el tercer párrafo del citado artículo 16 del Acuerdo sobre los ADPIC, los países Miembros acordaron aplicar mutatis mutandis lo dispuesto en el artículo 6 bis del Convenio de París “a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios  indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de la marca registrada.”

 

Podemos advertir entonces que las citadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC, complementan lo establecido en el Convenio de París respecto a las marcas notorias. En efecto:

 

§      En primer lugar, hace extensivo el contenido de  la norma para la protección de las marcas de comercio notoriamente conocidas mutatis mutandis a las marcas de servicios.

§      Luego establece que los países Miembros “tomarán en cuenta... inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca”, lo que significa que no se requiere el uso de la marca en el país en donde se reclama la protección, pues puede ser una promoción realizada en el extranjero, pero conocida en el país donde se reclama, es decir, una protección más amplia que la prevista en el Convenio de París.

§      Señala que la protección a que hace referencia el artículo 6 bis del Convenio de París debe aplicarse también respecto a productos o servicios que, aunque no sean similares a los amparados por el registro de la marca notoriamente conocida, el uso de esa marca en relación con los nuevos productos  indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca notoria y a condición de que sea probable que ese uso lesione los intereses del titular de dicha marca

 

De esta manera, el Acuerdo sobre los ADPIC subsana muchas de las ambigüedades que han sido atribuidas al Convenio de París, constituyéndose en el instrumento internacional de mayor precisión y fuerza para la protección de los signos distintivos de reconocimiento excepcional.

 

2.2. La Marca Notoria en la Legislación Guatemalteca

 

2.2.1. Signos que pueden constituir una marca

 

Es fácil advertir que el campo de los signos que pueden constituir una marca es enorme, si solamente imaginamos la cantidad de palabras, frases o dibujos, o la combinación de ellos, que pueden lograrse. En ese sentido, la mayoría de las legislaciones nacionales coinciden en enumerar de manera meramente ilustrativa una serie de posibles signos distintivos, tal como lo hace el Acuerdo sobre los ADPIC en su artículo 15.

 

La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, en su artículo 16 primer párrafo reconoce como signos que pueden constituir marcas las “palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos. Pueden asimismo consistir en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos o de sus envases o envolturas, o de los medios o locales de expendio de los productos o servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan aptitud distintiva.”

 

Adicionalmente, el segundo párrafo del artículo antes citado, aclara que las indicaciones geográficas, ya sean nacionales o extranjeras, también pueden ser marcas “siempre que sean suficientemente arbitrarias y distintivas respecto a los productos o servicios a los cuales se apliquen, y que su empleo no sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, procedencia, cualidades o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.”

 

Conforme lo anterior, se puede concluir en que de conformidad con la legislación guatemalteca no existen límites en cuanto a la clase de signos que pueden ser seleccionados para ser utilizados como marcas, salvo la condición contenida en la definición de marca que se recoge en el artículo 4 de la Ley sobre la materia, en cuanto a que los signos sean perceptibles visualmente.  Sin embargo, ello no significa que cualquier signo sea registrable, pues existen en las legislaciones supuestos ajenos al signo en sí que pueden impedir su registro.

 

 

2.2.2. Signos no registrables

 

La legislación guatemalteca establece básicamente dos grupos de causales que impiden que un signo sea registrado como marca: Prohibiciones Absolutas y Prohibiciones Relativas.

 

Las Prohibiciones Absolutas se refieren a la aptitud del signo en sí, es decir, a aquellos casos de falta de capacidad distintiva del signo de que se trate, sea por que esa falta de capacidad distintiva se derive por la relación con el producto o servicio para el cual se solicita (los casos contemplados en los literales a), b), c), d), e) y o) del artículo 20 de la Ley guatemalteca), por constituir una indicación de procedencia  no susceptible de apropiación como marca individual (el caso contemplado en el literal k), o bien, porque la marca es engañosa, ilícita o consiste en símbolos inapropiables (los establecidos en los literales f), g), h), i), j), l), m), n), ñ) y p) del citado artículo 20).

 

El otro grupo, las Prohibiciones Relativas, agrupa aquellos casos en que el registro de un signo está prohibido, a pesar de su posible poder distintivo, ya que carece de novedad porque otra persona obtuvo o solicitó con anterioridad su registro (para los mismos productos o para productos similares), o bien, por existir sobre el signo que pretende inscribirse derechos reconocidos a terceros, consistentes en un derecho derivado de cualquier otra categoría de propiedad intelectual que no sea marcas o en un derecho  derivado de la protección que en la esfera civil se otorga al nombre u otros signos identificadores de la persona y la propia imagen.13 Asimismo, quedan excluidos de su registro como marca en este grupo, aquellos signos que puedan dar lugar a un acto de competencia desleal, entendido éste como aquel que sea contrario a los usos y  prácticas honestas del comercio.14 A este grupo corresponden los supuestos que la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala recoge en su artículo 21.

 

Es precisamente en el grupo relativo a las prohibiciones relativas, que encontramos prevista en la Legislación guatemalteca una de las formas de protección de la marca notoria, acorde a los términos del Convenio de París y del Acuerdo sobre los ADPIC.

 

2.2.3. Denegación del registro

 

Efectivamente, tal y como lo establece el mencionado artículo 21 en su literal c), la Ley de Propiedad Industrial faculta expresamente al Registro de la Propiedad Intelectual a denegar las solicitudes de registro como marca de un signo o de un elemento del mismo, que constituya “una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de una marca notoria de un tercero, aunque no esté registrada en el país, cualesquiera que sean los productos o servicios a los cuales el signo se aplique, si su uso y registro fuese susceptible de causar confusión o un riesgo de asociación con ese tercero, o un aprovechamiento injusto de la notoriedad del signo, o que debilite o afecte su fuerza distintiva;...”

 

Es importante, para los efectos de la debida inteligencia de la norma antes mencionada, tener presente la definición de signo notoriamente conocido contenida en el artículo 4 de la citada Ley, por cuanto contempla los elementos a que se refieren el Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, aunque en el caso guatemalteco dichos elementos se encuentran referidos no solamente a las marcas sino también a los demás signos distintivos protegidos por la Ley de Propiedad industrial. Así, la definición de signo notoriamente conocido se expresa como: “cualquier signo que es conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido”.

 

En cuanto al momento en que la prohibición en mención resulta ser aplicada, debemos señalar que dentro del procedimiento aplicable a las solicitudes de registro, la Ley de Propiedad Industrial dispone que, recibida una solicitud de registro de marca, se procederá a examinar si cumple con lo dispuesto en los artículos 5, 22 y 23 (examen de forma) y, luego, si la marca solicitada se encuentra en alguno de los casos de inadmisibilidad que se recogen en los artículos 20 y 21 de la misma (examen de fondo). En el supuesto que a juicio del Registro la solicitud encuadre en cualquiera de los casos de inadmisibilidad (prohibiciones absolutas o prohibiciones relativas), se notificará al solicitante las objeciones que impiden acceder a la admisión y se le conferirá el plazo de dos meses para que se pronuncie al respecto. Una vez transcurrido dicho plazo sin que el solicitante se hubiere manifestado, o bien, cuando no obstante haberlo hecho, el Registro estima que subsisten las razones que motivaron la objeción inicial, se dictará resolución fundamentada rechazando la solicitud.

 

Vemos entonces que en la forma descrita anteriormente, la legislación guatemalteca contempla una de las dos formas de protección específica que la marca notoria debe recibir, de conformidad con lo establecido tanto en el Convenio de París como en el Acuerdo sobre los ADPIC. En efecto, según ya apuntamos en un apartado anterior, el artículo 6 bis del Convenio de París, complementado con la norma del artículo 16 del ADPIC, obliga a “rehusar... el registro” de una marca que sea estimada como notoria o notoriamente conocida; y los términos en que la ley guatemalteca define aquella en el ya citado artículo 4 de la Ley de Propiedad Industrial, son contestes con lo que aquellos instrumentos internacionales prevén.

 

 

2.2.4. Oposición al Registro

 

No obstante la posibilidad de protección de la marca notoria que hemos expuesto anteriormente, existe una vía adicional que puede ser impulsada por el propio titular de la marca notoria a través de su oposición a la solicitud en cuestión.

 

En efecto, dentro del procedimiento aplicable a las solicitudes de registro de marcas, la Ley de Propiedad Industrial contempla la obligación de publicar la solicitud para que cualquier persona interesada pueda presentar oposición frente a la misma.

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la citada Ley, toda oposición al registro de una marca debe ser presentada dentro del plazo de los dos meses siguientes a la fecha de la primera publicación del edicto a que se refiere el artículo 26 de la Ley. El opositor tiene la obligación de indicar “los fundamentos de hecho y de derecho en que se basa, acompañando u ofreciendo los medios de prueba en que sustenta su pretensión...”, sin perjuicio de ajustar su solicitud a los requisitos formales del caso.

 

La citada norma prescribe que de toda oposición presentada, debe correrse audiencia  al solicitante de la marca por un plazo de dos meses y, solamente cuando el Registro de la Propiedad Intelectual lo estime necesario en virtud de las pruebas presentadas, se decretará la apertura a prueba por dos meses comunes.

 

Aunque la Ley de Propiedad Intelectual no lo contempla expresamente, resulta obvio que una oposición puede basarse en cualquier causa legal que fundamente que la marca en cuestión no puede ser concedida, esto es, cualquier prohibición absoluta o relativa que determine la Ley.

 

En tal sentido, nada obsta para que la persona titular de una marca notoria o cualquier otra persona interesada pueda, entones, oponerse en la forma prevista por la Ley guatemalteca a la solicitud de un tercero que pretenda inscribir como propia una marca que sea la reproducción, imitación o traducción de una marca notoria o, como lo indica el literal c) del artículo 21 de la mencionada Ley, la transcripción total o parcial de una marca notoria.

 

2.2.5.  Invalidación del Registro

 

Como ha quedado demostrado, tratándose de marcas notorias la legislación nacional de Guatemala ha incorporado disposiciones tendientes a impedir su registro por parte de terceros, ya sea rehusando la solicitud por advertir el Registro de la Propiedad Intelectual que se trata efectivamente de una marca notoria, o bien, denegando la solicitud como consecuencia de estimar procedente una oposición presentada por cualquier persona interesada.

 

Sin embargo, como quiera que la aplicación de las causales en que se fundamentan las prohibiciones de registro de algunos signos no es del todo efectiva, incluso por que es muy difícil que la autoridad administrativa responsable tenga conocimiento de todas las marcas que puedan tener un grado de notoriedad[i], las legislaciones prevén asimismo acciones de naturaleza judicial o administrativa a efecto de ventilar aquellos casos en que, por infracción de las mencionadas prohibiciones, una marca resulte nula o anulable y así se reclame.

 

En tal sentido, encontramos en la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala disposiciones relativas a la posibilidad de obtener la nulidad del registro de una marca notoriamente conocida, entre otros motivos, cuando hubiere sido obtenido por un tercero  que no tenía derecho a ello.

 

En primer lugar, en el artículo 67 de la mencionada Ley encontramos prevista la acción para que se declare la nulidad o la anulabilidad (nulidad absoluta y nulidad relativa) de un registro cuando el mismo ha sido obtenido contraviniendo lo dispuesto en los artículos 21 y 22, respectivamente. El propio texto del artículo 67 comentado aclara sin lugar a dudas en que casos resulta viable dicha acción, lo cual procedemos a puntualizar a continuación:

 

§      La Acción de Nulidad absoluta del registro de una marca procede cuando el mismo se obtuvo contraviniendo las prohibiciones contenidas en el artículo 20 de la Ley (prohibiciones absolutas), o bien, cuando el registro de que se trate hubiere sido obtenido de mala fe. En estos casos, la inscripción será revocable en cualquier tiempo. Se encuentran legitimados para promover esta acción la Procuraduría General de la Nación, cuando se afecten intereses del Estado, o bien, por cualquier persona que se considere afectada.

 

§      La Acción de Anulabilidad del registro de una marca puede fundamentarse únicamente cuando se ha otorgado en violación a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley (prohibiciones relativas).En este caso, resulta legitimado para accionar únicamente el perjudicado o el afectado en el asunto. El artículo 67 deja claro que el hecho de haberse presentado oposición contra la solicitud de registro, en nada perjudica para el ejercicio de esta acción, salvo que como consecuencia de dicha oposición la cuestión hubiese llegado a ser resuelta por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, una vez agotada la vía administrativa a través del recurso de revocatoria.

 

En principio podría asumirse que es la Acción de Anulabilidad la que procede promover en el caso de que se haya efectuado el registro de un signo que constituye la reproducción, imitación, traducción o transcripción de una marca notoria, pues  tal prohibición se encuentra prevista en el artículo 21 de la Ley. Sin embargo, debe advertirse que este caso particular queda excluido expresamente de este tipo de acción, habida cuenta que el segundo párrafo del artículo 67 de la Ley incluye, dentro de los supuestos que hacen procedente la Acción de Nulidad, el que se refiere a los registros obtenidos de mala fe, indicando que se presume mala fe, entre otros casos, “Si el registro afecta a una marca notoria u otro signo notoriamente conocido, conforme lo previsto en la literal c) del artículo 21 de esta ley”.

 

Además de lo antes señalado, debe tenerse en cuenta que según expresamente lo determina el artículo 203 de la Ley de Propiedad Industrial, la acción para que se declare la nulidad absoluta de un registro no caduca, a diferencia de las acciones de anulabilidad en las que aplica un plazo de caducidad que puede ser de cinco años, cuando el signo de que se trate haya estado en el comercio, o de tres años, cuando el signo no haya sido usado comercialmente, indicando el mismo artículo la forma de computar los plazos señalados: en el primer caso, a partir de la fecha de registro y en el segundo, a partir del primer uso no comercial. La citada norma reitera que no corre el plazo de caducidad cuando el registro del signo haya sido obtenido de mala fe.

 

2.2.6. Prohibición de uso

 

Como quedara establecido, de conformidad con lo dispuesto en el  Convenio de París y el Acuerdo sobre los ADPIC, los países contratantes tienen asimismo la obligación deprohibir, bien de oficio o a instancia del interesado, el uso de una marca que una marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoria.

 

Al respecto, la legislación de Guatemala contempla dicha posibilidad en la literal b) del artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, pero lo hace en una compleja redacción que debemos interpretar individualizando los diferentes supuestos contenidos en dicha norma.

 

Sobre la base de lo anterior, debemos entender la disposición comentada en los siguientes términos: Salvo lo que se disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea parte,  el registro de una marca otorga a su titular, entre otros, el derecho de hacer “... cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado...” en los siguientes supuestos:

 

§      Para identificar productos o servicios iguales a aquellos para los cuales se ha registrado la marca;

§      Para identificar productos o servicios diferentes cuando pudieran causar confusión;

§      Para identificar productos que se relacionan con los servicios para los cuales se ha registrado o usado la marca; y

§      Para identificar productos en cuyo envase, envoltura, empaque, embalaje o acondicionamiento se utilice la marca protegida.

 

En todos los supuestos anteriores, el mencionado derecho de hacer cesar el uso procede cuando ello pudiere provocar confusión o un riesgo de asociación de la marca con ese tercero no autorizado “o implicare un aprovechamiento de la notoriedad de la marca o el debilitamiento de su fuerza distintiva, cualquiera que sea la manera o medio por el cual se hubiese hecho conocido el signo” (el subrayado es nuestro).

 

Si bien en un principio podría considerarse que el derecho a obtener la orden judicial de prohibición de uso de una marca procede únicamente a favor del titular de una marca registrada, no debe pasarse por alto la excepción que el primer párrafo del citado artículo 35 contiene, referente a lo que establezca un tratado o convenio del cual Guatemala sea parte, como lo es el caso del Convenio de París que, como ha quedado establecido, recoge el compromiso de los países contratantes de prohibir el uso de la marca que constituya la reproducción, imitación o traducción de una marca notoria. 

 

2.2.7. Protección mediante las normas que reprimen la competencia desleal

 

Desde el año 1924 se planteó por primera vez, en el seno de un organismo internacional, la necesidad de otorgar una protección especial para aquellas marcas que gozaren de una difusión considerable en el comercio.15  En ese sentido, la Reunión de Expertos Técnicos para el Estudio de la Competencia Desleal, convocada por la Sociedad de las Naciones, elaboró un “Proyecto Revisado de Artículos de Convenciones sobre la Competencia Desleal”, en cuyo apartado D se consagra una protección para las marcas notoriamente conocidas, previendo la posibilidad de denegar o cancelar el registro de una marca conocida en el comercio como perteneciente a un natural de otro país siempre que la acción se ejerciere dentro del plazo de cinco años. ¹⁶

 

Ello confirma sin duda que las discusiones sobre la necesidad de proteger a las marcas notorias surgieron en el ámbito de la competencia desleal, motivadas por la necesidad de brindar tutela a este especial tipo de marcas ante la estrechez que representaba el derecho marcario y sus principios de territorialidad y exclusividad, que venían a representar una interferencia en el normal desarrollo de un mercado competitivo.17

 

Ello explica por qué en la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala se encuentran normas aplicables a la protección de las marcas notorias, como parte del conjunto de disposiciones tendientes a reprimir los actos de competencia desleal.

 

Es así como de la lectura del artículo 173 de dicha Ley podemos advertir que, entre otros supuestos y en forma ilustrativa, se establecen como actos de competencia desleal en materia de propiedad industrial, los siguientes actos que resultan íntimamente vinculados a la protección de la marca notoria:

 

§      “Todo acto [...] que origine confusión o un riesgo de asociación [...] de un signo, con respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos” (literal a); y

§      “El uso en el comercio de un signo cuyo registro esté prohibido conforme el artículo 21 literales [...] c) [...] de esta ley” (literal f).

 

En tales supuestos, a nuestro criterio nada impide que con motivo de una acción de competencia desleal fundada en tales casos específicos, pueda ordenarse por la autoridad judicial competente, a solicitud de parte y como medida cautelar, la prohibición de uso de una marca que resulte la reproducción, imitación o traducción de una marca notoria, con base en lo que al efecto dispone la literal a) del artículo 187 de la mencionada Ley de Propiedad Industrial, según la cual el juez puede ordenar “La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales”, es decir, el cese del uso en el comercio de un signo infractor de una marca notoria.

 

3. Otras Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notorias

 

Durante una sesión conjunta de la Asamblea de la Unión de París (países contratantes del Convenio de París) y la Asamblea General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en ocasión de la trigésima cuarta serie de reuniones de las Asambleas de los Estados Miembros de la OMPI, que tuvo lugar en Ginebra del 20 al 29 de septiembre de 1999, se aprobó la llamada “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”.

 

Tal documento constituye el resultado de la labor desarrollada, primero, por el Comité de Expertos de la OMPI sobre Marcas Notoriamente Conocidas (1995, 1996 y 1997), y luego por el Comité Permanente de la OMPI sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e Indicaciones Geográficas (1998 y 1999).

 

Esta recomendación se caracteriza por ser la primera vez que la OMPI aplica una propuesta a fin de adaptarse a los cambios en el ámbito de la propiedad industrial, considerando nuevas opciones para acelerar la elaboración de principios internacionales comunes y armonizados. Este enfoque está destinado a complementar el enfoque tradicional y más tardado, basado en tratados, para el establecimiento de normas internacionales. Si bien no resulta jurídicamente obligatoria, la resolución una vez que haya sido adoptada por la Unión de París y por la Asamblea General de la OMPI, tendrá una autoridad persuasiva sólida. La adopción de la resolución no impide que en una etapa posterior se incorporen disposiciones en el Tratado.

 

Constituye tal Recomendación un importante conjunto de disposiciones que los Estados miembros pueden considerar  incorporar en sus legislaciones nacionales, al desarrollar su propio sistema de protección de las marcas notorias partiendo de la base de las disposiciones contenidas en el Convenio de París y en el Acuerdo sobre los ADPIC.

 

La recomendación está dirigida únicamente a aquellos Estados miembros de la Unión de París o de la OMPI que ya están obligados internacionalmente a proteger las marcas notoriamente conocidas, por ejemplo, por el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial o por el Acuerdo sobre los ADPIC.

 

La recomendación establece los factores que deben considerarse para determinar si una marca es notoriamente conocida o no en un Estado miembro. Estipula que se considerará que una marca es notoriamente conocida si es reconocida por lo menos en un sector pertinente del público, más que serlo por el público en general. Igualmente, la resolución propuesta establece condiciones similares para la protección de las marcas notoriamente conocidas respecto a los identificadores comerciales y nombres de dominio y destaca medidas para resolver conflictos entre las marcas notoriamente conocidas y otras marcas, identificadores comerciales o nombres de dominio. En esta recomendación se prevé que una marca notoriamente conocida esté protegida en un Estado miembro sobre la base de ser notoriamente conocida, incluso si la marca no está registrada o no se utiliza en dicho país. .

 

Como se ha dicho, si bien las disposiciones contenidas en esta recomendación no tienen carácter obligatorio, resulta conveniente considerar su inclusión en el ordenamiento jurídico guatemalteco, ya sea mediante una reforma a la Ley de Propiedad Industrial, o bien, mediante su incorporación en el Reglamento a la misma que aún se encuentra pendiente de aprobación, claro está siempre y cuando se establezca que las mismas no entran en contradicción con las normas de la Ley.

 

En tal sentido, se esperaría que se estableciere la posibilidad de que el juez, al determinar si una marca es notoriamente conocida, deba tomar en cuenta cualquier circunstancia de la que pueda inferirse esa notoriedad, en particular aquella información que le fuere sometida con relación a los siguientes factores:

 

a)    El grado de conocimiento o reconocimiento de la marca en el sector pertinente del público, como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada. Debería considerarse que los sectores pertinentes del público abarcarán, aunque no se limitarán necesariamente a:

                                 i.            Los consumidores reales y/o potenciales del tipo de productos o servicios, a los que se aplica la marca; o

                               ii.            Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca; o

                              iii.            Los círculos empresariales o comerciales que se ocupen del tipo de productos o servicios a los que se aplica la marca.

 

b)    La duración, magnitud y alcance geográfico de cualquier utilización de la marca;

c)    La duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier tipo de promoción de la marca, incluyendo publicidad, propaganda o presentación en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca;

d)    La antigüedad de cualquier registro o registros de la marca, en la medida que reflejen la utilización y/o reconocimiento de la maca;

e)    La constancia del ejercicio satisfactorio de los derechos sobre la marca, en particular en la medida que la misma haya sido reconocida como notoriamente conocida por otras autoridades competentes;

f)      El análisis del ámbito de producción y mercadeo de los productos o servicios que la marca distingue; y

g)    El valor asociado de la marca.

 

 

4. CONCLUSIONES

 

§      Bajo el concepto de marca notoria o marca notoriamente conocida, se hace referencia a un grupo de marcas que han alcanzado un considerable grado de conocimiento y aceptación, como consecuencia del éxito del producto o servicio de que se trate dentro del público consumidor o los círculos de consumidores y comerciantes relacionados con esos productos o servicios.

 

§      Actualmente, como consecuencia del desarrollo que ha alcanzado el tema de las marcas notorias, el marco regulatorio internacional y gran número de legislaciones nacionales, entre las cuales se incluye la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, incorporan disposiciones especiales para la protección de estos signos.

 

§      Dentro de los instrumentos internacionales que han constituido la base para el desarrollo a nivel nacional de esta protección, es imprescindible referirse al Convenio de París y al Acuerdo sobre los ADPIC.

 

§      El Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en parte como respuesta a los problemas de aplicación del Convenio de París y principalmente a los crecientes problemas globales vinculados a los efectos negativos de la comercialización internacional de productos que involucran violación a los derechos de propiedad intelectual, es uno de los tres tratados que constituyen la base jurídica de la Organización Mundial del Comercio (OMC), cuyos Estados Miembros deben necesariamente observar el estándar mínimo propuesto en materia de derechos de propiedad intelectual.

 

§      La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala contempla en su normativa las distintas formas de protección que, tanto en el Convenio de París como en el Acuerdo sobre los ADPIC, los países contratantes y Miembros de la OMC, respectivamente, se comprometieron a  establecer para la tutela de las marcas notoriamente conocidas, incluso a través de la represión de la competencia desleal.

 

§      Resulta de suma importancia, tanto para el Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala, como para los diferentes órganos jurisdiccionales conocer el peculiar sistema de protección de las marcas notorias que recoge  la legislación guatemalteca, a efecto de garantizar que en los casos concretos en que su intervención resulte oportuna o sea requerida por los eventuales afectados, se aplique la normativa de forma tal que, en el caso de resultar procedentes las objeciones, oposiciones o reclamaciones judiciales, se haga efectiva la protección de este especial tipo de signos distintivos, no sólo en amparo de los legítimos intereses de los titulares de las mismas, sino también en defensa del público consumidor que por su posición se encuentra propenso a verse sorprendido en su buena fe al seleccionar mediante engaño productos o servicios de una calidad u origen empresarial totalmente disímiles de sus particulares expectativas.

 

§      Es conveniente que se analice la posibilidad de incorporar al ordenamiento jurídico guatemalteco las normas contempladas en la “Recomendación Conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas Notoriamente Conocidas”, a efecto de reforzar el actual régimen aplicable a dichas marcas y contar con mayores parámetros que faciliten su interpretación y aplicación, a efecto de hacer viable su protección y en tal sentido evitar que el tradicional sistema de protección facilite abusos por parte de terceros y posibilite la creación de distorsiones en el comercio.

 

 

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