Guy José Bendaña Guerrero
Abogado nicaragüense
Catedrático de Propiedad Industrial y Derecho Civil
En un sentido amplio, se habla de piratería para hacer referencia a "la destrucción o apoderamiento sin escrúpulos de los bienes ajenos"1. Por analogía, la piratería marcaria significa el apoderamiento ilícito de una marca ajena aunque, con frecuencia, se le considera como un ejercicio abusivo del derecho2.
El pirata no sólo se apodera de marcas notorias; el pirata marcario puede apoderarse de marcas famosas o de marcas que no han alcanzado notoriedad, pero que han tenido éxito en el mercado. Por este motivo la piratería es considerada como un caso de competencia desleal.
Protección otorgada a las marcas legítimas frente al pirata en el Derecho Comparado
En el derecho comparado se requiere, por lo general, que quien registra la marca ajena haya tenido conocimiento de su existencia. Así, por ejemplo, el inciso b) del Arto.23 de la Ley de Marcas argentina considera nulas las marcas registradas "por quien al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero."
Como relata Otamendi 3, "generalmente, estos actos de piratería se han dado con respecto a marcas registradas en el extranjero y que gozaban fuera de nuestro país de un cierto prestigio y notoriedad. Desde luego, la norma protege usurpaciones de marcas extranjeras y también de marcas usadas en nuestro país, pero no registradas".
En Uruguay, en la ley 16.320, de fecha 1 de noviembre de 1992 y en el Decreto Reglamentario 51/991, de fecha 27 de enero de 1993, se estableció un procedimiento sumario que permite, en menos de un año, obtener la anulación del registro de una marca pirata y facilitar la prueba, pues para probar el mejor derecho del titular de la marca legítima basta con acreditar el registro y uso anteriores de ésta en el extranjero. No se requiere la prueba de que el pirata haya tenido conocimiento de la existencia de la marca legítima.
El pirata se da cuenta de que existe una marca famosa u otra que ha empezado a usarse con cierto éxito, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, que no ha sido registrada en los países centroamericanos. Inmediatamente instruye a su abogado para que la solicite. Una vez introducida la solicitud, la marca pasa exitosamente el examen de novedad, el Registrador extiende el aviso, que se publica en el Diario Oficial sin que nadie presente oposición y posteriormente se inscribe. El pirata ha actuado "lícitamente", pues ninguna ley le prohibe que presente una solicitud de registro de marca y que ésta se registre.
Sin embargo, detrás de ese ejercicio de su derecho se esconde el ánimo de causar daño al legítimo titular de la marca, a quien impedirá registrarla en el país o países en que él la ha usurpado. Claramente se ha producido el apoderamiento de un bien ajeno mediante el ejercicio abusivo de un derecho.
El objetivo del pirata marcario es a menudo exigir un rescate por la marca ajena. Es frecuente el hecho de que el pirata marcario no haya registrado la marca ajena para competir deslealmente con productos ilegítimos, tras haber impedido que el legítimo titular comercialice sus productos con su propia marca. En muchísimas ocasiones el registro de la marca ajena tiene como objetivo exigir el pago de un "rescate" por la marca "secuestrada".
¿Cómo hacer frente a este viciado ejercicio del derecho?
Oponiéndose a la solicitud del pirata o, si no fue posible presentar la oposición, demandando la nulidad y cancelación de la marca inscrita. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con ciertos obstáculos legales para que la oposición, demandando la nulidad y cancelación de la marca inscrita. Sin embargo, en la práctica nos encontramos con ciertos obstáculos legales para que la oposición o, en su caso, la demanda de nulidad y cancelación prosperen. Por ejemplo, cuando la marca no es notoria y no es posible ejercer el derecho de prioridad establecidos en las concenciones y tratados internacionales o, simplemente, porque prescribe el plazo para ejercer tales acciones.
Consideramos que los titulares de marcas no registradas, en los países miembros del Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, pueden defenderse invocando los Artos. 10, inciso q) y 65 de este Convenio. Además, si el país es miembro del Convenio de París, es posible utilizar el plazo de prioridad establecido en el párrafo C.- 1) del Artículo 4 del mismo. También, con fundamento en los artículos 7 y 8 de la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial suscrita en Washington en 1929 4, hemos podido oponernos exitosamente a solicitudes de registro de marcas presentadas por piratas marcarios u obtener la cancelación de marcas inscritas.
Así mismo, desde la primera sentencia que se dictó en Nicaragua para proteger la marca notoria en 1971 5, se ha continuado manteniendo su protección tanto en el Registro de la Propiedad 6, como en sentencias de los Tribunales de Justicia 7, lo cual constituye otro valladar para los piratas marcarios.
NOTAS:
1. Guillermo Cabanellas: Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, p·g.250.
2. La teoría del abuso del derecho se originó en el siglo XIX y es una consecuencia del reconocimiento extensivo que hizo la revolución liberal de la libertad y la propiedad. El abuso ocurre cuando el sujeto ejercita su derecho de manera no prohibida por la legislación positiva, pero causa un daño a otro. Véase el párrafo tercero del artículo 15 del Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial de Nicaragua, que establece que: "Los juzgados y tribunales deben rechazar fundadamente toda articulación que se formule con manifiesto abuso de derecho o entrañe fraude de la ley."
3. Jorge Otamendi: Derecho de Marcas, p·gs. 313 y ss.
4. En Centroamérica esta Convención está vigente en Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
5. Sentencia de las 11:00 A.M. del 11 de agosto de 1971, dictada por el Juez Primero Civil de Distrito de Managua, Dr. Idelfonso Palma Martínez, caso BAYER AG contra Joaquín Bayer Santacoloma.
6. Recientemente el Registro de la Propiedad Industrial en sentencia dictada a las 2:50 P.M. del 25 de julio de 1994, declaró el carácter de notoria de la marca BIMBO.
7. La Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en sentencia No.85 de las 10:45 A.M. del 24 de octubre de 1994, protegió y declaró la notoriedad y el prestigio de la marca SUR, propiedad de la sociedad Sur Química Internacional, S.A.