DISPOSICIONES SOBRE LA OBSERVANCIA
EN LA NUEVA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE GUATEMALA
Manuel Duarte Barrera
Negociador de Propiedad Intelectual
Ministerio de Economía
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), anexo 1C del Acta Final por el cual se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), versa sobre materias tan diversas como las Marcas de fábrica o de comercio, las Indicaciones Geográficas, los Diseños Industriales, las Patentes de Invención, los Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, la protección a la Información no Divulgada y el Derecho de Autor y Derechos Conexos.
Pero adicionalmente, y lo que es señalado como una de sus principales características frente a los otros instrumentos internacionales en materia de propiedad intelectual, el Acuerdo ADPIC contiene disposiciones relativas a un sistema de “enforcement”, es decir, un conjunto de medidas mínimas que los Estados Miembros de la OMC se comprometen a establecer para asegurar la observancia de los derechos de propiedad intelectual mediante procedimientos ágiles, medidas cautelares y sanciones penales.
La necesidad de establecer un sistema de normas mínimas de observancia, es también mencionado como una de las razones por las que la propiedad intelectual, que hasta entonces constituía una temática propia del ámbito de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), fuera acordado como uno de los temas a tratar durante la Ronda Uruguay de Negociaciones del GATT 1 que, como es sabido, concluyó con la firma el 15 de abril de 1994 en Marrakech (Marruecos) del Acuerdo por el que se establece la OMC y sus anexos, entre ellos el Acuerdo ADPIC.
Quienes impulsaron que el tema de la propiedad intelectual fuera tratado en la Ronda Uruguay, argumentaban que la falta de protección en determinado territorio o una protección por debajo de determinados niveles mínimos conlleva la existencia de una distorsión y un obstáculo al comercio internacional. Se estimaba que una protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y el establecimiento de medidas y procedimientos destinados a hacer respetar esos derechos removerían los obstáculos al comercio legítimo. Y es que a partir de la década de los setenta, el desarrollo tecnológico propició un crecimiento sustancial de las industrias, incluso de aquellas destinadas a productos culturales y de entretenimiento, produciendo una expansión sin precedentes en la demanda en los mercados de todo tipo de productos y servicios y, como consecuencia de ello, un incremento del fenómeno de la piratería en todas sus manifestaciones hasta niveles devastadores.
El Acuerdo ADPIC es actualmente un instrumento de derecho comercial aplicable a situaciones internacionales, por el cual los Estados Miembros de la OMC se han comprometido a reconocer derechos mínimos – sustantivos y procesales – a los nacionales de los demás Estados Miembros. Para ello, según se dispone en el artículo 1.1, podrán aplicar el método que resulte adecuado “en el marco de su propio sistema y práctica jurídicos”, aunque ello, en principio, significa que se obligan a adecuar sus legislaciones nacionales incorporando la protección mínima que se le debe reconocer a los propios nacionales al igual que a los nacionales de los otros Estados Miembros.
Asimismo es importante señalar que los Estados Miembros se comprometieron a aplicar y desarrollar las disposiciones del Acuerdo ADPIC como un parámetro mínimo de protección a los derechos de propiedad intelectual, lo que permite que en las legislaciones nacionales puedan, si así lo estiman conveniente, conceder una protección más amplia que la exigida por dicho Acuerdo, a condición de que no infrinjan las disposiciones de éste.
Es pues, en cumplimiento de dicho compromiso, aplicable a Guatemala desde el 1 de enero del año 2000, que en la Ley de Propiedad Industrial 2 recientemente aprobada por el Congreso de la República, se hayan incluido expresas y particulares disposiciones procesales de
naturaleza civil y penal, que en forma somera pasaremos a puntualizar.
I. PRINCIPIOS GENERALES DEL ADPIC EN MATERIA DE DISPOSICIONES SOBRE LA OBSERVANCIA
Previamente a abordar cada una de las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial de Guatemala, relacionadas con las medidas de observancia de los derechos que la misma reconoce, consideramos pertinente mencionar una serie de principios generales aplicables a los procedimientos administrativos y/o judiciales, civiles y penales, recogidos en el Artículo 41 del Acuerdo ADPIC, pues los mismos no solo se reflejan en las disposiciones concretas de la Ley guatemalteca, sino que deben tenerse presentes pues permitirán una mejor interpretación y aplicación del nuevo sistema procesal que las mismas establecen.
En todo caso, debe recordarse que siendo que el Acuerdo ADPIC y los demás acuerdos de la OMC fueron aprobados y debidamente ratificados por nuestro país, dicha normativa internacional también reviste el carácter de ley de la República y, por ende, de observancia imperativa.
Con base en el citado artículo 41 del Acuerdo ADPIC, los procedimientos de observancia deben tener las siguientes características:
§ Incluir recursos ágiles para prevenir las infracciones.
Debe tenerse presente que el término “recursos” es usado en el Acuerdo ADPIC no en el sentido de un medio procesal de impugnación, sino en el de “instrumentos, procedimientos, medidas y sanciones”. En ese sentido, encontraremos en la Ley de Propiedad Industrial la posibilidad de promover y obtener determinadas medidas o providencias cautelares.
§ Incluir recursos que constituyan un medio eficaz de disuasión de nuevas infracciones.
La posibilidad de condenar al infractor al pago de daños y perjuicios, así como de imponer las sanciones pecuniarias y de prisión que encontramos en la Ley de Propiedad Industrial tienden a hacer efectivo este principio.
§ No constituirse en obstáculos al comercio legítimo.
Las disposiciones de la Ley, relativas a la posibilidad de obtener la suspensión en el despacho de aduanas, son también reflejo de este principio cuando se limitan a las mercancías de marca falsificada, cuando se establece un plazo determinado de vigencia de tales medidas y cuando se condiciona el otorgamiento de este tipo de medidas a la previa constitución de garantía.
Esta característica se encuentra íntimamente relacionada con las dos siguientes, pues implica también considerar que las regulaciones de observancia de los derechos de propiedad intelectual no deben ser tan limitadas o engorrosas que impidan al interesado el acceso a las mismas, o bien, que por el contrario sean tan liberales que permitan que con las mismas se cometan abusos.
§ Incluir salvaguardias contra el uso abusivo de tales procedimientos.
Las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial referentes a la temporalidad de las medidas cautelares, la facultad del juzgador de requerir la constitución de garantías, la obligación de quien las obtuvo de resarcir al afectado por los daños y perjuicios y la condena en costas, resultan también acordes a este principio.
§ No ser innecesariamente complicados ni gravosos.
El principio de la economía procesal también conduce al juzgado a tener presente que las normas procesales deben ser utilizadas para agilizar las decisiones, a que los procedimientos se substancien con la menor cantidad de gastos para quienes intervienen en ellos y a no exigir más formalidades que las que la ley contemple en forma expresa.
§ Ser justos y equitativos.
Es ya un principio consagrado en la legislación guatemalteca sobre los procedimientos judiciales, el deber de los funcionarios judiciales de hacer efectiva la igualdad de los sujetos procesales en el desarrollo de su actuación. Por otro lado, recordemos que la equidad constituye uno de los criterios auxiliares que deben tenerse presente en la actividad judicial.
§ No comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios.
Al respecto resulta pertinente recordar que el retardo injustificado en la aplicación de la justicia es causal de responsabilidad para el funcionario judicial responsable.
§ Las decisiones de fondo deben formularse preferentemente por escrito y deben ser razonadas.
Este apartado es suficientemente claro y acorde a las normas procesales de carácter general, que exigen la forma escrita en las decisiones judiciales y administrativas.
§ Las decisiones de fondo deben ponerse a disposición de las partes en el procedimiento, sin retrasos indebidos.
Resultan aplicables en orden a hacer efectivo lo anterior las disposiciones de carácter general concernientes a la obligación de notificar las decisiones judiciales, a las formas de realizar las mismas y a las sanciones aplicables a los funcionarios responsables de cualquier omisión o retardo.
§ Las decisiones de fondo sólo se basarán en pruebas acerca de las cuales se haya dado a las partes la oportunidad de ser oídas.
En otras palabras, corresponde al principio procesal de que todas los medios de prueba serán recibidos y/o diligenciados con citación de la parte contraria, a efecto de asegurar su fiscalización.
§ Contemplar la posibilidad de que los aspectos jurídicos de las decisiones iniciales sobre el fondo del caso, puedan ser revisadas por una autoridad judicial.
En el caso guatemalteco, que no contempla procedimientos administrativos de observancia de los derechos de propiedad intelectual, esta disposición resulta efectiva a través de la posibilidad de las partes involucradas en un proceso de impugnar las decisiones judiciales finales, por medio de los recursos de apelación siempre que los mismos se interpongan en los plazos y en la forma que prevé la legislación procesal correspondiente.
Siendo que de conformidad con el artículo 215 de la Ley de Propiedad Industrial, resulta aplicable en forma supletoria el Código Procesal Civil y Mercantil, el Código Procesal Penal y la Ley del Organismo Judicial, algunos de los anteriores principios relativos a la observancia de los derechos de propiedad intelectual no se encuentran expresamente consignados en las propias disposiciones de dicha Ley.
Por otra parte, como se apuntó, en materia de obligaciones generales de observancia, el Acuerdo ADPIC exige que los principios del debido proceso, la celeridad y la eficacia sean tenidos en cuenta por las legislaciones nacionales para lograr alcanzar la plena observancia de los derechos de propiedad intelectual, sin que estos impidan el libre curso del comercio legítimo.
a) Principios Generales
La Ley de Propiedad Industrial contiene un conjunto de normas o disposiciones generales aplicables a los procedimientos de observancia, específicamente en los artículos 178 al 185.
El artículo 178 establece dos principios generales que, según el texto de la propia disposición se observan como “...todo proceso judicial para la protección de los derechos regulados en esta ley y para combatir los actos de competencia desleal”. Tales principios son los siguientes:
§ Los derechos de propiedad industrial son derechos de orden privado, sin perjuicio de la obligación del Estado de tutelar y proteger estos derechos; y
§ El Estado velará porque se establezcan medidas eficaces, prontas y eficientes contra
§ cualquier acto u omisión infractora de los derechos de propiedad industrial, inclusive para prevenir dichas infracciones y disuadir nuevas infracciones.
Podemos observar claramente que ambos principios tienen como común denominador resaltar la obligación del Estado, primero, en términos generales de tutelar y proteger los derechos de propiedad industrial y, segundo, de establecer frente a cualquier conducta infractora medidas eficaces, prontas y eficientes, no solo para restituir el derecho afectado sino incluso y principalmente para prevenir y disuadir futuras infracciones. Esto, como podemos advertir, concuerda absolutamente con los principios generales del Acuerdo ADPIC que, conforme su artículo 41, obligan a los Estados Miembros a asegurarse que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora, con inclusión de recursos ágiles para prevenir y disuadir futuras infracciones.
Otra disposición a tener presente, aunque no se encuentre en el capítulo que se comenta, es la del artículo 215 de la Ley de Propiedad Industrial, conforme la cual aplican en forma supletoria, en todo lo no previsto expresamente en la Ley, las disposiciones de la Ley del Organismo Judicial y del Código Procesal Civil y Mercantil.
b) Legitimación
Siendo que obviamente la legitimación para promover las acciones en defensa de los derechos de propiedad industrial, corresponde en principio a los titulares de esos derechos, encontramos en la Ley de Propiedad Industrial algunas disposiciones relativas a casos especiales en que tal presupuesto encuentra excepciones.
En primer lugar, podemos advertir que el artículo 179 de la Ley de Propiedad Industrial faculta al licenciatario exclusivo de un derecho de propiedad industrial, para promover las acciones judiciales correspondientes pero limitado a que las mismas tengan por objeto el proteger sus derechos como tal, es decir, como titular de una licencia.
Esta facultad que establece la Ley, encuentra una sola excepción, como lo es que exista un pacto expreso en contrario, que podrá ser en el propio contrato de licencia o en otro documento contractual accesorio o posterior.
Siendo que la propia norma condiciona dichas acciones judiciales a que las mismas tengan por objeto la protección de los derechos del licenciatario como tal, debe a nuestro parecer interpretarse que esta legitimación aplica únicamente para aquellos casos en que se deba accionar judicialmente en casos de infracción al derecho correspondiente, es decir, debería excluirse la posibilidad del ejercicio de otro tipo de acciones como las de nulidad o anulabilidad, la reivindicatoria de derechos y las de cancelación de registros de signos distintivos con motivo de su generización o su falta de uso.
Otro supuesto que contiene el citado artículo 179 es el que faculta a un licenciatario para ejercer acciones judiciales no obstante no estar autorizado por el titular del derecho, pero sujeto a que compruebe que previamente requirió a éste que las ejerciera y que han transcurrido más de dos meses desde la fecha de ese requerimiento, sin que el titular hubiere actuado, salvo que se trate de providencias precautorias o cautelares.
b.2) Legitimación de Cotitulares
Según el artículo 180 de la Ley de Propiedad Industrial, en el caso que la titularidad sobre un derecho corresponda a más de una persona, el ejercicio de las acciones procesales en defensa de ese derecho corresponde individualmente a cada cotitular, salvo que existan normas de copropiedad especialmente pactadas en dicha facultad se encuentre restringida.
b.3) Legitimación en casos especiales
Aún cuando no se encuentren contempladas dentro del capítulo relativo a las disposiciones generales, es conveniente tomar en cuenta, en relación a la legitimación para el ejercicio de las acciones procesales en defensa de los derechos de propiedad industrial, las siguientes disposiciones de la Ley de la materia:
Una es la del artículo 204, conforme el cual cualquier persona que se considere afectada puede pedir a la autoridad competente “la constatación y declaración del carácter ilícito de un presunto acto de competencia desleal”. Sin embargo, el párrafo segundo de ese artículo, además de aclarar que el afectado puede iniciar directamente una acción en tal caso, dispone que se encuentran específicamente legitimados para ello también “cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores cuando resulten afectados los intereses de sus miembros.”
Totalmente acorde a dicha legitimación especial, el párrafo tercero del artículo 204 aclara que para ejercer tales acciones, no es indispensable comprobar ser titular de un derecho protegido por la Ley, sino únicamente corresponde probar la existencia de un acto de competencia desleal por parte del demandado.
Otro caso especial de legitimación, lo encontramos en el artículo 206 de la Ley, que se refiere al ejercicio de la acción penal. Sin perjuicio que más adelante nos referiremos específicamente a este tema, debe tenerse presente desde ya que dicha norma faculta también para instar la persecución penal en caso de delitos contra la propiedad industrial “a cualquier asociación u organización representativa de algún sector de la producción o de los consumidores.”
Un tercer caso de legitimación especial que debe tenerse presente, es aquel a que se refiere el artículo 201 de la Ley. Conforme esta norma, la acción judicial tendiente a que se declare la nulidad absoluta del registro de un signo distintivo, del registro de un diseño industrial o la nulidad de una patente de invención o de modelo de utilidad, puede ser planteada no solo por el afectado sino también por el Procurador General de la Nación, cuando se afecten intereses del Estado. En el caso de una acción de anulabilidad (nulidad relativa), ésta sólo podrá ser planteada por la parte afectada con el otorgamiento del registro o de la patente, quien también podrá asimismo demandar la reivindicación del signo, de la invención, del modelo de utilidad o del diseño industrial junto con el pago de los daños y perjuicios causados.
c) Tribunales competentes
El artículo 181 de la Ley de Propiedad Industrial, como era de esperarse, atribuye a los juzgados del ramo civil la competencia para conocer las acciones de naturaleza civil o mercantil promovidas con base en la propia Ley y, asimismo, deja a salvo la eventual posibilidad del establecimiento y organización de juzgados con competencia en la materia.
d) Emplazamiento de terceros
Como se advierte del artículo 183 de la Ley, resulta imperativo que en todos los procesos regulados por la misma se emplace como terceros a todas las personas cuyos derechos aparezcan inscritos en el registro o inscripción respectiva con relación al derecho infringido o cuya anulación o nulidad se pretende.
e) Indemnización
El artículo 184 de la Ley de Propiedad Industrial, establece tres criterios que, entre otros, podrán ser considerados por los juzgadores en el momento de determinar el monto de la indemnización por daños y perjuicios que se estime que corresponda al afectado, como consecuencia de alguno de los procesos regulados por la Ley:
e.1) Según el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción, de la explotación del registro o de la patente nula o anulada o de los actos de competencia desleal;
e.2) Según el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos que motivaron la acción; y
e.3) Según el precio que el demandado habría tenido que pagar por concepto de una licencia contractual, tomando en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieren concedido.
Vale llamar la atención que esta norma no debe interpretarse como un reconocimiento de la obligación de pagar daños y perjuicios por el solo hecho de haberse promovido una reclamación judicial fundada en una supuesta infracción a las disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, puesto que de conformidad con otras normas de aplicación general en el sistema judicial guatemalteco se requiere que para obtener una condena en tal sentido el afectado debe previamente acreditar la realidad de tales daños y/o perjuicios, así como aportar las pruebas que hagan factible su determinación en cantidad líquida. Esta pretensión puede ser promovida incluso posteriormente y en forma independiente, en tanto la misma no caduque.
Cuando dentro del proceso no hubiere sido posible para el actor acreditar los elementos que permitan determinar el monto de esos daños y/o perjuicios, el afectado puede al menos proporcionar elementos de juicio para que el juzgador establezca en la propia sentencia las bases con arreglo a las cuales debe hacerse dicha liquidación posteriormente a instancia del interesado y por el procedimiento de los incidentes regulado en la Ley del Organismo Judicial, o bien, mediante el auxilio de expertos, tal y como lo establece el artículo 150 de esta Ley.
f) Inversión de la carga de la prueba
Especial mención merece la norma contenida en el artículo 199 de la Ley de Propiedad Industrial, que resulta aplicable a todas las acciones procesales en casos de infracción de patentes de invención otorgadas para procedimientos.
Conforme tal norma, cuando el objeto de una patente de invención sea un procedimiento para obtener un producto nuevo y éste fuese producido por un tercero sin el consentimiento del titular de la patente, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el producto ha sido obtenido mediante el procedimiento patentado. Por lo tanto, corresponderá al demandado probar que ha utilizado un procedimiento diferente.
Aclara el segundo párrafo de dicho artículo que, en la presentación de cualquier prueba en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado para la protección de sus secretos empresariales, aunque ello no le relevará de la carga de la prueba.
Igualmente encontramos otro caso de inversión de la carga de la prueba en el artículo 66 de la Ley, que desarrolla la posibilidad de cancelación de marcas por falta de uso durante los cinco años anteriores a la fecha en que se promueva la acción respectiva. En este caso, según la redacción del último párrafo de dicho artículo, se deja entrever que la carga de la prueba respecto al uso de la marca durante ese plazo corresponde al titular del registro cuya cancelación se pretende, lo cual podrá ser acreditado por cualquier medio de prueba admisible.
Estas normas regulan lo que conocemos como el principio de la inversión de la carga de la prueba, que constituye una excepción al principio procesal de que quien afirma está obligado a probar y que en nuestra legislación se encuentra recogido en el artículo 126 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pues bien, estas excepciones a dicho regla general, que encuentran su fundamento en los artículos 19 y 34 del Acuerdo ADPIC, tienen como propósito trasladar a la parte contraria de la que afirma la carga de la prueba, por el hecho de que se considera que es ésta la que cuenta con los elementos necesarios para acreditar la existencia de los hechos o para desvirtuarlos.
g) Las Sentencias
Finalmente, resulta necesario llamar la atención en cuanto a la disposición del artículo 185 de la Ley de Propiedad Industrial, que con un evidente espíritu orientador a la labor del juzgador, determina que en la sentencia que declare procedente cualquiera de las acciones previstas en la propia Ley, además de resolverse sobre el fondo del asunto, se deberán hacer determinadas declaraciones adicionales, atendiendo a cada caso y a la necesidad de que haya proporción entre la gravedad de la infracción, las medidas a ordenar y los derechos de terceras personas.
Asimismo estas declaraciones tienen por objeto hacer efectivos algunos de los principios generales del Acuerdo ADPIC, que ya hemos comentado, principalmente aquellos que tienen como propósito asegurar que esas infracciones no se cometan nuevamente, y que como se puede observar se refieren concretamente a la facultad que la Ley confiere a los jueces para:
§ Ordenar que las mercancías infractoras sean, sin indemnización alguna, retiradas de los circuitos comerciales de forma que se evite causar daños al titular del derecho, o que sean destruidas como objetos de ilícito comercio, principalmente cuando afecten o puedan afectar la salud o la vida de las personas o de los animales, la preservación de los vegetales, o bien cuando pudiesen causar daños graves al medio ambiente;
§ Disponer que los materiales e instrumentos que se hayan utilizado predominantemente en la producción de las mercancías infractoras, sean apartados de los circuitos comerciales o destruidos como objetos de ilícito comercio, sin indemnización alguna para su propietario, como medio para reducir al máximo los riesgos de nuevas infracciones;
§ Prohibir que las mercancías infractoras ingresen a los circuitos comerciales;
§ Disponer que las mercancías infractoras, previa eliminación o retiro de los signos distintivos, puedan ser entregadas gratuitamente por el juez a entidades no lucrativas, privadas o públicas, para que puedan utilizarlas exclusivamente en obras o actividades de beneficencia social; y
§ Disponer que cesen los actos infractores o de competencia desleal y que se tomen las medidas necesarias para impedir sus consecuencias y para evitar su repetición, así como el resarcimiento de los daños y perjuicios.
III. ACCIONES CIVILES
a) Procedimientos aplicables
En materia de acciones civiles, la Ley de Propiedad Industrial expresamente dispone en su artículo 182 que las mismas se ventilen por el procedimiento del Juicio Oral, en la forma en que se encuentra regulado por el Código Procesal Civil y Mercantil (artículos del 199 al 210).
Esta disposición ha sido señalada como una de las principales características de la nueva Ley guatemalteca, porque conforme el régimen anterior este tipo de acciones debían ser conocidas por las autoridades judiciales competentes por medio de procedimientos eminentemente escritos como el juicio ordinario y el sumario, lo que implicaba procesos más lentos y formalistas. Efectivamente, con la nueva disposición que comentamos se advierte la intención del legislador de hacer realidad en nuestro país un sistema de observancia de los derechos de propiedad intelectual acorde a los principios generales que contempla el Acuerdo ADPIC, que obliga a establecer “procedimientos judiciales civiles para lograr la observancia de todos los derechos de propiedad intelectual”. El juicio oral, que concentra la actividad judicial de un proceso en un máximo de tres audiencias orales, se ajusta al artículo 41 del mencionado Acuerdo que además obliga a los Países Miembros a establecer en su legislación nacional procedimientos que no sean “innecesariamente complicados o gravosos”, ni que comporten “plazos injustificables o retrasos innecesarios”.
Aún y cuando la realidad y experiencia guatemalteca ha demostrado que el procedimiento del juicio oral no ha resultado del todo satisfactorio en cuanto al cumplimiento de los plazos más breves que en el mismo rigen, la disposición de la Ley de Propiedad Industrial representa a mi modo de ver un adelanto significativo que se enmarca en la tendencia de algunos países en Latinoamérica de establecer la oralidad como el principio general en todos los procedimientos comunes aplicables a los asuntos de naturaleza civil o mercantil, como el ejemplo concreto de Uruguay.
Esta tendencia al juicio oral ha generado que en Guatemala en los últimos años se haya venido tratando el tema, principalmente en los últimos Congresos Jurídicos organizados por el Colegio de Abogados y Notarios, en donde ha sido evidente la inquietud de promover reformas legislativas en tal sentido e incluso de impulsar la aprobación de un nuevo Código Procesal Civil y Mercantil, con predominante orientación hacia la oralidad, de la cual ya existen varios anteproyectos.
Es de esperar que en corto plazo se realicen cambios en esta materia y que la disposición que ahora comentamos, represente una muestra más de la importancia de establecer procedimientos judiciales que se inspiren en principios tales como los que recoge el Acuerdo ADPIC.
b) Arbitraje y conciliación
De acuerdo con la norma contenida en el segundo párrafo del citado artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece el procedimiento del juicio oral para ventilar las acciones de naturaleza civil, se deja abierta la posibilidad de que los interesados puedan también acudir y utilizar métodos alternativos de solución de controversias, “tales como la conciliación y el arbitraje”, con lo cual sin que se interprete como el único método viable para tal efecto, se posibilita a los interesados someter sus diferencias a la decisión de árbitros conforme el procedimiento y las especiales disposiciones de la Ley de Arbitraje3, constituyendo entonces éste un caso de excepción a la norma general recogida en la literal c) del numeral 3 del artículo 3 de dicha ley, que excluye su aplicación a aquellos asuntos que tengan establecido un procedimiento judicial específico.
c) Asuntos que dan lugar a la acción civil
Debe quedar claro que aparte de las reclamaciones que se origen en casos de infracción a un derecho de propiedad industrial, la Ley de Propiedad Industrial admite que se ventilen por dicho procedimiento otro tipo de reclamaciones. En efecto, recordemos que según el artículo 182 de la Ley, el juicio oral es el procedimiento por el cual se deben ventilar “Los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en ejercicio de las acciones reguladas por esta ley”.
En tal sentido, podemos enumerar como las principales acciones materia objeto de juicio civil las siguientes:
§ Acción civil por infracción de derechos o por actos que hagan inminente una infracción;
§ Acción civil para reclamar la condena al pago de daños y perjuicios;
§ Acción civil reivindicatoria de derechos;
§ Acción civil por infracción de patente o de un diseño industrial durante su tramitación;
§ Acción civil fundada en la nulidad o anulabilidad de un registro;
§ Acción civil para reclamar la cancelación de una marca fundada en su generización;
§ Acción civil para reclamar la cancelación de una marca fundada en su falta de uso; y
§ Acción civil por comisión de actos de competencia desleal;
c.1) Acción civil por infracción de derechos o por actos que hagan inminente una infracción
En el primer caso, procederá la acción por parte del titular respectivo contra todo acto u omisión que constituya la infracción a un derecho reconocido por la Ley, o un acto o conducta que manifieste la inminencia de una infracción, la cual puede asimismo ejercerse conjuntamente con la reclamación de condena al pago de daños y perjuicios.
Aquí encontramos como norma aplicable, además de las que establecen los respectivos derechos que corresponden a los titulares de las diferentes categorías de derechos, el artículo 196 de la Ley de Propiedad Industrial, conforme el cual “El titular de un derecho protegido en virtud de esta ley, podrá entablar acción judicial contra cualquier persona que infringiere su derecho o que ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción. Con ese objeto, para que se mantengan y respeten dichos derechos y para que se le restituya en el pleno ejercicio y goce de los mismos, el titular del derecho podrá ejercer judicialmente cualquiera de las acciones establecidas en los literales b), c), d), e), f) y g) del artículo 35 de esta Ley.”, las cuales se refieren a los derechos que corresponden al titular de los derechos exclusivos sobre una marca.
c.2) Acción civil para reclamar la condena al pago de daños y perjuicios
El segundo caso de acción civil procederá no sólo como consecuencia de una infracción a un derecho, sino asimismo, en aquellos casos en que el demandado o la persona contra la cual procedió la orden de medidas o providencias cautelares, incluso medidas en frontera, se vea afectada por las mismas innecesariamente ya sea cuando la acción de fondo resulte infundada, cuando la medida sea revocada o bien, por no haberse promovido la acción sobre el fondo del asunto dentro de los plazos que la ley establece, a partir de la fecha en que las medidas sean decretadas y ejecutadas.
A este respecto, resultan aplicables las disposiciones del párrafo quinto del artículo 186 de la Ley, conforme el cual si las providencias cautelares se ordenan antes de iniciarse la acción, las mismas quedarán sin efecto de pleno derecho si quien las obtuvo no presenta la demanda correspondiente dentro de un plazo de quince días, contado desde la fecha en que se hayan ejecutado las medidas. En este punto, a falta de disposición especial, resulta aplicable asimismo la norma general contenida en el artículo 537 del Código Procesal Civil y Mercantil, conforme la cual el que obtenga una providencia precautoria queda obligado a pagar las costas y los daños y perjuicios, si no entabla la demanda dentro del término legal, si la providencia es revocada y si se declara improcedente la demanda.
c.3) Acción civil reivindicatoria de derechos
El tercer caso, la acción civil reivindicatoria de derechos, encuentra su fundamento en lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley, conforme el cual cuando una patente (de invención o de modelo de utilidad) o un registro (de un signo distintivo o de un diseño industrial) se hubiesen solicitado u obtenido por quien no tenía derecho a ello, o en perjuicio de otra persona a la que también correspondiese tal derecho, el afectado podrá en su demanda pedir que le sean transferidos la solicitud en trámite o el derecho concedido.
c.4) Acción civil por infracción de patente o de un diseño industrial durante su tramitación
La acción civil derivada de una infracción durante la tramitación de una patente o de un registro de diseño industrial, encuentra su apoyo en la norma contenida en el artículo 198, conforme el cual el titular de una patente (de invención o de modelo de utilidad) o de un diseño industrial, podrá demandar una compensación por daños y perjuicios a quien, sin su autorización, haya usado o explotado la invención reivindicada, el modelo de utilidad o el diseño industrial durante el período comprendido entre la fecha de publicación de la solicitud y la fecha de otorgamiento de la patente o de la inscripción.
Dicha norma aclara que el resarcimiento por daños y perjuicios sólo procederá, en este caso, con respecto a la materia reivindicada en la patente o el registro y se calculará en función de la explotación efectivamente realizada por el demandado durante el período mencionado. Esto significa que esta acción se encuentra supeditada a que agotado el trámite de concesión, efectivamente se otorgue la patente o se conceda el registro, según el caso, es decir, no procede sino hasta que se haya concretado el derecho en cabeza del respectivo titular.
c.5) Acción civil fundada en la nulidad o anulabilidad de un registro o una patente
El quinto caso, la acción de nulidad o anulabilidad de un registro, encuentra su asidero legal en lo establecido en los artículos 67 y 139 de la Ley de Propiedad Industrial, referentes a la nulidad absoluta de los registros de signos distintivos y a la nulidad absoluta de las patentes, respectivamente. De conformidad con la disposición contenida en el artículo 201 de la misma Ley, en el caso de la nulidad absoluta la acción puede ser planteada no solo por el afectado sino también por el Procurador General de la Nación, cuando se afecten intereses del Estado.
De acuerdo al artículo 67 de la Ley, la acción para que se declare judicialmente la nulidad o la anulabilidad de un registro de una marca u otro signo distintivo procede, en el primer caso, cuando el mismo se obtuvo en contravención a las causales de inadmisibilidad de registro por razones intrínsecas contenidas en el artículo 20 o bien de mala fe, y en el segundo caso, cuando el registro se obtuvo no obstante la existencia de una causal de inadmisibilidad de registro por razón de la afectación de derechos de terceros enumeradas en el artículo 21.
Según el propio artículo 67, tratándose de marcas, cuando las causales de nulidad sólo se dieran con respecto a uno o algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente respecto a dichos productos o servicios y se eliminarán de la lista respectiva en la inscripción de la marca.
Igualmente, en materia de marcas y otros signos distintivos, el mencionado artículo establece la presunción de mala fe en quien obtuvo el registro en los siguientes casos:
§ Si el registro se obtuvo con base en datos falsos o inexactos, proporcionados por el solicitante;
§ Si el solicitante fuere o hubiere sido agente, representante, cliente, usuario o distribuidor, o tenga o hubiere mantenido cualquier otra relación con la persona que en otro país hubiere registrado o solicitado con anterioridad el registro del signo u otro semejante y confundible, salvo que se contare con la autorización del legítimo titular;
§ Si el signo de que se trate afecta una marca u otro signo notoriamente conocido; y
§ Si el solicitante por razón de su actividad, conocía o debía conocer la existencia de la marca o signo ajeno.
§
Existe en el mismo artículo la norma relativa a la nulidad o anulabilidad del registro de una marca colectiva o de una marca de certificación. Según ese párrafo, en tales casos la nulidad debe declararse sobre la totalidad de los productos o servicios que ampara, lo cual obviamente solo aplica al primer caso, es decir, a las marcas colectivas, por cuanto las marcas de certificación por su propia naturaleza y función no se registran individualizando los productos o servicios. Adicionalmente, la norma comentada establece como causales especiales de nulidad de estos dos tipos de marcas, el que los reglamentos de empleo de las mismas sean contrarios a las expresas disposiciones de la propia Ley, a la moral o al orden público, o bien, el que la marca hubiere sido registrada sin ajustarse a los requisitos aplicables y, asimismo, cuando la marca de que se trate contravenga otras disposiciones legales o reglamentarias aplicables de forma tal que se desnaturalice su función.
En cuanto a la nulidad de las patentes de invención, el artículo 139 de la Ley de Propiedad Industrial, prescribe que la acción procede cuando total o parcialmente la invención no se ajuste a las especiales disposiciones de la Ley, principalmente las relativas a las condiciones de patentabilidad y, asimismo, procede la nulidad cuando durante la tramitación de la solicitud respectiva hubiese ocurrido alguno de los supuestos en virtud de los cuales la solicitud debió tenerse por abandonada.
En cuanto a la anulabilidad, el citado artículo determina que la acción procede cuando la patente se hubiese concedido a quien no tenía derecho a la misma, para lo cual únicamente corresponde la legitimación al legítimo titular.
Debe tenerse presente que respecto a la posibilidad de reclamar la anulabilidad de una patente o un registro, es decir la nulidad relativa, el artículo 201 de la Ley confirma en su segundo párrafo que la acción respectiva únicamente puede ser planteada por la parte afectada, quien también queda facultada para demandar la reivindicación del signo, de la invención, del modelo de utilidad o del diseño industrial y el pago de los daños y perjuicios causados. Vemos pues que en este último supuesto, se reconoce la posibilidad de una acción con doble propósito, el de obtener la declaratoria de nulidad de una patente o un registro y, a la vez, de reivindicar como propios esos derechos por haber sido concedidos a quien no le correspondía.
Finalmente, importante resulta resaltar la norma contenida en el artículo 202 de la Ley de Propiedad Industrial, que establece que la nulidad o anulación de un derecho protegido de acuerdo con esa Ley, puede plantearse ya sea como acción, como excepción perentoria o en vía de reconvención.
c.6) Acción civil para reclamar la cancelación de una marca fundada en su generización
De conformidad con el artículo 65 de la Ley de Propiedad Industrial, a instancia de cualquier persona interesada, la autoridad judicial competente puede ordenar la cancelación de una marca o limitar su alcance cuando su titular hubiese provocado o tolerado que la misma se convierta en el nombre genérico de uno o de varios de los productos o servicios para los cuales se registró.
La misma norma aclara que se entenderá que la marca se ha convertido en un término genérico, cuando en los medios comerciales y para el público la marca ha perdido su carácter distintivo. Para tales efectos, la norma requiere la concurrencia de los siguientes hechos:
§ La necesidad de que los competidores usen el signo en vista de la ausencia de otro nombre adecuado para designar o identificar en el comercio el producto o el servicio;
§ El uso generalizado de la marca por el público y en los medios comerciales, como el nombre común o genérico del producto o servicio; y
§ El desconocimiento de la marca por parte del público como un signo distintivo de un origen empresarial determinado.
c.7) Acción civil para reclamar la cancelación de una marca fundada en su falta de uso
De acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Propiedad Industrial, a solicitud de persona interesada, la autoridad judicial competente puede ordenar la cancelación del registro de una marca cuando la misma no ha sido usada durante los cinco años precedentes a la fecha en que se promueva dicha acción de cancelación. En todo caso, esta acción no procede antes de que hayan transcurrido cinco años a partir de la inscripción de la marca.
La citada norma establece también que la cancelación “también podrá pedirse como defensa contra una objeción del Registro, una oposición de tercero al registro de la marca, un pedido de declaración de nulidad de un registro o una acción por infracción de una marca registrada. En estos casos la cancelación será resuelta por la autoridad judicial competente.” A nuestro criterio no debe interpretarse que en los primeros dos supuestos la acción de cancelación deba promoverse en la vía administrativa en ocasión de un rechazo a una solicitud de registro o de una oposición a la misma, sino que éstas diligencias administrativas podrán dejarse en suspenso en tanto se resuelve la acción judicial de cancelación. No dan lugar a equívoco los dos supuestos restantes contenidos en la norma que se comenta, pues en caso de pretenderse la nulidad de un registro o en una acción por infracción, la acción de cancelación puede ser promovida por el interesado en ella por la vía de la reconvención al momento de contestar cualquier de dichas acciones, tal y como lo permite el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil, que dispone expresamente que “Solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites.” .
Por otra parte, como en los casos de acción de nulidad de marcas, la norma del artículo 66 de la Ley posibilita que la cancelación por falta de uso proceda únicamente respecto a aquellos productos o servicios respecto a los cuales la marca no se ha usado, eliminándolos de la lista respectiva y manteniendo vigente el registro respecto al resto.
Como ya se comentó en un apartado anterior, la carga de la prueba del uso de la marca corresponde al titular de la misma, por medio de cualquier medio de prueba admisible; es decir, la carga probatoria no recae en el demandante.
La Ley establece que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en la cantidad y el modo que normalmente corresponde, para lo cual debe tenerse en cuenta la dimensión del mercado, la naturaleza del producto o servicio y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Igualmente constituye uso de la marca su empleo en relación a productos destinados a la exportación a partir del territorio nacional, o bien, en relación a servicios brindados en el extranjero desde dicho territorio.
Asimismo, cuando ocurre el uso de la marca en una forma que difiera de la que aparece registrada, pero solamente en cuanto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, ello no constituye motivo para que proceda la cancelación ni disminuirá la protección que el registro le confiere.
El uso de la marca por parte de un licenciatario o por otra persona autorizada por el titular, se considerará como efectuado por el propio titular del derecho para los efectos de acreditar el mismo. Igualmente, no procederá la cancelación cuando existan motivos que justifiquen la falta de uso, reconociendo la Ley en principio como tales aquellas circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular y que constituyan un obstáculo a su uso, tal como restricciones a la importación u otros requisitos oficiales de orden restrictivo impuestos a los productos o servicios con base en otras disposiciones legales o acuerdos internacionales.
c.8) Acción civil por comisión de actos de competencia desleal
Finalmente, un caso de procedencia de acción civil lo constituye la derivada de la comisión de actos de competencia desleal, entre otros aquellos que se mencionan en el artículo 173 de la Ley de Propiedad Intelectual. Debe tenerse presente que en cualquier caso de esta naturaleza, la legitimación corresponde no solo al titular de un derecho infringido, sino también a cualquier persona que se considere afectada, incluyendo a cualquier asociación u organización representativa de algún sector profesional, empresarial o de los consumidores, cuando resulten afectados los intereses de sus miembros, según lo aclara el artículo 204 de la Ley.
d) Caducidad de las acciones
El plazo de la caducidad de las acciones antes comentadas, las fija en forma general el artículo 200 de la Ley de Propiedad Industrial en dos años contados a partir de que el titular del derecho infringido tuvo conocimiento de la infracción, o bien, a los cinco años contados a partir de que se cometió por última vez la infracción, aplicándose el plazo que venza primero. Sin embargo, en la Ley se contemplan excepciones a dicha norma general.
En primer lugar, para el caso específico de acciones derivadas por infracciones en materia de patentes de invención cometidas durante la tramitación de las mismas, el citado artículo 200 establece que las mismas caducarán a los cinco años contados a partir de la fecha de otorgamiento de la patente.
Igualmente, para el supuesto de la acción de reivindicación del derecho, el mismo artículo 200 fija la caducidad en cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de la patente o del registro, salvo cuando la patente o el registro se hubieren obtenido actuando de mala fe, en cuyo caso no prescribirá el derecho ni caducará la acción.
Para el caso de conductas de competencia desleal, según el artículo 205 de la Ley, la acción respectiva caduca a los dos años, contados a partir de que el titular del derecho tuvo conocimiento del acto de competencia desleal, o bien, a los cinco años desde la fecha en que se cometió por última vez el acto, aplicándose el plazo que venza más tarde.
Otro caso de excepción a la caducidad, lo encontramos referido a la nulidad absoluta de un registro o de una patente, en cuyo supuesto el artículo 203 de la Ley expresamente excluye la posibilidad de caducidad. Sin embargo, para los supuestos de anulabilidad, es decir de nulidades relativas, el mismo artículo 203 fija en cinco años el plazo de caducidad de la acción, mismos que se computarán a partir de la fecha del registro o del otorgamiento de la patente, si el signo distintivo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial han estado en el comercio por lo menos durante un plazo de dos años.
Sin embargo, si el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial no han sido usados comercialmente, el plazo de caducidad de la acción de anulabilidad será de tres años, contado a partir de la fecha del primer uso no comercial.
La misma norma establece que no corre el plazo de caducidad de la acción de anulación en tanto el signo, la invención, el modelo de utilidad o el diseño industrial no sean usados comercialmente por el presunto infractor, ni cuando los mismos han sido obtenidos de mala fe por el demandado.
En el Acuerdo ADPIC, artículo 50, los Estados Miembros de la OMC se comprometen a adoptar medidas expeditas y eficaces, de tipo provisional, inclusive sin haber oído a la otra parte, con el fin de que las autoridades judiciales puedan evitar la comisión de infracciones a cualquier derecho de propiedad intelectual en general, para aquellos casos en que cualquier dilación pueda causar graves daños a los titulares de los derechos.
Dicha norma hace referencia específica al ingreso de mercancías infractoras en el comercio, incluidas las importadas como tendremos oportunidad de ver en las disposiciones especiales relativas a medidas en frontera, y a la preservación de los elementos probatorios de presuntas infracciones.
En este tipo de medidas, resultan aplicables asimismo los principios generales que ya hemos expuesto para toda clase de procedimientos judiciales.
a) Medidas cautelares que proceden
El artículo 187 de la Ley de Propiedad Industrial faculta para que los jueces puedan ordenar, según el caso, todo tipo de providencias cautelares que prudentemente tiendan a la protección del derecho del actor o peticionario. Aún cuando esta disposición general es suficientemente amplia en cuanto a no limitar a una lista las medidas cautelares, al igual que lo hace la disposición general contenida en el artículo 530 del Código Procesal Civil y Mercantil, al mismo tiempo y a manera meramente ilustrativa, el citado artículo enumera como posibles medidas las siguientes:
§ La cesación inmediata del uso, aplicación, colocación y comercialización de los productos infractores y de los actos desleales;
§ El comiso o la prohibición de importar los productos infractores, incluyendo los envases, empaques, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad, maquinaria y otros materiales resultantes de la infracción o usados para cometerla y de los medios que sirvieran predominantemente para realizar la infracción;
§ La confiscación y traslado a los depósitos judiciales de los productos, materiales o medios referidos anteriormente;
§ Cualquier medida que se estime necesaria para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios ya enumerados anteriormente cuando éstos causen un daño o constituyan un riesgo que atente contra la salud o la vida humana, animal o vegetal, o contra el medio ambiente;
§ La anotación de la demanda sobre la inscripción registral cuya nulidad o anulación se pretende; y
§ La suspensión de los registros o licencias sanitarias o de otra naturaleza, que resulten necesarios para la internación, distribución, venta o comercialización de los productos infractores.
En cuanto a las mercancías que utilizan marcas usadas o colocadas ilícitamente, el mismo artículo comentado prescribe que el simple retiro de las marcas no impedirá que las medidas continúen vigentes ni será suficiente para que las mercancías o productos se introduzcan en los circuitos comerciales.
b) Reconocimiento judicial
En el artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial, se desarrolla en forma peculiar la posibilidad que, a solicitud de la parte actora, el juez decrete la práctica de un reconocimiento judicial, principalmente en los lugares en donde presuntamente se estén cometiendo o preparando actos tendientes a la realización de la infracción de derechos de esa materia o actos de competencia desleal.
Según la norma citada, en este caso la diligencia debe ser ordenada y ejecutada sin requerir previa garantía al solicitante. Debe tenerse presente que la propia norma persigue hacer más expedito el diligenciamiento de esta diligencia, cuando dispone que la resolución que ordene el reconocimiento judicial llevará implícita la orden de allanamiento.
El citado artículo 189 de la Ley de Propiedad Industrial, con un sentido eminentemente tutelar de los derechos de propiedad industrial, permite que el juez, en la propia diligencia del reconocimiento judicial, ordene las providencias que solicite la parte interesada y, si fuere el caso, fije el monto de la garantía correspondiente, bajo la condición de que, si dentro de los cinco días siguientes el solicitante no cumple con prestar o constituir la garantía fijada, se procederá a levantar las medidas decretadas.
c) Contragarantía
Importante resulta tomar en cuenta la disposición contenida en el artículo 188 de la Ley de Propiedad Industrial, conforme la cual, una vez otorgada una providencia o medida cautelar, la misma no puede ser dejada sin efecto mediante la constitución de contragarantía por la parte demandada, siempre que la medida tenga por objeto asegurar las resultas del proceso en cuanto a una pretensión restauradora.
En consecuencia, según lo ratifica el propio artículo comentado, la caución o contragarantía solamente procederá para lograr el dejar sin efecto providencias o medidas cautelares cuando éstas tiendan a asegurar o proteger una pretensión con finalidad indemnizatoria.
d) Procedimiento
El procedimiento aplicable a toda solicitud de medidas o providencias cautelares se recoge en el artículo 186 de la Ley de Propiedad Industrial, del que resalta mencionar los siguientes aspectos:
§ La posibilidad, no la obligación, de que el juez requiera al actor que previamente a la ejecución de la medida preste fianza u otra garantía suficiente, para proteger a la parte afectada por la medida y a la propia autoridad y asimismo para impedir abusos;
§ Dicha garantía no procederá cuando las medidas se soliciten en la propia demanda o posteriormente;
§ El juez debe ordenar y ejecutar las medidas dentro del improrrogable plazo de los dos días siguientes a que se le soliciten, siempre que el actor o peticionario hubiere acompañado prueba de la titularidad del derecho infringido y evidencia de la que resulten indicios que permitan razonablemente presumir la infracción o la inminencia de ésta;
§ En el caso que el juez decida requerir garantía, la ejecución de la medida deberá tener lugar dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación de la fianza o garantía; y
§ Los tribunales tienen la obligación de tomar las medidas necesarias para asegurar que la solicitud de providencias cautelares sea mantenida en reserva.
De los mecanismos de control establecidos en el Acuerdo ADPIC, puede afirmarse con propiedad que el de las medidas en frontera constituye uno de los instrumentos más eficaces y apropiados para hacer respetar los derechos de propiedad intelectual. Al mismo tiempo, son medidas que deben establecerse con el cuidado de no hacer de ellas barreras que interfieran en el comercio legítimo o en las políticas de apertura de mercado, ni la internacionalización de la economía.4
Es importante anotar que este valioso instrumento de control en fronteras, de circulación de bienes que infringen los derechos de propiedad intelectual, es uno de los instrumentos del Acuerdo ADPIC más difíciles y costosos de adoptar en los países Miembros de la OMC, entre otros motivos, por cuanto que el mismo requiere la dotación y el entrenamiento de estos entes administrativos en el manejo de modernas técnicas de control, entrenamiento que, necesariamente, debe incluir una formación especializada en materia de propiedad intelectual.
Según las disposiciones del Acuerdo ADPIC, contenidas en los artículos del 51 al 60, inclusive, estas medidas deben aplicarse atendiendo a los mismos principios procesales ya contemplados para la adopción de medidas cautelares o provisionales, principalmente, que las mismas se apliquen previa orden emitida por autoridad judicial competente cuando así se establezca en la legislación, la obligación de exigir la constitución de garantía o fianza previa, la obligación de su notificación inmediata a su ejecución, la obligación de indemnización al afectado en determinados casos, etc.
a) Régimen de las Medidas en Frontera
En la Ley de Propiedad Industrial este particular tipo de medidas se encuentra regulado en los artículos del 190 al 195.
Según lo establece el artículo 190, estas medidas consisten en la posibilidad de obtener de la autoridad judicial competente la orden para que la aduana correspondiente suspenda el despacho e internación, o bien, el proceso de exportación, de mercancías que lesionen o infrinjan los derechos del titular o licenciatario de marcas de fábrica o de comercio.
La misma norma excluye la procedencia de esta medida cuando se trate de mercancías en tránsito, de mercancías que hayan sido comercializadas en otro país por el propio titular del derecho, o por un tercero con su consentimiento, y también respecto a las importaciones no comerciales que formen parte del equipaje personal de los viajeros.
Debe tenerse presente al momento de la aplicación de este tipo de medidas que las mencionadas exclusiones encuentran s