LA CONVENCIÓN GENERAL INTERAMERICANA DE PROTECCIÓN MARCARIA Y COMERCIAL
Alvaro Castellanos Howell
Guatemalteco. Abogado y Notario.
Consultor en Propiedad Intelectual del Proyecto SIECA-USAID
La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial es el producto de la Conferencia Panamericana de Marcas de Fábrica reunida en la ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en febrero de 1929. Es por ello que, a la misma se le conoce también como la "Convención de Washington de 1929". Diecinueve países del continente americano participaron en dicha Conferencia y suscribieron originalmente la Convención y a la fecha la han ratificado, y por ende son Estados Parte de la misma, los siguientes diez países: Colombia, Cuba, Estados Unidos de América, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú.
Esta Convención sustituyó a dos textos interamericanos anteriores en materia marcaria, más conocidos como la Convención de Buenos Aires de 1910 y la Convención de Santiago de 19231. Quizás la razón principal de esta sustitución, fue el hecho de que en las dos antecesoras a la Convención de Washington se previó, junto con la disposición de normas sustantivas, la creación de la Oficina Interamericana de Marcas para crear un sistema regional de registros marcarios. Ello en realidad provocó la poca o escasa ratificación de las mismas, al no haberse podido implementar realmente el funcionamiento de dicha oficina. Por tal razón, cuando se reunió la Conferencia Panamericana en la capital de los Estados Unidos de América en 1929, se decidió separar en dos textos legales diferentes esos aspectos. La Convención propiamente dicha recogió todas las normas de tipo sustantivo, mientras que el Protocolo a dicha Convención contemplaba los aspectos relativos al pretendido registro interamericano. Como dijimos anteriormente, diez países han ratificado hasta la fecha la Convención de Washington de 1929 ("la Convención" en lo sucesivo), lo cual se considera un logro en comparación con sus antecesoras. Sin embargo, el Protocolo, debido a su escasa ratificación, fue denunciado y dejó de tener efectos a partir del 18 de noviembre de 1946. Así, el primer intento de crear un sistema de registro interamericano marcario expiró por completo, habiendo dejado como legado una Oficina Interamericana de Marcas con sede en La Habana, pero sin funciones reales.
Aunque el título de la Convención se refiere a la "Protección Marcaria y Comercial", cabe resaltar que, también en comparación con sus antecesoras, amplió el ámbito de su aplicación o cobertura. No solo se contempla la protección de las marcas y nombres comerciales, sino además se regula lo relacionado con las falsas indicaciones de origen y procedencia geográficas y la competencia desleal, estableciendo normas tendentes a la represión de estos dos últimos aspectos, previendo inclusive un capítulo sobre sanciones con el fin de castigar la utilización de falsas indicaciones de origen o actos lesivos a la competencia legítima. En este breve artículo se comentará únicamente lo relacionado con la protección marcaria, haciéndose unas breves consideraciones sobre la protección de los nombres comerciales, dejando para un posterior artículo los comentarios sobre las otras disciplinas contempladas en la Convención.
El artículo 1 de la Convención reconoce el consagrado principio internacional de "trato nacional", obligando a otorgar a los nacionales de los otros Estados parte, los mismos derechos y acciones que las leyes respectivas concedan a sus propios nacionales o personas domiciliadas en su territorio. Sin embargo, otro aspecto interesante de la Convención es que obliga a dar el trato nacional a cualquier otro extranjero (aunque no sea nacional de un Estado parte), si dicho extranjero tiene o posee un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola efectiva en el territorio de un Estado parte. Pero además de la obligación fundamental de otorgar trato nacional en materia de protección marcaria y comercial, protección que por ello, depende de las normas de derecho interno de cada Estado, puede decirse que la Convención también contiene normas "sustantivas" y que por sí mismas tienden a asegurar dicha protección, con el afán de crear un sistema "uniforme" de protección. Pasamos ahora a analizar aquellas disposiciones que pudieran evidenciar lo anterior.
En el artículo 2o. puede notarse que la Convención requiere como principio básico, solicitar y obtener el registro marcario correspondiente. 2 Sin embargo, lo anterior no implica la falta de reconocimiento a los derechos derivados del uso previo y legítimo de un distintivo marcario. Por ejemplo, el uso previo de una marca, debidamente comprobado, sirve de base a la Convención para, no solo pedir su protección en otro Estado Parte por medio de su registro, sino además para lograr una efectiva oposición a un trámite de registro marcario indebido (artículo 7) o la cancelación de un registro marcario ilegítimo (artículo 8). En esta característica, algunos comentaristas han señalado que la Convención de Washington supera algunas de las disposiciones de la "Convención de París", ya que esta última otorga protección fundamentalmente basada en el "previo registro" y no en el "previo uso". Además, la Convención de Washington reconoce como suficiente, el uso que se haga en cualquier Estado parte y no exclusivamente el hecho en el "país de origen" del distintivo que se trate.
Ya que la protección marcaria bajo la Convención se basa principalmente en el registro o depósito de la marca en cualquiera de los Estados parte, existen normas en la misma que establecen reglas básicas en cuanto a dicho registro. Por ejemplo, el artículo 3o. establece causas por las cuales una solicitud de registro puede ser denegada. Este artículo es comparable a su "artículo homólogo" en la Convención de París. Sin embargo, la primera causa para denegar un registro es que los elementos distintivos de la marca solicitada violen los derechos previamente adquiridos por otra persona en el país donde se solicita el registro o depósito. Estos derechos previamente adquiridos podrían estar basados en el "previo uso" como ya quedó comentado anteriormente. Además, puede denegarse la solicitud de registro cuando, entre los elementos distintivos de la marca en cuestión "existan frases, nombres o lemas que constituyan el nombre comercial o la parte esencial o característica del mismo, perteneciente a alguna persona dedicada a la fabricación, comercio o producción de artículos o mercancías de la misma clase a que se destine la marca, en cualquiera de los demás Países Contratantes". Esto, en el año de 1929, fue un aporte novedoso de la Convención: por un lado, ésta es una protección de nombres comerciales adicional a la prevista en el Capítulo III de la Convención, ya que la protección contra la apropiación indebida de un nombre comercial se otorga sin condicionar que el mismo se haya usado o registrado en el mismo país en donde el registro marcario en cuestión es solicitado, siendo suficiente demostrar que se usa el nombre comercial en cualquiera de los Estados Parte.
Adicionalmente, la definición de "nombre comercial" que contempla la Convención en su artículo 15 rebasa la noción básica de nuestros ordenamientos jurídicos, ya que incluye dentro de dicha definición "la razón social, la denominación o título legalmente adoptado por las sociedades, corporaciones, compañías o entidades fabriles, industriales, comerciales o agrícolas." Si se analiza bien lo anterior, podrá notarse que la protección marcaria y comercial otorgada por la Convención puede ser muy amplia.
Se ha comentado que la Convención de Washington de 1929 ofrece mayor protección que el Convenio de París en cuanto a proteger derechos previamente adquiridos por virtud del uso, ya que aquella contempla en varios de sus artículos tales derechos (artículos 7,8,9 y 12)3. Por ejemplo, bajo el Convenio de París se debe demostrar por el "usuario previo" que la marca cuya protección se pretende, es una marca notoria o famosa. Este requisito no es exigido en la Convención de Washington de 1929. Pasamos a comentar brevemente estos cuatro artículos, que quizás son las disposiciones más significativas de todo el Convenio.
Artículo 7 - Oposición: De conformidad con este artículo, el propietario de una marca tiene el derecho de oponerse a la concesión de registro de una marca, y dicha oposición debe ser acogida, tan solo demostrando que la persona que solicita indebidamente el registro de la marca en cuestión tenía conocimiento de la existencia y uso continuado de la marca del opositor en cualquiera de los Estados parte y en relación a bienes o servicios de la misma clase. En otras palabras, debe demostrarse el "previo conocimiento" que el solicitante no autorizado tenía de la marca legítima, y que el legítimo titular de la misma la ha usado efectivamente en cualquiera de los Estados parte. Se ha dicho también que el artículo 7 es aplicable asimismo para el caso en que el presunto infractor de la marca no ha solicitado el registro de la misma, sino que simplemente la utiliza. El verdadero o legítimo titular tiene derecho a detener su uso subsiguiente y a solicitar preferentemente su registro.
Artículo 8 - Cancelación. Para lograr la cancelación de un registro marcario indebido o no autorizado, la Convención requiere que quien alegue tener un mejor derecho y busque por ello la cancelación respectiva, haya, en primer lugar, solicitado su propio registro y que este haya sido rechazado por la existencia del registro previo que se busca cancelar. Adicionalmente, debe demostrar dos aspectos fundamentales: primero, que se goza de protección legal de su marca en cualquiera de los otros Estados parte (ya sea por registro previo o por uso previo, según el sistema legal interno de cada Estado parte) y además, que el "titular" de la marca indebidamente registrada tenía conocimiento de la adopción y uso previo de la marca por parte de quien demanda su cancelación (similar a lo ya descrito en relación al artículo 7) o bien, que quien busca la cancelación del registro haya usado la marca en cuestión en el país donde dicha cancelación es solicitada.
Artículo 9 - Cancelación por Abandono. Esta disposición es muy importante, al menos desde el enfoque particular de sus efectos jurídicos tanto en Guatemala como Nicaragua, ya que es la única norma legal vigente en materia marcaria que permite solicitar y obtener la cancelación de un registro de una marca por la falta de uso de la misma. Por supuesto, debe entenderse que la marca "abandonada" fue indebidamente registrada y es por ello, que al transcurrir determinado tiempo sin haberse efectivamente empleado en el comercio, puede lograrse su cancelación. Debido a que en el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, que opera como "ley nacional marcaria" en Guatemala y Nicaragua, no se contempla este supuesto de cancelación de un registro indebido, por ende, los plazos previstos en el artículo 9 de la Convención de Washington son los aplicables para poder alegar el abandono de la marca registrada. (2 años y un día, desde la fecha del registro, si la marca no ha sido nunca empleada, o 1 año y un día, desde la fecha de su último uso). Para poder solicitar la cancelación de registro marcario por abandono, la Convención también exige, al igual que para la cancelación prevista bajo el artículo 8, que el interesado haya hecho gestión de registro para sí mismo, y éste le haya sido denegado por virtud del registro previo que se pretendería luego cancelar por abandono.
Protección especial contra "piratería marcaria". Finalmente, el artículo 12 de la Convención otorga una protección que normalmente no se contemplaba, para aquél entonces, en acuerdos internacionales en materia marcaria. Se refiere al caso especial en que un agente, representante o cliente de un propietario legítimo de una marca, pretenda registrar dicha marca de su principal o representado. En este caso, la Convención prevé el derecho de prioridad, o bien, la posibilidad de pedir cancelación de un registro ya otorgado, si efectivamente, un agente o representante busca registrar indebidamente la marca de su contraparte, es decir el principal o representado. La única condición o requisito que debe satisfacerse es que quien solicite esta protección bajo el artículo 12, haya obtenido un derecho previo (ya sea por uso o registro) en cualquiera de los Estados parte de la Convención.
En un subsiguiente artículo se comentarán las otras disciplinas que contempla la Convención de Washington de 1929.
NOTAS:
1. El artículo 36 de la Convención de Washington de 1929 expresamente deja sin efecto ambos acuerdos regionales.
2. El haber dejado de tener vigencia el Protocolo de la Convención y no existir, por ende, un sistema interamericano registral, dicho registro debe obtenerse ante las oficinas correspondientes de cada Estado parte.
3. Ladas, Stephen, "Patents, Trademarks, and Related Rights. National and International Protection." Harvard University Press, 1975. Vol.III, p.1797.