FUNDAMENTOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Por Manuel Lobato
Profesor Titular de Derecho
Mercantil en la Universidad Autónoma de Madrid
Abogado- Gómez-Acebo &
Pombo
El
presente trabajo realiza una aproximación general a las diferentes modalidades
de la propiedad intelectual (en sentido amplio, incluyendo los derechos de
autor). Para ello se identifican unos rasgos comunes a las diferentes figuras,
para a continuación analizar su objeto, así como las relaciones con sectores
afines (Derecho de la competencia, nuevas figuras de bienes inmateriales).
Igualmente se ha optado por trazar una semblanza de las características del
Derecho comunitario europeo. Dado que cada vez el Derecho de la propiedad
intelectual es legislado por organismos supraestatales, el análisis del Derecho
comunitario europeo (con seguridad, el más complejo de los hasta ahora
desarrollados en este ámbito), puede resultar de interés para el lector
centroamericano.
I. INTRODUCCIÓN A LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y A LOS BIENES
INMATERIALES
La
categoría de los bienes inmateriales constituye una figura híbrida que acoge
elementos heterogéneos, como fruto que es de una larga tradición histórica. Los
derechos que se agrupan dentro de la categoría de bienes inmateriales son las
marcas, las patentes y modelos de utilidad, los derechos de autor, los modelos
y dibujos industriales, amén de otros títulos sui generis (topografías de productos semiconductores, certificados
complementarios de protección, obtenciones vegetales, etc.). Además, nuevas
figuras (derechos de la imagen y de la personalidad, datos personales
automatizados) parecen abrirse camino en esta añeja categoría.
De acuerdo con el Prof. Massaguer el
Derecho sobre los bienes inmateriales constituye una rama del Derecho mercantil
-entendido como Derecho privado especial que regula la organización y el
desenvolvimiento de una actividad económica mediante una empresa en el mercado-
que establece los principios básicos a que debe someterse el desenvolvimiento
de la actividad económica mediante una empresa en el mercado. Según la opinión
de este autor los bienes inmateriales serían bienes no perceptibles por los
sentidos que, a través de los medios adecuados, se hacen perceptibles y
utilizables en las relaciones socio-económicas y que, por su gran importancia
económico social y por su particular naturaleza física, el ordenamiento
jurídico tutela a través de un especial sistema de protección jurídica[1]. Para dicho autor la "naturaleza del objeto protegido y las especiales características
de todas las instituciones de que dispone el Ordenamiento jurídico para su
protección muestran la conveniencia de aunar su tratamiento bajo una sola
categoría, el Derecho de los bienes inmateriales". La especialidad de
este sistema de protección viene determinada por otorgar una facultad de
exclusión a terceros -ius prohibendi-
de carácter normalmente limitado en el tiempo, salvo respecto de los signos
distintivos. En opinión de MASSAGUER, la protección de los bienes inmateriales
a través de derechos de exclusiva constituye una restricción de la competencia
necesaria para obtener determinados objetivos. Según DEMSETZ -citado por M.
LEHMANN- "property rights develop to
internalize externalities when the gains of internalization become larger than
the cost of internalization" (RGD en dicho número). En otros términos, se trata de tener en cuenta, al calcular la mejor
situación para la economía, los costes que implica la existencia de una
externalidad (ponderando al hallar el punto de equilibrio el coste social de la
externalidad y no el coste privado). Para explicar los bienes inmateriales
LEHMANN acude a la teoría de los property
rights o derechos de algún modo absolutos u oponibles erga omnes. Operan en la práctica como un sistema para internalizar
externalidades, como "sistema de incentivo, recompensa y control de
eficiencia". Los bienes inmateriales así concebidos presentan
particularidades específicas: la posibilidad de explotación ubicua, el deber de
explotación, el período de explotación -por lo general- limitado y el ámbito de
protección restringido -que varía de acuerdo con los diferentes bienes
inmateriales[2].
La doctrina del property right,
importada por las aves del novedoso gay-trinar[3] del
análisis económico del Derecho, puede traer problemas de encaje en la
tradicional nomenclatura dogmática del Derecho civil. En efecto, la distinción
entre derecho real y derecho de crédito parece desvanecerse al hablarse de
propiedad (property) de un crédito.
Esta tendencia anglosajona puede encontrar un antecedente en HOHFELD, para quien
los derechos reales son equiparables a un haz indefinido de derechos de crédito[4].
Históricamente,
los derechos sobre bienes inmateriales nacen en la Revolución Francesa. Como
manifestación de los derechos y libertades del hombre y del ciudadano se reconoce
el de propiedad sobre los frutos de su ingenio. Frente a la situación gremial y
estamental del Antiguo Régimen, surge el derecho a competir, que
modernamente se convertirá -a partir del New
Deal de Roosevelt- por la existencia de un Derecho antitrust en obligación de competir (la feliz expresión es
de A. BERCOVITZ).
II. NOTAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES INMATERIALES[5]
Marcas,
patentes, derechos de autor presentan un conjunto de características que pueden
servir para diferenciarlos -como propiedades especiales que son- de otros
derechos de propiedad. Sin ánimo exhaustivo parece adecuado proponer las
siguientes notas diferenciadoras de los bienes inmateriales:
1) Inexistencia de los
bienes inmateriales en el mundo sensible. Esta afirmación no deja de ser una obviedad: los monopolios (o
derechos de exclusiva) no tienen existencia real en el mundo fenomenológico o
natural, son meras técnicas empleadas por el legislador.
No comparto la doctrina que establece una distinción
entre el derecho que protege el bien inmaterial y el bien inmaterial en sí.
Esta doctrina ha influido, por ejemplo, en el Derecho sobre variedades
vegetales donde se distingue entre el derecho del obtentor y la obtención
vegetal. Al carecer de utilidad práctica esta distinción he optado por
prescindir de ella.
2) Los bienes inmateriales
son susceptibles de exteriorización. Se
trata de la tradicional distinción entre corpus
mysticum (regla técnica protegida en la invención patentada, marca, o
cualquier otro bien inmaterial) y corpus
mechanicum (son los bienes concretos que incorporan la patente, la
marca, etc.)[6].
Este concepto dual con reminiscencias platonianas sirve para explicar el ámbito
de protección de los bienes inmateriales que tiende a cubrir la idea
subyacente. Con todo, debe advertirse que la exclusiva concedida al titular de
un bien inmaterial se va a determinar estrictamente por el ámbito del monopolio
legalmente reclamado y concedido por el Ordenamiento, no por la idea subyacente
(la patente se protegerá en la medida en que se pida en las reivindicaciones,
la marca notoria se protegerá en la medida en que sea notoria, etc.).
3) No son bienes
susceptibles de inmediato disfrute, sino
que tienen que plasmarse en un bien material (corpus mechanicum) para poder ser disfrutados por su titular o por
terceros.
La idea como tal ("el dulce y silencioso
pensamiento") no satisface una necesidad humana. La plasmación concreta de
esta idea -la máquina, el producto que incorpora la enseñanza contenida en un
documento de patente- sí son susceptibles de satisfacer una necesidad humana
concreta (cfr. el requisito de la aplicación industrial en el Derecho de
patentes).
4) Tienen una
posibilidad de reproducción ilimitada. Así, por
ejemplo, el titular de una patente puede directamente o por terceros fabricar
el objeto de la patente de un modo ilimitado. El límite es la demanda del
mercado para dicho producto.
5) Son bienes respecto de los que cabe una posesión simultánea por parte de varias personas (titulares,
licenciatarios, infractores). La marca, el objeto de la
patente, etc. son ilimitadamente repetibles. Consecuencia necesaria de ello es
que puedan ser utilizados a la vez por múltiples personas (cfr. IV. Carácter
Territorial de los Bienes Inmateriales, en este documento).
6) La
posibilidad de posesión plúrima y de reproducción ilimitada ha llevado al
legislador a configurar estos derechos como derechos de exclusiva o de prohibición a terceros -ius prohibendi- de determinadas actividades relacionadas con
el objeto de protección.
En
el ámbito de los bienes inmateriales, al contrario de lo que sucede con otros
derechos, las facultades positivas de goce y disfrute -que también
existen- son de menor importancia que las facultades negativas o de
exclusión (esto es, poder prohibir a terceros que gocen del bien
inmaterial). Por eso la acción típica de defensa es la acción de violación y no
la acción reivindicatoria (A. BERCOVITZ).
Obviamente, al titular de una patente o de una marca le
interesa poder explotar su derecho. Sin embargo, el valor económico más
relevante es el de poder prohibir o permitir a terceros la explotación del
bien, poder controlar en definitiva quiénes están legitimados para su
explotación[7].
Heller
y Eisenberg plantearon en la revista Science
un problema jurídico que afecta de lleno al Derecho de patentes. Llamaron a
dicho problema “the tragedy of the
anticommons”[8],
lo que podríamos traducir como “la paradoja de los derechos exclusivos”. La
paradoja que advirtieron dichos autores y que aplicaron al ámbito de las
patentes en Biomedicina fue que, mientras que en los bienes materiales que
están en un régimen de copropiedad existía un riesgo de sobreexplotación (y por
ello los códigos civiles o los sistemas de Common
Law imponían una serie de límites al derecho de uso del comunero), en el
ámbito de las patentes biomédicas se produce exactamente la situación
contraria, esto es, que la multiplicidad de derechos exclusivos lleve a la
situación de que todos los titulares de derechos de patentes pueden prohibir
que los demás usen, pero ninguno está facultado para usar. Esta situación ha
propiciado que en determinados sectores existan auténticas marañas de patentes
(patent thickets), que según algunos
autores, impiden que las patentes en este sector cumplan su función de fomento
de la investigación.
De este modo se pone de relieve la primacía de los
derechos negativos inherentes a la patente (el derecho de prohibir o ius prohibendi) frente al derecho
positivo de uso, que no puede ejercitarse cuando lesiona otro derecho
exclusivo. El derecho positivo de usar una patente (o cualquier otro derecho de
propiedad industrial) se convierte, a la postre, en un mero reflejo del derecho
positivo, por carecer de autonomía propia.
Desde una perspectiva estructural, además, cabe
señalar que los bienes inmateriales tienen como característica común la
posibilidad de una posesión múltiple por parte de los usuarios del derecho. En
efecto, una invención o un signo distintivo pueden ser explotados por múltiples
empresarios. Esta característica explica la importancia del aspecto negativo
del derecho (la facultad de exclusión, ius
prohibendi) frente al aspecto positivo del derecho (facultad de explotación
o disfrute).
El titular del derecho está más
interesado en poder prohibir a terceros la utilización de su derecho que en la
propia utilización del mismo. Por ejemplo, la SAP Granada 30-XI-1992 se refería
a una lencería abierta en Jaén con el rótulo Chanel. El interés económico de
Chanel radica en poder prohibir el empleo de su denominación en dicha lencería
no en la posibilidad de abrir lencerías en Jaén. Además, el ius prohibendi
implica que la utilización del derecho ajeno no es intrínsecamente ilícita,
puede ser autorizada o tolerada por el titular del derecho (por eso la entrega
de mercancías piratas está sujeta al IVA, v. STJCE 28-V-1998, As. C-3/97).
Amparándose en la posibilidad de que exista licencia o tolerancia por parte del
titular del derecho, las autoridades sanitarias no examinan la posible
infracción de patente en las solicitudes de autorización de comercialización de
especialidades farmacéuticas. Asimismo estas autoridades consideran que no es
su función garantizar los derechos de terceros. Del mismo modo, se ha suprimido
en España el examen de oficio sobre la existencia de prohibiciones relativas de
marcas porque supone defender de oficio derechos de tercero.
7) Son derechos absolutos oponibles erga omnes. En efecto, los bienes
inmateriales constituyen propiedades
especiales, esto es, derechos análogos al derecho absoluto de propiedad
(cfr. arts. 407ss Cc "De algunas propiedades especiales").
El artículo 1 del EPI establecía: "Propiedad
industrial es la que adquiere por sí mismo el inventor o descubridor con la
creación o descubrimiento de cualquier invento relacionado con la industria; y
el productor, fabricante o comerciante, con la creación de los signos
especiales con los que aspira a distinguir de los similares los resultados de
su industria o trabajo. La Ley no crea, por tanto, la propiedad industrial, y
su función se limita a reconocer, regular y reglamentar, mediante el
cumplimiento de las formalidades que en esta Ley se fijan, el derecho que por
sí mismos han adquirido los interesados por el hecho de la prioridad de la
invención, del uso o del registro, según los casos"[9].
El artículo 1 de la Ley de 16 de mayo de 1902 determinaba
"Propiedad industrial es el derecho que se reconoce por esta Ley, siempre
que se hayan cumplido las condiciones que la misma impone, respecto a cualquier
invento relacionado con la industria; a los signos especiales con que el
productor aspira a distinguir de los similares los resultados de su trabajo; a
los dibujos o modelos de fabricación o de la industria; al nombre comercial o a
las recompensas industriales y al derecho a perseguir la competencia ilícita y
las falsas indicaciones de procedencia".
En definitiva, se trata de calificar la figura de acuerdo
con el derecho que estructuralmente le es más próximo, que es el derecho de
propiedad. No puede denominarse propiedad en sentido estricto porque ésta sólo
recae sobre cosas materiales, o, siguiendo la clasificación de LARENZ[10],
sobre cosas en sentido primario. Por el contrario, el bien inmaterial sería un
objeto de derecho en sentido secundario.
Por la citada heterogeneidad del objeto de estudio el
término Propiedad industrial o Derecho industrial ha encontrado críticas en la
doctrina especializada. En concreto, GOMEZ SEGADE ha censurado el término
Propiedad industrial porque la expresión propiedad es imprecisa, ya que no es
un derecho de propiedad stricto sensu
y, en la opinión de este autor, el término industrial resulta inadecuado, en la
medida en que los derechos de exclusiva están generalizados a todos los
sectores económicos y no sólo a la industria (EJBC).
8) Principio de numerus clausus (en expresión de la
doctrina alemana, Enumerationsprinzip).
Al consistir los bienes inmateriales en monopolios o derechos de exclusiva su
creación debe corresponder al legislador. En ocasiones, el Tribunal Supremo ha
intentado evitar la creación de derechos de exclusiva paralelos mediante el
recurso a la competencia desleal -imitación servil- o a la propiedad
intelectual (derechos de exclusiva sustitutorios o, en la expresión de la
doctrina alemana, Ersatzausshliesslichkeitsrechte);
cfr. STS 5-VI-1997.
9) Son bienes muebles ex
art. 335 Cc y 336 Cc, por el carácter residual del concepto de bien mueble en
el sistema del Código civil. Sin
embargo, no cabe llevar esta calificación usque
ad consequentias. Así, no cabe aplicar las reglas sobre la usucapión
de los bienes muebles porque los modos de adquirir los derechos están tasados
(cfr. más ampliamente mi trabajo, "Sobre la usucapio libertatis de bienes
inmateriales", RDP, 1990, p. 983), etc. No existe en este punto -a
diferencia de la legislación previgente al EPI- una remisión al régimen de
propiedad mueble del Código civil.
Con todo, la calificación como bien mueble de la
propiedad industrial puede tener alguna aplicación. Así cabe citar los casos
siguientes: en la legislación fiscal (aplicación en el ITP del tipo del 4% en
lugar del 6%); en materia de reservas sucesorias (inoponibilidad a terceros de
la obligación de reservar ex art. 976 Cc); capacidad del menor emancipado para
aportación a sociedad o para realizar negocios sobre la misma (no se aplican
las limitaciones que rigen para los inmuebles ex art. 323 Cc); falta de
exigencia de requisitos formales para la validez de la donación (no se exige la
escritura pública como forma ad substantiam, art. 632 Cc) o para
aportación a sociedad (art. 1667 Cc), etc.
10) Pueden calificarse como mercaderías
por analogía, lo cual puede tener relevancia a efectos de calificar como
mercantil -acto de comercio- la cesión o licencia de derechos de propiedad
industrial (cfr. art. 2 C de C, actos de comercio por analogía).
11) Son derechos
protegidos constitucionalmente al amparo de la garantía institucional del
derecho de propiedad (art. 33 CE). En efecto, se trata de propiedades
especiales, que como tales encuentran cabida en el art. 33 CE (cfr. STC
26-III-1987).
No se trata de un derecho fundamental, a diferencia de lo
que sucede en Alemania (art. 14 GG, que protege la propiedad, sent. del Bundesverfassungsgericht 22-V-1979,
registro de viñas[11]).
12)
Los derechos de propiedad
industrial se pueden calificar en sentido amplio como concesiones administrativas, que revierten al dominio público a la
expiración del plazo de protección (cfr. la terminología del EPI que aludía al
titular de la patente como concesionario –por ejemplo, arts. 84 ss EPI-, v.
FERNANDEZ RODRIGUEZ, RAP, 146, 1998, pg. 129). Se consideraría desde esta
perspectiva el dominio público más bien como potestas que como proprietas.
En cualquier caso, nos parece compatible esta opinión con la que sostiene que
son propiedades especiales (duae sunt
positiones), en la medida en que en la actualidad en todos los foros el
derecho de propiedad industrial o intelectual semeja algo similar a un
"derecho natural" mucho más que a una mera concesión del poder
soberano.
Esta perspectiva es la que mejor explica su naturaleza
jurídica como derechos de monopolio, a los que correspondería un derecho
general de respeto por parte de todos (iura
in rem). Por ello, en la tradición jurídica anglosajona se les ha negado su
conceptuación como derechos de propiedad (recaerían sobre ideas)[12]. Se
destaca por PENNER que, a diferencia del derecho de propiedad, no existe un
derecho absoluto sobre el objeto del monopolio, ya que los contornos del
derecho están tasados a los aspectos concretamente otorgados por la Ley.
13) Existe, además, una gran
semejanza en la regulación de aspectos registrales y procesales (cfr. la
remisión del art. 40 LM a la Ley de Patentes). El carácter intangible de los
bienes inmateriales determina que la valoración de estos activos presente
graves problemas prácticos: no pueden incluirse en el balance salvo cuando han
sido adquiridos a título oneroso[13], es
difícil determinar el importe del daño en una violación de marca o, incluso, en
una violación de patente, etc.
III. OBJETO DE PROTECCIÓN DE LOS BIENES INMATERIALES: SIGNOS
DISTINTIVOS Y CREACIONES INTELECTUALES
El
Ordenamiento jurídico protege los signos distintivos, que son instrumentos de
diferenciación de los productos y servicios (marca), de la actividad (nombre
comercial) o del establecimiento de los empresarios (rótulo). Igualmente se
protegen las creaciones intelectuales, siendo las principales las relativas a
las invenciones técnicas (patentes y modelos de utilidad) y las relativas a las
creaciones estéticas (modelos y dibujos industriales). El derecho de la
propiedad intelectual protege las
creaciones intelectuales de carácter científico, artístico o estético.
Ciñéndonos
a los derechos objeto de Propiedad industrial, es obvio que existen algunos
elementos comunes a ambos tipos de creaciones, los signos distintivos y las
creaciones técnicas. Estas semejanzas aconsejan que las disciplinas se estudien
de modo unitario. Baste recordar el carácter instrumental de los bienes
inmateriales en el desarrollo de una empresa. La empresa moderna es
inconcebible sin la conjunción de marcas, patentes, en general, de títulos de
propiedad industrial.
Las
diferencias en los diversos títulos
de protección de Propiedad industrial se manifiestan por la naturaleza del
objeto protegido. En efecto, los signos distintivos cumplen una función meramente
diferenciadora, se trata de evitar la confusión de los consumidores ante bienes
similares pero de distinta procedencia empresarial. Por eso, la exclusiva puede
ser indefinidamente renovable en el tiempo. En los títulos de exclusiva sobre
invenciones se excluye del dominio público un bien valioso (la invención), cuya
explotación se concede en régimen de monopolio al titular de la patente. Por
esta razón, la exclusiva tiene una duración limitada en el tiempo.
PERDICES sostiene que la duración limitada de las
creaciones técnicas obedece a que "la inversión se agota en la adquisición
del derecho y, a partir de este momento, hay un interés público en el libre
acceso a estos bienes que pugna con la obtención de rentas por el autor".
Sin embargo "en el caso de las marcas la situación es diversa...la
inversión en publicidad y calidad es potencialmente indefinida y susceptible de
crecer, siendo el interés público no el de permitir el libre acceso a esta
reputación acumulada..." [14].
El
fundamento económico de la protección de los bienes inmateriales es en la
actualidad objeto de debate. BESEN ha analizado el fundamento económico de la
protección apuntando que existen dos modelos extremos de tutela de estos
derechos: el arquetipo del derecho de autor, que da una protección débil pero
muy extendida en el tiempo y el arquetipo del derecho de patentes, que otorga
una protección amplia pero más restringida en el tiempo (Palgrave Dictionary of Law & Economics). Económicamente el
tiempo óptimo de protección sería el que permitiese amortizar los costes de
investigación sin otorgar un tiempo adicional, que sería un coste superfluo
para la colectividad. Obviamente, no puede establecerse por motivos de orden
práctico tiempos distintos de protección según el tipo de invención (p.ej.
patentes mecánicas, químicas, de microelectrónica, etc.), sino que se debe
aplicar el sistema de café para todos (one-size-fits-all).
Se ha destapado una importante crítica a los sistemas de
patentes. Se considera que en determinados sectores tecnológicos el tiempo de
exclusiva es excesivo. Además, se discute la calidad de las patentes concedidas
en Estados Unidos a patentes sobre métodos comerciales o sobre programas de
ordenador (a la inversa, al otro lado del Atlántico, irónicamente a la OEP se
la denomina European Granting Office).
Existe una página web dedicada a la crítica al sistema de patentes
(http://www.bustpatents.com), The
Economist, 8-IV-2000, pg. 89.
IV. CARÁCTER TERRITORIAL DE LOS BIENES INMATERIALES
Uno
de los principios básicos de la normativa sobre los bienes inmateriales es que
éstos no tienen carácter universal. Se trata de derechos de monopolio o de
exclusiva que nacen en relación con un Ordenamiento determinado (territorio de
protección o, en la terminología alemana, Schutzland).
Una importante excepción a esta regla viene constituida por los derechos de
autor, en los que se ha impuesto el principio de universalidad, el derecho nace
desde la creación y es protegible en todos los Estados parte del Convenio de
Berna, sin que puedan exigirse formalidades especiales como el registro o la
mención de copyright. Por el
contrario, los demás bienes inmateriales tienen una existencia ceñida al
Ordenamiento conforme al cual han adquirido su ser. Por eso, el que pretende
conseguir protección para su invención ha de registrarla en todos los Estados
donde quiera obtener tutela, y lo mismo sucede con las marcas. Incluso en los
nombres comerciales, en los que el registro es potestativo, es necesario que el
uso del nombre comercial se produzca en el Estado de protección.
Hay
dos sentidos de la expresión territorialidad. Territorialidad es tanto que el
solicitante de un derecho debe solicitarlo en todos los Estados en los que
pretenda protección y es también que cada Estado tiene soberanía para decidir
qué grado de protección otorgar a los derechos de propiedad industrial.
El
principio de territorialidad encuentra plasmación en la independencia de los derechos de patentes, aun en el caso de que se
reivindique la prioridad unionista (art. 4 bis CUP). Idéntico principio existe
en las marcas (art. 6.3 CUP). Una excepción a esta regla aparece en el sistema
del Arreglo de Madrid por el denominado ataque central durante un período de
cinco años las marcas dependen de la protección en el Estado de origen, de tal
modo que la ineficacia de la marca del Estado de origen lleva consigo la
ineficacia en los Estados designados.
La
territorialidad ha significado también históricamente la libertad de cada
Estado para regular la Propiedad industrial como mejor le conviniera. Sin
embargo, en este punto el principio de territorialidad ha encontrado notables
excepciones en los últimos años, precisamente por la internacionalización
o globalización de los derechos de propiedad industrial[15].
Desde
la perspectiva de la competencia judicial internacional en el ámbito
comunitario europeo el carácter territorial de los bienes inmateriales sujetos
a registro se manifiesta porque constituye competencia exclusiva de los
Tribunales del Estado de concesión (cfr. art. 16.4 CB). Como se verá
posteriormente, este principio general no se aplica a las acciones de
violación, donde no hay competencia exclusiva del Estado de protección. El
carácter territorial de los derechos de propiedad industrial encuentra en la
actualidad una importante quiebra en las cross-border-injunctions
o mandatos cesatorios transfronterizos.
V. CARÁCTER INTERNACIONAL DE LOS BIENES INMATERIALES
Uno
de los factores históricos que ha marcado el devenir legislativo en esta
materia es su vocación internacional. Ciertamente, teniendo presente que los
derechos de propiedad industrial son derechos territoriales de ámbito nacional,
es natural que el titular pretenda obtener protección no sólo en su propio
país, sino que igualmente aspire a lograr protección para su derecho en
aquellos países en los que tiene previsto desarrollar su actividad. Desde esta
perspectiva se manifestó en el propio siglo XIX la poca operatividad de los
Tratados bilaterales basados en el principio de reciprocidad (el Estado
otorgaba protección a los nacionales de otro Estado en la medida en que este
último Estado reconociera protección a sus nacionales). En efecto, los Tratados
bilaterales obligaban a una regulación casuística y, sobre todo, compelían a
los Estados más industrializados a celebrar una pléyade de Tratados con
múltiples Estados, muchas veces con un contenido idéntico. Con la finalidad de
facilitar el registro en varios países y con el objeto de armonizar los
procedimientos nacionales de concesión de derechos, surgen ya desde el siglo
pasado un gran número de convenios internacionales de carácter multilateral.
El
primero de ellos fue el Convenio de la Unión de París para la protección de la
Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883 (CUP en adelante), que contiene
unos criterios mínimos de protección que los Estados parte (más de cien en la
actualidad) deben contemplar en su legislación. De este Convenio marco se han
ido desgajando una pluralidad de Convenios sectoriales por materias, que
entraman una tupida red de vías a seguir por los que deseen realizar registros
nacionales utilizando la vía internacional. Entre ellos destacan el Arreglo de
Madrid relativo al registro internacional de marcas, de 14 de abril de 1891; el
Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), de 19 de junio de 1970,
respecto del que España retiró la reserva a la aplicación del Capítulo II (BOE
11-II-1998); el Arreglo de La Haya sobre registro internacional de dibujos y
modelos industriales, de 6 de noviembre de 1925, etc.
Conviene
tener presente que todos estos Convenios constituyen instrumentos de
simplificación del registro nacional y del procedimiento de concesión para la
obtención de derechos nacionales. Ninguno de ellos desemboca en la concesión de
un derecho supranacional.
Una
importante quiebra del sistema del CUP se produjo por la Semiconductor Act 1984 estadounidense, que rechazó la inclusión de
las topografías de semiconductores dentro del CUP, aplicando el principio de
reciprocidad y excluyendo la aplicación del principio de trato nacional. Esta
norma supone el fin del internacionalismo y el principio de la defensa
"ultrafronteriza" de los propios derechos territoriales-nacionales.
Dentro de la quiebra del respeto a la autonomía estatal en materia de Propiedad
industrial es relevante la adopción por Estados Unidos de medidas de retorsión
unilateral contra quienes no respetaban los derechos de propiedad industrial o
intelectual estadounidenses; Omnibus
Trade Act[16].
En la moderna economía de mercado los derechos de
exclusiva sobre invenciones adquieren una creciente importancia internacional.
Cada vez con más intensidad los derechos de propiedad industrial son un
instrumento más en las transacciones internacionales y, así, los flujos
internacionales de tecnología (basados, sobre todo, en las licencias de patente
y en la licencia de secretos industriales o know-how)
componen un porcentaje muy alto de la balanza de pagos de los Estados
industrializados. Ello ha justificado que en las negociaciones comerciales
multilaterales de ámbito mundial en el marco del GATT se haya introducido en la
última Ronda, la de Uruguay, un capítulo de propiedad intelectual (la propiedad
intelectual en sentido amplio comprende la propiedad industrial y el derecho de
autor). Este capítulo, conocido como el Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC),
constituye un código completo de regulación sustantiva de los derechos de
propiedad industrial e intelectual, al que deben ajustarse los más de cien Estados
que son Miembros de este Tratado internacional[17]. Del
mismo modo, en los Acuerdos comerciales de la Unión Europea con terceros
Estados se incluyen estipulaciones relativas a la protección de la propiedad
industrial e intelectual.
VI. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO COMUNITARIO
1) (Conflicto internacionalidad-territorialidad
en el ámbito Comunitario Europeo)
En
el ámbito comunitario europeo existe una tendencia hacia la interpretación
armonizada de las normas sobre propiedad industrial. Este intento de
armonización se manifiesta en que los propios órganos judiciales citan
jurisprudencia extranjera como ratio
decidendi de sus propias decisiones, lo que es especialmente relevante en
patentes donde se carece de normas armonizadoras. Pero, sobre todo, se pone de
relieve por diversas reglas del Derecho comunitario: la de interpretación
conforme, en virtud de la cual las normas nacionales deben interpretarse de
conformidad con el Ordenamiento comunitario[18] y la
de autonomía en la interpretación del Derecho comunitario, que no debe
ser influido por normas nacionales[19]. El
cumplimiento de estas dos reglas se garantiza por el recurso al TJCE mediante
el planteamiento de una cuestión prejudicial (v. caso Quattro, STJCE 30-XI-1993, As. C-317/91. en España SAP Madrid,
Secc. 12, 26-X-1993).
2) Principios básicos de
la relación entre los Derechos nacionales y el Derecho Comunitario de la
Propiedad Industrial
Los
principios básicos que articulan las relaciones entre los Derechos nacionales
de Propiedad Industrial y el Derecho comunitario pueden resumirse en los
siguientes puntos: A) Competencia compartida en materia de Propiedad
Industrial; B) Respeto de los Derechos nacionales (principio de
territorialidad); C) Respeto del principio de no discriminación de los nacionales
de otros Estados miembros; D) Respeto del principio de libre circulación de
mercancías; E) Interrelación con el Derecho de la libre competencia; F)
Armonización de las normas.
A) Competencia compartida en materia de Propiedad Industrial
En
materia de Propiedad Industrial nos encontramos con una pluralidad de
regulaciones debido a que la Comunidad no es un mercado plenamente integrado,
los derechos de exclusiva continúan siendo territoriales y ello motiva que
existan algunos desajustes y conflictos de intereses.
La
existencia de competencias compartidas en propiedad industrial ha sido
reconocida en varias resoluciones y tiene un claro fundamento en los Tratados
constitutivos:
a) El artículo 30 TCE -ant. art. 36 TCE
(la protección de los derechos de propiedad industrial y comercial como límite
a la libre circulación de mercancías) y el artículo 295 TCE (ant. art. 222 TCE,
garantía institucional del derecho de la propiedad en los distintos Estados
miembros, aunque esta última disposición es de contenido débil, cfr. STJCE
19-X-2000, As. C-155/99, caso Busolin)
suponen la base jurídica principal para el reconocimiento de la competencia de
los Estados miembros en Propiedad industrial.
b) La STJCE Simmenthal 15-XII-1976 (As. 35/76) admite implícitamente la
existencia de competencias compartidas en materia de Propiedad Industrial, al
rechazar la interpretación de que el ant. art. 36 reservara ciertas materias a
la competencia exclusiva de los Estados Miembros.
c) El Dictamen 1/94 del Tribunal de Justicia
acerca de la ratificación del Acuerdo de la OMC por las Comunidades Europeas
conjuntamente con los Estados miembros. En este caso el hecho de que el Acuerdo
ADPIC contuviera normas de competencia de los Estados (la regulación de la
Propiedad industrial) y de la Comunidad (la adopción de medidas en frontera
para evitar la piratería de marcas) motivó la necesidad de ratificación tanto
por la Comunidad como por los Estados. Si existe competencia interna, existe
igualmente y de modo correlativo competencia externa (STJCE AETR 31-III-1971,
As. 22/70).
d) La STJCE 13-VII-1995 (As. C-350/92) admite la competencia de la Comunidad para la creación de un
título nacional (el Certificado
Complementario de Protección) para la protección de los medicamentos protegidos
por patente.
e) Existe competencia exclusiva de la
Comunidad para la adopción de medidas en frontera antipiratería. El Reglamento
(CE) 3295/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, establece medidas
dirigidas a prohibir el despacho a libre práctica, la exportación, la
reexportación y la inclusión en un régimen de suspensión de las mercancías con
usurpación de marcas y de las mercancías piratas. Este Reglamento ha sido
modificado por el Reglamento 241/1999. Existen, por tanto, normas uniformes que
regulan esta materia.
f) En materia de competencia para
concertar Tratados internacionales sobre Propiedad industrial e intelectual,
cabe recordar la citada doctrina de que la competencia -para regular una
materia- ad intra se manifiesta
también en competencia -para celebrar un Tratado internacional sobre dicha
materia- ad extra. Si la Comunidad
tiene competencia para regular una determinada materia, también posee la
correlativa competencia para celebrar acuerdos internacionales sobre dicha
materia. El Tratado de Amsterdam incide en el esquema actual de competencias,
en la medida en que da nueva redacción al ant. art. 113 incluyendo un párrafo 5
del actual art. 133: "El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la
Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá ampliar la aplicación
de los apartados 1 a 4 a las negociaciones y acuerdos internacionales sobre
servicios y propiedad intelectual en la medida en que no estén cubiertos por
dichos apartados" (BOE 17 de diciembre de 1998). Como es sabido, los cuatro
primeros apartados del actual art. 133 TCE se refieren a la Política comercial,
cuya regulación es competencia exclusiva de la Comunidad. Es también conocido
que los acuerdos celebrados hasta ahora por la Comunidad contienen cláusulas
relativas a la propiedad industrial e intelectual siendo lógica la introducción
del nuevo apartado 5. El régimen de los acuerdos internacionales sobre política
comercial consiste en la negociación de dichos acuerdos por la Comisión y la
adopción por el Consejo por mayoría cualificada. Al aplicarse a los acuerdos
sobre Propiedad intelectual el régimen del art. 133 -ant. art. 113- TCE se
extiende igualmente la aplicación de principios uniformes en la materia
(coordinación comunitaria), iniciativa legislativa de la Comisión, aplicación
del art. 228 TCE. Con todo, el apartado 5 constituye una regla escueta que
plantea diversos problemas de interpretación. Así, no está claro si en los
acuerdos internacionales en los que son parte los Estados (por ejemplo los
administrados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI)
éstos pueden ser sustituidos por la Comunidad (sucesión de los Estados por la
Comunidad y posible aplicación del ant. art. 234 TCE, actual 307).
g)
La base jurídica para la
aprobación de las normas varía. En unos casos es el ant. art. 235 TCE (actual
308 TCE): así en el Reglamento (CE) 40/94); en otros el ant. art. 100 A TCE
(actual art. 95 TCE), así en el Reglamento (CEE) 1768/92 sobre CCP de
Medicamentos, Directiva 89/104/CEE sobre marcas, etc.).
h)
Una cuestión interesante
ligada a la competencia se plantea a propósito del Acuerdo ADPIC y es la de la
competencia del TJCE para interpretar dicho Acuerdo. Esta posibilidad es
rechazada en la STJCE Hermès, sobre
el art. 50 ADPIC. Existen actualmente tres cuestiones prejudiciales pendientes
en las que en mayor o menor medida se discute la aplicabilidad del Acuerdo
ADPIC (Holanda c. Parlamento Europeo y Consejo en la impugnación de la
Directiva 98/44/CE, señalando que la Directiva coarta la libertad que ADPIC concede
para proteger o no los animales mediante patente;ASSCO V. Wilhelm Layhen GmbH (DOCE 1999, C, 1, pg. 6) sobre el
efecto directo del art. 50 y si se aplica a la competencia desleal y Christian Dior c. Tuk Consultancy (si el kort
geding está comprendido en el art. 50.2 ADPIC)[20].
B) Respeto de los Derechos nacionales (Principio de
Territorialidad)
Este principio determina la libertad de cada Estado
miembro para regular los derechos de Propiedad industrial e intelectual en
tanto no exista una disciplina comunitaria y encuentra un firme apoyo en la
jurisprudencia del TJCE.
a) Jurisprudencia
del TJCE sobre el principio de territorialidad