REFLEXIONES EN TORNO AL DERECHO DE MARCAS

Por José Manuel Otero Lastres

INTRODUCCION

1. El presente documento contiene el estudio sobre tres temas que se plantearon en el Seminario de Guatemala[1], a saber: la definición legal de marca, el riesgo de confusión y de asociación y el régimen jurídico de la marca notoriamente conocida. El estudio se centra en dos ordenamientos jurídicos fuertemente influenciados por normas de tipo supranacional, como son el derecho español, que está elaborado sobre la base del Derecho Comunitario Europeo, y el derecho de marcas de la Comunidad Andina resultante de la Decisión 486.

2. En el trabajo relativo a la definición legal de marca se realiza un estudio pormenorizado de las normas del derecho español, concretamente de su reciente Ley de 7 de diciembre de 2001. El análisis de las figuras del riesgo de confusión y de asociación y las consideraciones sobre el régimen jurídico de la marca notoriamente conocida se realiza a la luz de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Aunque los textos legales analizados difieren en parte de los textos legales de los países centroamericanos, como quiera que el examen crítico de los mismos se efectúa desde la óptica de un modelo de derecho de marcas que se podría calificar como el más acertado, las consideraciones que se hacen en este trabajo pueden ser trasladadas con facilidad por cada lector a su propio derecho de marcas nacional.

3. Con lo que antecede se quiere decir que la crítica que se formula, por ejemplo, en cuanto a la definición legal de marca de la nueva Ley española, es una crítica trasladable a las definiciones de marca de las leyes centroamericanas en la medida en que contengan o, en su caso, omitan, los aspectos que se consideran necesarios en una correcta definición legal de marca.

4. Y lo mismo se puede decir de las figuras del riesgo de confusión y de asociación, así como de la marca notoriamente conocida. Al analizar estos temas en la Decisión 486 se critica o se alaba la regulación concreta según que la misma coincida o se aparte de lo que considero una acertada regulación de estas figuras. Por esta razón, teniendo a la vista el análisis realizado respecto de la Decisión 486 y su propia regulación nacional, cada lector puede formarse una opinión propia que será el resultado de su valoración personal con respecto a las opiniones críticas o laudatorias realizadas por el autor.

I. LA DEFINICION LEGAL DE MARCA EN LA

NUEVA LEY ESPAÑOLA DE 7 DE DICIEMBRE DE 2.001

5. En el Boletín Oficial del Estado, núm. 294, del día 8 de diciembre de 2.001, se publicó la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, la cual derogó la Ley 32/1998 que, en su momento, supuso un paso muy significativo en la modernización del derecho español de marcas. Por eso, no debe extrañar que la Ley 17/2001 haya adoptado la Ley de 1988 como núcleo básico de su regulación. De esta Ley, mantiene el mismo sistema, que es, a su vez, el de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1.988, la cual había sido tenida muy en cuenta a la hora de redactar el Anteproyecto que más tarde se convirtió en la Ley 32/1988. Aunque la Ley 17/2001 mantiene el sistema y una parte importante de las disposiciones de la Ley de 1.988, no cabe ninguna duda de que completa y mejora la regulación anterior.

6. Cuanto se acaba de decir no impide reconocer, sin embargo, que la nueva Ley contiene algunas disposiciones que empeoran lo que preveía al respecto la Ley de 1.988. Y justamente uno de los temas en los que, a mi juicio, la nueva Ley es menos afortunada que la anterior es el del concepto de marca, al que se dedican las líneas que siguen.

7. La nueva Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2.001 sigue la línea de la Ley de 1.988 de definir la marca a través del doble camino de fijar su concepto y de enumerar enunciativamente los signos que pueden constituir una marca. Existe, sin embargo, una pequeña diferencia de carácter estructural entre ambas leyes, ya que mientras la Ley de 1.988 dedicaba un precepto a formular el concepto y otro a la lista ejemplificativa de los signos, la Ley de 2.001 destina un único artículo para regular ambas cuestiones. El hecho de que la nueva Ley titule el artículo 4 “concepto de marca” y regule, en los dos apartados de que se compone este precepto, el concepto y los tipos de marca, supone una confirmación de que la fijación del concepto legal de marca no consiste sólo en formular la definición, sino también en completarla mediante la enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir una marca.

8. Pero si en esta cuestión la nueva Ley mejora la anterior, no sucede lo mismo en lo que concierne a la definición de marca.

9. Para ver con mayor claridad los cambios que introduce la nueva Ley a la hora de fijar el concepto legal de marca, permítaseme reproducir seguidamente el artículo 1 de la Ley de 1.988 y el artículo 4.1 de la nueva Ley.

10. El artículo 1 de la Ley de 1.988 disponía que:

“Se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. [Se ha agregado énfasis]

11. Por su parte, el apartado 1 del artículo 4 de la nueva Ley tiene el siguiente tenor literal:

“Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”.

12. Para determinar el alcance del concepto legal de marca, vamos a analizar por separado cada una de las modificaciones introducidas por la ley de 2001 y las referencias que contenía la ley de 1988 que se mantienen en la nueva ley española.

a) La supresión de la palabra “medio”

13. La nueva Ley emplea la palabra “signo” como única expresión que indica en qué consiste una marca. El apartado 1 del artículo 4 prescinde, pues, de la palabra “medio” que utilizaba la Ley de 1.988 en su artículo 1. La utilización exclusiva de la palabra “signo” en la nueva Ley no es casual, sino que responde al deseo de armonizar nuestra Ley con las normas comunitarias dictadas en esta materia. Así, en el artículo 4 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo se establece que “Podrán constituir marca todos los signos que…” y lo mismo sucede en el Reglamento CE 40/94 del Consejo de 20 de diciembre de 1.993 sobre la marca comunitaria, en cuyo artículo 4 se dispone también que “Podrán constituir marca todos los signos que…”. En la misma línea de emplear únicamente la palabra “signo”, cabe mencionar el artículo 15.1 del Acuerdo sobre los ADPIC, a cuyo tenor “Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio cualquier signo o combinación de signos que…”.

14. Así las cosas, cabe preguntarse si es acertado el criterio del legislador de 2.001 de suprimir la palabra “medio” de la definición legal de marca. A primera vista, parece lógico pensar que no puede ser un desacierto seguir la misma línea que los textos comunitarios y que el Acuerdo sobre los ADPIC, ya que son normas de nivel supranacional a las que tiene que adaptarse nuestra legislación interna. Sin embargo, si se piensa detenidamente en el alcance de la modificación introducida en este punto por nuestra nueva Ley, las cosas no están tan claras.

15. En efecto, para lo que ahora interesa ha de recordarse que la palabra “signo” tiene, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, entre otras, las siguientes acepciones: “objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o por convención, representa o sustituye a otro” (acepción 1ª); “señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta” (acepción 3ª); “señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar con ellas” (acepción 8ª); “señal o figura con que se escribe la música” (acepción 9ª); y “En particular, señal que indica el tono natural de un sonido” (acepción 10ª).

16. Como puede comprobarse, las significaciones gramaticales de la palabra “signo” hacen que estemos ante un término amplio que permite abarcar una buena parte de lo que de facto constituye una marca. Así, si examinamos los signos que se mencionan en el apartado 2 del artículo 4 de la nueva Ley, de casi todos ellos puede predicarse que entran sin dificultad en las distintas acepciones de la palabra “signo”. En este sentido, es claro que las palabras o las combinaciones de palabras son “signos”; y lo mismo se puede decir de las imágenes, figuras, símbolos y dibujos; o de las letras, las cifras y sus combinaciones; o de los sonidos.

17. Las cosas son, en cambio, distintas en lo que concierne a otras entidades perceptibles por sentidos distintos del de la vista o del oído, como los “olores”, “sabores” y “tactos” de los productos. En estos casos, por mucho que ampliemos el concepto de “signo” no estamos ante algo que encaje en la expresión “signo” sino más bien en otra expresión como es la palabra “medio”. En efecto, si la acepción 11ª de la palabra “medio” es: “cosa que puede servir para un determinado fin”, no cabe duda que los “olores”, los “sabores” o el “tacto” de los productos pueden servir para el fin de distinguir el correspondiente producto de otros.

18. La nueva Ley al exigir el requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica”, parece haber adoptado como punto de partida que un olor, un sabor o el tacto no pueden constituir una marca, ya que se trata de algo que, en principio, no parece reunir dicho requisito. Pues bien, como los olores, sabores y tactos son “medios” y no propiamente “signos”, y como el legislador parece que no los considera como susceptibles de constituir una marca, la omisión de la palabra “medio” en la definición legal no puede considerarse, a primera vista, como un desacierto, ya que la palabra “signo” es suficiente para albergar todos los signos que el legislador de 2.001 considera registrables como marca.

19. Ahora bien, con independencia de cómo se valore el criterio del legislador de no admitir estos tipos de marcas, lo cierto es que el empleo de la palabra “medio” en la definición no viene exigida únicamente para dar cabida entre las marcas al olor, el sabor o el tacto. El artículo 4.2 de la Ley de 2.001, al igual que hacía el artículo 2 de la Ley 32/1988, menciona expresamente otras realidades distintas del sabor, el olor, o el tacto de un producto, que pueden constituir una marca, pero que no entran en el significado de “signo”, como es el caso de las marcas tridimensionales.

20. En efecto, no parece que pueda sostenerse que una forma tridimensional, en sí misma considerada -sin referirnos, por tanto, a su posible reproducción bidimensional-, encaje en cualquiera de las nociones gramaticales de la palabra “signo” anteriormente señaladas. Una forma tridimensional, por ejemplo, la propia forma de un producto, difícilmente puede ser considerada como “un objeto, fenómeno o acción material que, por naturaleza o por convención, representa o sustituye a otro”; o como una “señal o figura que se emplea en la escritura y en la imprenta”; o como “una señal o figura que se usa en los cálculos para indicar la naturaleza de las cantidades y las operaciones que se han de ejecutar con ellas”; o como “una señal o figura con que se escribe la música”; o, finalmente, como “una señal que indica el tono natural de un sonido”. La forma de un producto es simplemente su configuración externa, y ésta no es un signo o señal del producto, sino un elemento integrante del mismo, por lo que no encaja en ninguno de los distintos significados gramaticales de la expresión “signo”.

21. Bien miradas las cosas, la forma de un producto, su configuración externa, es un “medio” que sirve para distinguir unos productos de otros. Porque si, como hemos visto, la palabra “medio” significa cosa que puede servir para un determinado fin, no cabe duda que cuando la forma del producto se convierte en su marca, dicha forma es precisamente el medio que permite distinguir ese producto de los otros.

22. Por eso, al haber admitido expresamente la nueva Ley, como hacía la de 1.988, que una forma tridimensional puede ser una marca, y estar claro, en este caso, que no estamos ante un “signo”, sino ante un “medio”, entonces el desacierto del legislador de 2.001 es manifiesto, ya que ha suprimido de la definición la única palabra, “medio”, que permitía acoger en la misma un tipo de marcas, las tridimensionales, que no son, en rigor, signos, sino “medios”.

23. En este punto, la definición legal de la nueva Ley es, pues, imprecisa ya que, para que las formas tridimensionales puedan ser consideradas como “signos” habría que interpretar el término “signo” en un sentido tan amplio que va más allá de su propio significado gramatical, lo cual se hubiera podido evitar con la simple medida de mantener la palabra “medio” en el concepto legal. Este desacierto del legislador de 2.001 no es disculpable ni aunque pretenda justificarse por el deseo de seguir fielmente la definición de los textos internacionales anteriormente mencionados. Y ello porque los textos legales, aunque sean internacionales, pueden no ser perfectos y, cuando no lo son, como ocurre en este punto, hay que seguirlos en lo que sean acertados y mejorarlos en lo que no lo sean, siempre, claro está, que se respete el contenido mínimo de la norma comunitaria armonizadora.

24. Si se hubiera incluido en la definición de marca de la nueva Ley la palabra “medio”, no existiría, en mi opinión, una falta de armonización con respecto a los textos comunitarios. Una definición legal que entendiera por marca “todo signo o medio” respetaría escrupulosamente los textos comunitarios, ya que supondría simplemente añadir una precisión que mejoraría, sin alterarlo, el concepto legal de marca. Por ello, al no haberse hecho así, hay que lamentar que nuestra nueva Ley contenga, en el punto que analizamos, una definición legal menos acertada que la de la Ley de 1.988.

b) La nueva exigencia de la “susceptibilidad de representación gráfica”

25. Como es sabido, en tanto que bien inmaterial, la marca es una entidad incorporal que se materializa en medios sensibles que la hacen perceptible por los sentidos (vid. por todos, Fernández-Nóvoa, “Tratado sobre Derecho de Marcas”, Ed. Marcial Pons, Madrid 2.001, p. 25 y ss). La perceptibilidad de la marca, que es consecuencia de su “materialización”, hace posible que pueda ser captada por los sentidos y que, a través de éstos, penetre en la mente del consumidor o usuario, quien la aprehende y asocia con el correspondiente producto o servicio, originando, al retener en su mente dicha asociación, una marca viva y operante (vid. Fernández-Nóvoa, ob. cit. pp. 26 y 27).

26. En el concepto de marca del artículo 1 de la Ley de 1.988 no existía ninguna mención explícita del requisito de la perceptibilidad. Pero la necesidad de que el signo o medio fuera perceptible por los sentidos se desprendía inequívocamente del propio concepto legal. Y justamente el hecho de que no se hiciera en el concepto legal ninguna referencia limitativa a la perceptibilidad, permitía interpretar la Ley de 1.988 en el sentido de que admitía que el signo o medio fuera perceptible por cualquiera de los sentidos. Esta es la opinión del Profesor Fernández-Nóvoa (ob. cit. p. 37) cuando señala que la Ley de 1.988 no impone ninguna limitación de tipo estructural respecto de los signos o medios que pueden constituir una marca, ya que “ésta puede consistir tanto en un signo perceptible por el sentido de la vista o del oído, como en un signo olfativo, gustativo o táctil”. A esta posibilidad contribuía también el artículo 16.1, letras b) y c), las cuales, al regular los requisitos de la solicitud de marca, exigían, respectivamente, “una descripción por duplicado de la marca” y que “en el caso de marcas que contengan elementos gráficos las pruebas aptas para su reproducción”. Precisamente la palabra “descripción” y la limitación de la exigencia de la “reproducción” para las marcas gráficas podían permitir, como vamos a ver más adelante, que se solicitara –cosa que al parecer no se hizo- el registro de marcas consistentes en olores u otros medios que pudiesen ser captados por medio de su descripción.

27. La nueva Ley introduce, sin embargo, en el concepto legal una frase que parece limitar los sentidos a través de los cuales se puede percibir la marca y con ello el tipo de signos que pueden constituir una marca. En efecto, siguiendo lo previsto en los artículos 2 de la Primera Directiva y 4 del Reglamento 40/94, el artículo 4.1 de la nueva Ley define la marca como un signo “susceptible de representación gráfica”, requisito que puede ser interpretado en dos sentidos diferentes.

28. Cabe, en primer lugar, una interpretación estricta, según la cual la susceptibilidad de representación gráfica implica que el signo pueda ser representado por medio de letras, líneas, figuras, dibujos, o caracteres numéricos o musicales. Según esta interpretación, el correspondiente signo ha de poder ser reproducido en la solicitud de marca bien mediante letras si es una marca denominativa, bien mediante líneas o figuras si es una marca gráfica, bien mediante números si es una marca numérica, bien mediante los símbolos musicales, si es una marca sonora o bien mediante una combinación de estos soportes si es una marca compleja. La consecuencia de esta interpretación estricta es que por causa de este requisito quedarían excluidos los olores, los sabores y el tacto de los productos de los signos o medios que pueden constituir una marca, ya que, como tales, no son susceptibles de ser reproducidos en una solicitud de marca.

29. Pero cabe una interpretación más amplia que consideraría también como representación gráfica una descripción del signo por medio de la escritura, realizada de tal manera que transmita una indicación clara y precisa de la marca solicitada. La consecuencia de esta interpretación amplia del requisito de la “representación gráfica” es que aumentan los tipos de signos o medios que pueden constituir una marca y que no importa tanto el soporte sensible en el que se materializa el signo o medio, cuanto si es posible o no describirlo de manera el lector tenga una idea precisa e inequívoca del mismo.

30. Como es sabido, la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) en su conocida Resolución de la Segunda Sala de Recursos de 11 de febrero de 1.999 en el Asunto R 156/1998-2, ha optado por esta interpretación amplia de este requisito al afirmar que:

“13. …se plantea la cuestión de determinar si esta descripción facilita información suficientemente clara como para que las personas que la lean tengan una idea inmediata e inequívoca de lo que constituye la marca cuando se utiliza en relación con pelotas de tenis.

14. El olor a hierba recién cortada es un olor inequívoco que todo el mundo reconoce por experiencia de forma inmediata. Para muchos, el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deporte u otras experiencias agradables.

15. La Sala admite que la descripción de la marca olfativa que se pretende registrar para pelotas de tenis es apropiada y se ajusta al requisito de la representación gráfica contemplado en el artículo 4 del RMC”.

31. Esta resolución es un ejemplo claro de la extensión que produce la interpretación amplia del requisito de la “representación gráfica” en el concepto de marca, ya que, como se acaba de ver, la OAMI admite, por el momento, el registro de una marca olfativa consistente en el “olor a hierba recién cortada” para distinguir pelotas de tenis, porque es “describible” y, por tanto, cumple el requisito de la susceptibilidad de representación gráfica.

32. A decir verdad, si se interpreta el requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica” en sentido amplio, este requisito ve fuertemente reducido su alcance. Porque, al menos teóricamente, siempre cabe la posibilidad de describir, en los términos indicados en la Resolución de la OAMI, un sabor que sea muy especial y conocido por todos o el tacto de un producto que se encuentra en las mismas circunstancias. Con lo cual el citado requisito solamente actuaría como filtro para impedir el registro de la mayor parte de los signos olfativos, gustativos o táctiles, pero no de esos especialmente conocidos, por lo que no impediría que tales signos o medios fuesen considerados “conceptualmente” como susceptibles de constituir una marca.

33. Así las cosas, cabe preguntarse cuál de las dos interpretaciones debe propugnarse respecto del requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica” en nuestro nuevo concepto legal de marca.

34. Parece claro que la intención de nuestro legislador, al introducir en el artículo 4.1 la referencia a dicho requisito, fue armonizar la definición legal de nuestra nueva Ley con la contenida en la Primera Directiva de Marcas y en el Reglamento 40/94. Por consiguiente, lo lógico es que, en nuestro Derecho, termine imponiéndose la interpretación que se acabe dando a ese requisito en el Derecho Comunitario de Marcas. Hasta el momento, la OAMI ha optado por la interpretación amplia.

35. Sin embargo, sobre la interpretación de este requisito creo conveniente realizar las siguientes consideraciones. En primer lugar, parece claro que la inclusión de este requisito en los textos comunitarios y, por tanto, en nuestra nueva Ley, tiene por objeto reservar la figura de la marca registrada para todos aquellos signos que puedan ser “reproducidos” gráficamente. Adviértase que digo “reproducidos” y no “representados” gráficamente. La razón de ello es que si bien es cierto que el artículo 4.1 de la nueva Ley habla de “representación” y no de “reproducción”, también lo es que, al establecer las condiciones que debe cumplir la solicitud de una marca, el artículo 12.1. c) de la nueva Ley dispone que la solicitud deberá contener “la reproducción de la marca” (en este punto, nuestra Ley sigue el artículo 26.1.d) del Reglamento 40/94 que habla también de la “reproducción de la marca”). Hay, pues, un cambio significativo respecto de los requisitos previstos en las letras b) y c) del apartado 1 del artículo 16 de la Ley anterior, en los que, como hemos visto, se hablaba de “descripción” en general y de “reproducción” solamente para las marcas con elementos gráficos. Cambio que es perfectamente congruente con el nuevo requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica” que exige nuestra nueva Ley.

36. Por eso, si se está hablando de un requisito que tiene por objeto presentar una imagen de la marca claramente definida a los efectos de su examen, publicación y consulta pública (vid., en este sentido, la Resolución de la Sala Segunda de Recursos de la OAMI de 21 de enero de 1.998 en el asunto R 4/97-2), parece que es más preciso exigir una “reproducción gráfica” de la marca solicitada que su “representación gráfica”.

37. En efecto, la palabra “reproducción” tiene un significado más restringido que el término “representación” que emplea el artículo 4.1 de la nueva Ley. La palabra “representación” alude a “ser imagen o símbolo de algo o imitarlo perfectamente” y es lo suficientemente imprecisa como para permitir que se entienda representada la imagen de un signo cuando el mismo puede ser captado por medio de su descripción. En cambio, la segunda acepción de la palabra “reproducción” es “cosa que reproduce o copia un original” y la 6ª acepción de la palabra “copia” es “reproducción exacta de un objeto por medios mecánicos”. La exigencia de la “reproducción” de la marca hace referencia, pues, a la necesidad de que en la solicitud de marca exista una “copia exacta” del signo que pretende registrarse. Lo cual impide que puedan cumplir este requisito aquellas entidades inmateriales que se incorporan a medios sensibles que no puedan ser reproducidos o copiados exactamente en una solicitud, como son los olores, los sabores y el tacto de los productos. Estas entidades pueden ser, en algunos casos excepcionales, descritas de modo tal que con su lectura se tenga una idea exacta de las mismas. En estos casos, se puede hablar de una “representación gráfica” del signo por medio de su descripción escrita. Pero de lo que no puede hablarse es de su “reproducción”.

38. De lo que antecede se desprende que el problema de la interpretación amplia del requisito de la susceptibilidad de representación gráfica es consecuencia de haber incluido en el concepto legal la palabra “representación”, en lugar del término más preciso de “reproducción”, que figura al determinar los requisitos de la solicitud.

39. En consecuencia, la interpretación conjunta de los artículos 4.1 y 12.1.c) de la Ley de 2.001 deben llevar a una interpretación estricta del requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica”, según la cual para cumplir este requisito el signo ha de poder ser reproducido gráficamente. Con esta interpretación se cierra el acceso a la figura de la marca registrada a todos los signos o medios que no puedan ser objeto de una reproducción gráfica, aunque sean susceptibles de una descripción escrita muy exacta y precisa.

40. Cuestión distinta es si ha sido un acierto del legislador de 2.001 incluir este requisito en el nuevo concepto legal. La verdad es que la armonización de dicha Ley con los textos comunitarios exigía que se introdujese en la definición legal de marca el requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica”. Por lo cual, la valoración que se haga debe ser imputada más al legislador Comunitario que al español. En mi opinión, es una pena que, con lo rápido que avanza la ciencia, se haya limitado el concepto de marca para los signos o medios “reproducibles gráficamente”, o, lo que es lo mismo, perceptibles por los sentidos de la vista y del oído. De hecho, aunque los medios actuales no permiten su registro, no cabe duda de que hay olores, sabores o tactos que sirven sin duda para distinguir el producto en el que están incorporados de otros productos. Por lo cual, estos “medios”, con excepción del requisito de su reproducción gráfica y, como consecuencia de ello, del de su “registrabilidad”, cumplen los demás requisitos de la marca.

41. Pues bien, como la posibilidad técnica de registrar determinados medios puede cambiar con el tiempo y lo que hoy no puede ser técnicamente registrado puede llegar a serlo más adelante, debería haberse mantenido un concepto amplio de marca que admitiese que es conceptualmente marca todo lo que puede servir para distinguir productos o servicios. Para limitar el acceso al registro de todos aquellos medios que no sean susceptibles de ser técnicamente registrados, hubiera bastado con exigir como requisito de la solicitud, como hace el nuevo artículo 12.1.c), la reproducción gráfica del signo o medio que se pretende registrar. Y si llegado el tiempo se llegara a descubrir un medio técnico para registrar un olor, un sabor, o el tacto, no haría falta modificar el concepto para establecer que puede ser marca lo que, en rigor, ya lo era. En tal hipótesis, sería suficiente con modificar lo relativo a la solicitud, incluyendo la posibilidad de presentar ese olor, sabor, o tacto, según el nuevo medio técnico descubierto.

42. Con lo que antecede se quiere decir que, para impedir el registro de marcas que no puedan ser reproducidas gráficamente, bastaba con la exigencia del artículo 12.1.c), sin que fuese necesario incluir ninguna referencia a este requisito en el concepto legal del artículo 4.1. Porque un olor o un sabor o un tacto que cumpla las funciones de la marca es, por mucho que se diga lo contrario, una verdadera marca, aunque no sea una marca registrable. Que esto es así lo demuestra el hecho de que si en el futuro se descubriera un sistema para registrar estas marcas, de modo tal que pudiesen ser perfectamente examinadas, publicadas y consultadas públicamente, nadie se atrevería a negarles la susceptibilidad de convertirse en marcas registradas.

43. En resumen, me parece un primer desacierto del legislador Comunitario y, en consecuencia, del legislador español de 2.001, incluir el requisito de la “susceptibilidad de representación gráfica” en el concepto legal de marca. El segundo desacierto es emplear la palabra “representación” en el concepto legal, en lugar de la palabra “reproducción” que se utiliza al determinar las exigencias de la solicitud. De haberse utilizado el término “reproducción” en el concepto legal, no se habrían planteado los problemas de si se puede cumplir dicho requisito a través de una descripción escrita. Por último, hoy por hoy, y a los solos efectos de hacer posible el registro de los signos, es admisible que se exija el requisito de que sean reproducibles gráficamente. Pero esta exigencia debería figurar exclusivamente en la regulación del procedimiento de registro y no en la definición legal. Porque si llega a ser posible técnicamente el registro de los signos olfativos, gustativos o táctiles, no existirá impedimento alguno para que estos signos puedan constituir una marca.

c) La supresión de la expresión “que distinga”

44. La supresión en el nuevo concepto legal de marca de la expresión “que distinga” debe ser analizada desde dos ángulos: desde la óptica del requisito de la “distintividad” y desde la perspectiva del nacimiento del derecho sobre la marca.

(i) Desde la óptica de la distintividad

45. En la primera perspectiva, parece indiscutible que en toda definición de marca debe hacerse referencia al requisito esencial de la marca, que es el de la “distintividad”, esto es, la aptitud del signo o medio para distinguir unos productos o servicios de otros idénticos, similares o diferentes según se trate, respectivamente, de una marca ordinaria, notoriamente conocida o renombrada. Este requisito alude a las capacidades intrínsecas y extrínsecas del signo o medio como instrumento de diferenciación de productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial.

46. La capacidad intrínseca hace referencia al signo o medio en sí mismo considerado e implica que el signo ha de poseer una estructura apta para individualizar unos productos o servicios o, lo que es lo mismo, para singularizarlos frente a otros. Por esta razón, no tendrá “distintividad” el signo que posee una estructura tan simple o, al contrario, tan compleja, que no puede cumplir esta función de individualización de unos productos o servicios concretos agrupándolos bajo sí mismo.

47. Por su parte, la capacidad extrínseca hace referencia a la relación del signo con los productos o servicios a los que se aplica e implica que el signo no sea el nombre del producto o servicio al que se aplica, ni una denominación que describa alguna de sus características, ni una denominación que se haya convertido en la que habitualmente se emplea para designarlos. Por eso, carecerá de capacidad extrínseca el signo genérico (art. 5.1.b), el descriptivo (art. 5.1.c) o el usual (art. 5.1.d) de los productos o servicios a los que se aplica, por carecer de aptitud para convertirse en la “señal” que diferencia ese producto de los demás idénticos, similares o, en su caso, diferentes.

48. Con la expresión “que sirva para distinguir” se exige que el signo posea tanto la capacidad intrínseca como la extrínseca. Un signo con estructura muy simple o muy compleja no “sirve para distinguir” y lo mismo cabe decir de un signo que sea genérico, usual o descriptivo de los productos o servicios a los que se aplica. Por eso, si se solicita el registro de un signo que carece de capacidad intrínseca por tener una estructura muy simple o muy compleja se denegará su concesión sobre la base de la prohibición contenida en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 porque “no sirve para distinguir”. Y si lo que se solicita es el registro de un signo genérico, descriptivo o usual, tampoco se concederá en aplicación de las prohibiciones contenidas, respectivamente, en las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 5 porque al carecer de capacidad extrínseca “no sirve para distinguir”.

49. Sin embargo, el apartado 2 del artículo 5 de la nueva Ley dispone que no se aplicarán las prohibiciones contenidas en las letras b), c) y d) del apartado 1 cuando la marca haya adquirido carácter distintivo, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, como consecuencia del uso que se hubiere hecho de la misma. Pues bien, si se solicita un signo genérico, descriptivo o usual con distintividad sobrevenida, el Registro ya no examina si tal signo “sirve para distinguir”, porque si fuera esto lo que tuviera que examinar denegaría la marca, sino que examina si tal signo ya “distingue”. En estos casos, no puede decirse, pues, que la marca solamente es el signo que “sirve para distinguir”, sino también el signo “que distingue”. Razón por la cual, desde la óptica del requisito de la “distintividad” es desacertada la supresión de la expresión “que distinga” que figuraba en el artículo 1 de la Ley de 1.988.

(ii) Desde la perspectiva del nacimiento del derecho sobre la marca

50. El artículo 1 de la Ley de 1.988 empleaba dos expresiones que hacían referencia a las dos vías a través de las cuales nacía el derecho de marca: “que distinga” o “sirva para distinguir”. La frase “que distinga” se refería al modo de nacer la marca previsto en el artículo 3.2 de dicha Ley, ya que si, según este precepto, la marca podía nacer a través del uso notorio, tal marca había demostrado ya “que distinguía” los productos o servicios a los que estaba siendo aplicada. Por su parte, la expresión “que…sirva para distinguir” aludía a las marcas simplemente solicitadas que aún no habían hecho acto de presencia en el mercado, y respecto de las cuales la Oficina sólo podía realizar el juicio apriorístico de si “sirven” o no para distinguir, ya que todavía no han demostrado en el mercado que poseen tal aptitud.

51. Pues bien, en la nueva Ley se suprime la expresión “que distinga”, lo que, en principio, podría ser congruente con el hecho de que parece que, para la nueva Ley, la marca sólo nace a través del registro. En efecto, el apartado 1 del artículo 2 de la nueva Ley dispone que “el derecho de propiedad sobre la marca… se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley”. Y la propia Exposición de Motivos parece reafirmar este principio al señalar que “la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de buena fe registral…”. Si a esto se añade que la nueva Ley no regula la acción especial de impugnación prevista en el artículo 3.2 de la Ley de 1.988 (que desembocaba en la desaparición de la marca posterior registrada por el tercero que era sustituida por la marca usada anterior notoriamente conocida del impugnante), se puede comprender que haya quien opine que la nueva Ley sólo admite la vía del registro como modo de nacer la marca. Lo cual llevaría a sostener que es acertada la decisión del legislador de suprimir la expresión “que distinga” del nuevo concepto legal.

52. Sin embargo, una lectura detenida del articulado de la nueva Ley permite afirmar que no es cierto que el nacimiento del derecho sobre la marca sólo se produzca a través del registro. En efecto, aunque es verdad que la nueva Ley no concede al usuario de una marca notoriamente conocida en España la acción especial de impugnación que preveía el artículo 3.2 de la Ley de 1.988, también lo es que prevé un régimen jurídico para la marca “no registrada notoriamente conocida en España” que no permite ignorar la existencia de este tipo de marca y su juego en nuestro ordenamiento jurídico. Así, resulta no sólo de que su titular pueda oponerse al registro –y, en su caso, demandar la nulidad- de una marca registrada confundible posterior, como se prevé en los artículos 8 y 52 de la nueva Ley, sino también –y esto es lo más relevante- de que tenga los derechos que le reconoce el artículo 34.5, que son los mismos que los del titular de una marca ordinaria.

53. Pues bien, a pesar de lo que dicen el artículo 2.1 y el pasaje de la Exposición de Motivos que hemos reproducido con anterioridad, lo cierto es que, en el punto concreto del nacimiento del derecho sobre la marca, el sistema –o, lo que es lo mismo, el conjunto de reglas o principios sobre marcas racionalmente enlazados entre sí- que adopta la nueva Ley en el conjunto de su articulado sigue siendo un sistema mixto que combina el registro y el uso notorio. La nueva Ley, al igual que la de 1.988 da primacía a la vía del registro, pero reconoce importantes efectos jurídicos a la marca usada notoriamente conocida. Y aunque existen algunas diferencias entre ambas leyes -como los ya indicados de la inexistencia en la nueva Ley de la acción especial de impugnación, que se ve compensada con el reconocimiento expreso de los derechos establecidos en sus artículos 8, 34.5 y 52-, los importantes efectos jurídicos que reconoce la nueva Ley a la marca no registrada notoriamente conocida, no permiten ignorar la existencia de esta marca. Y si existe, es lógicamente porque ha nacido. Y si no ha sido a través del registro, tiene que haberlo sido por otro medio, que es su uso notorio. Así pues, si coexisten, produciendo sus respectivos efectos jurídicos, marcas registradas y marcas no registradas notoriamente conocidas, no queda más remedio que reconocer que nuestra Ley sigue manteniendo un sistema mixto de nacimiento del derecho sobre la marca.

54. Así las cosas, es claro que la marca no registrada notoriamente conocida en España no es una marca sobre la que haya que determinar si “sirve para distinguir”, sino una marca que ya ha demostrado que “distingue” en el mercado unos productos de otros. Por lo cual con respecto a dicho tipo de marca es improcedente, por innecesario, el juicio sobre si “sirve para distinguir”.

55. En este punto, sostengo, pues, al igual que con respecto a la palabra “medio”, que haber mantenido la expresión “que distinga” no habría supuesto una falta de armonización de la nueva Ley respecto de la Primera Directiva, sino tan sólo una precisión del punto regulado, lo que se traduciría en una mejora del texto.

d) La omisión de la referencia a la regla de la especialidad, mediante la supresión de la frase “idénticos o similares”

56. El Maestro Fernández-Nóvoa (ob. cit. pp. 38 y ss) sostiene que es aconsejable prescindir de la referencia a la regla de la especialidad en la definición legal de marca a fin de armonizar la Ley española con la Directiva. A lo que añade que si se elimina en la definición de marca dicha referencia se despeja el camino para conferir una protección estrictamente marcaria a la marca renombrada.

57. Con todo el respeto que me merecen las opiniones de tan destacado maestro debo indicar que no comparto su criterio. Cuando una Ley reconoce expresamente las figuras de las marcas notoriamente conocidas y renombradas, a la hora de fijar el concepto legal de marca caben dos opciones: formular una definición única o establecer el concepto de cada uno de aquellos tipos de marca.

58. Si se opta por la definición única, hay que fijar un concepto lo suficientemente amplio como para que pueda ser aplicado a todo tipo de marca, a la ordinaria, a la notoriamente conocida y a la renombrada, lo cual aconseja prescindir de la regla de la especialidad. Sin embargo, esta opción no es acertada porque el concepto que ha de proponerse es tan amplio que acaba por basarse más en la característica de la función de individualización de la marca que en el requisito de la “distintividad”. En efecto, decir simplemente que la marca ha de servir para distinguir unos productos o servicios de otros es predicar de la marca que ha de servir para “marcar”, para “señalar” los productos o servicios con el signo, o, lo que es lo mismo, para “agruparlos” bajo ese signo, indicando que tienen un origen empresarial común. Pero si en este supuesto los productos o servicios son claramente distintos entre sí, el ponerles un signo no es tanto para diferenciar unos de otros, porque por ser nítidamente diferentes el consumidor puede distinguirlos, sino para indicar que todos los productos o servicios que llevan el mismo signo, aunque sean diferentes, tienen un origen empresarial común. Por esta razón, la amplitud del concepto conduce a su imprecisión.

59. En cambio, si se opta –lo que, en mi opinión, es más acertado- por la vía de ofrecer los conceptos de los tres tipos indicados de marca, entonces en la definición de la marca ordinaria, que es la que ahora analizamos, no puede prescindirse de la regla de la especialidad. Tanto más si, como hace nuestra nueva Ley en los apartados 2 y 3 del artículo 8, se determina el alcance de la protección de las marcas notoriamente conocidas y renombradas en relación con la regla de la especialidad. En efecto, si en los apartados 2 y 3 del artículo 8 de la nueva ley se formulan, respectivamente, los conceptos de marca notoriamente conocida y de marca renombrada, lo lógico es entender que en el artículo 4.1 de la nueva Ley el concepto que se fija es el de la marca ordinaria. Y si para determinar el alcance de la protección de las marcas notoriamente conocidas y renombradas el legislador hace referencia en los citados apartados 2 y 3 del artículo 8 al juego de la regla de la especialidad en esos dos tipos de marca, lo lógico es que en el concepto de la marca ordinaria nos diga cómo juega dicha regla en este tipo de marca. Y, sin embargo, el artículo 4.1 guarda silencio sobre este punto. Por lo cual, los apartados 2 y 3 del artículo 8 de la nueva Ley determinan el alcance de la protección de las marcas notoriamente conocidas y renombradas matizando respecto de cada una de ellas el juego de la regla de la especialidad, sin que el legislador haya establecido el juego de dicha regla en el concepto del artículo 4.1, que es el de la marca ordinaria. A todo lo dicho cabe añadir que, aunque el artículo 4.1 guarda silencio sobre la regla de la especialidad, su juego respecto de la marca ordinaria está fuera de toda duda, no sólo porque así se desprende del artículo 6.1 de la nueva Ley, sino también porque es el ámbito de referencia para determinar la esfera de protección de la marca notoriamente conocida y de la marca renombrada. Y si la regla de la especialidad determina el alcance de la marca ordinaria, según resulta del citado artículo 6.1 de la nueva Ley ¿qué sentido ha tenido eliminar su referencia en la definición de la marca ordinaria del artículo 4.1?

60. Una respuesta posible es el deseo de armonizar nuestra Ley con la Directiva, lo cual obliga a plantear si incluir una referencia a la regla de la especialidad en la definición de marca del artículo 4.1 significaría una falta de armonización. En mi opinión, la inclusión en la definición del artículo 4.1 de la nueva Ley de una referencia a la regla de la especialidad no supondría una falta de armonización, sino simplemente una precisión que mejoraría el concepto legal. Razón por la cual, también en este punto hay que criticar el nuevo concepto de marca.

e) El cambio de la expresión “persona” por la de “empresa”

61. El cambio de la expresión “persona” por la de “empresa” viene motivado una vez más por el deseo del legislador español de 2.001 de seguir fielmente las definiciones de marca del artículo 2 de la Directiva y del artículo 4 del Reglamento 40/94. Comparto la opinión del Maestro FERNANDEZ-NOVOA (ob. cit. p. 39) de que era más acertada la expresión “una persona” que utiliza la Ley de 1.988. Este ilustre autor afirma que en el contexto del actual Derecho europeo es incongruente conectar el concepto jurídico de marca con la empresa, ya que ha sido abandonado el principio de la vinculación de la marca con la empresa. A esto cabría añadir que la citada expresión de “empresa” no está en consonancia con la regulación de la legitimación para solicitar una marca que se contiene en el artículo 3 de la nueva Ley, según la cual, puede solicitar una marca cualquier persona física o jurídica sin que tenga que ser titular de una empresa.

62. Lo que ocurre es que, como se dirá más adelante, lo más correcto habría sido que en la definición legal no se hablara para nada ni de personas ni, menos aún, de empresas.

f) El mantenimiento de la palabra “mercado”

63. Si se compara el texto del artículo 4.1 de la nueva Ley con los artículos 2 de la Primera Directiva y 4 del Reglamento 40/94, se advierte que en el concepto de marca de nuestra nueva Ley se mantiene la palabra “mercado”, que figuraba en el artículo 1 de la Ley de 1.988, pero que no aparece ni en el concepto de marca de la Primera Directiva, ni en el del Reglamento 40/94.

64. El Profesor FERNÁNDEZ-NOVOA (ob. cit. p. 38) sostiene –opinión que comparto- que no existe razón alguna para eliminar esta palabra del concepto de marca. Por lo cual, hay que alabar a la nueva Ley por haberla mantenido.

65. Me interesa destacar, sin embargo, cómo en este punto el legislador español no ha seguido con absoluta fidelidad los textos comunitarios, sin que ello suponga una falta de armonización. Lo cual demuestra que una norma nacional, respetando el contenido esencial de los textos comunitarios, puede perfeccionarlos. Esto es lo que ha sucedido con respecto a la palabra mercado y es lo que nos hubiera gustado que hubiese ocurrido con la palabra “medio”, con la expresión “que distinga” y con la expresión “persona”.

g) El mantenimiento de la concepción de que la marca diferencia todos

los productos de uno de todos los productos de otro

66. El único punto en que, a mi juicio, era criticable la definición del artículo 1 de la Ley de 1.988 era el que concebía la marca como el signo o medio que diferenciaba los productos o servicios de una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Esta doble referencia a las personas no figuraba en la definición de marca del Anteproyecto elaborado por el Instituto de Derecho Industrial de Santiago de Compostela, según el cual “Se entiende por marca todo signo o medio que diferencie o sirva para diferenciar en el mercado unos productos o servicios de los productos o servicios idénticos o similares” (vid. OTERO LASTRES, J.M. “En torno a un concepto legal de marca”, 6 ADI 1979-80, pp. 13 y ss). El añadido relativo a las personas tuvo lugar durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley, viniendo desafortunadamente a empeorar el concepto propuesto.

67. En efecto, como ya escribí en su momento (vid. Otero Lastres, J.M. “La nueva Ley de Marcas” en Revista La Ley de LEGISLACION 1989 -II- pp. 130 y ss) al comentar el añadido “de una persona…. de otra persona” del artículo 1 de la Ley de 1.988, “con la nueva redacción del artículo 1 parece que, en principio, una misma persona no puede tener más que una marca para distinguir los propios productos o servicios que lanza al mercado. Es decir, en rigor, un fabricante de detergentes, por ejemplo, no puede tener dos marcas para distinguir dos tipos diferentes de detergentes, porque esas dos marcas no distinguirían los productos de una persona de los de otra persona, como exige la Ley, sino dos diferentes clases de productos de una misma persona”.

68. Por esta razón, es desafortunada, y no responde a la realidad, la concepción de la marca como el signo o medio con que una persona diferencia sus productos o servicios de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona, ya que hay sujetos que son titulares de más de una marca para distinguir un mismo tipo de producto, aunque con diferente calidad. En tal caso, la marca A de este hipotético sujeto diferencia su producto de los productos de los demás sujetos y del producto de diferente calidad que él mismo lanza al mercado con su marca B.

69. De lo dicho se desprende que lo más acert